PROCESO 27-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literal a) y 104 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE.
Proceso Interno Nº 6331. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente, doctora Olga Inés Navarrete Barrero, dentro del expediente interno Nº 6331 anexa al oficio de 15 de marzo de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 22 de marzo de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 8 de marzo de 2002. Que no se interpretarán los artículos 2, 89 y 110 al no tener relación en el presente caso.
Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La actora es la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., la que concurre mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. Como tercero interesado en el proceso interviene la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, la que igualmente concurre mediante apoderado. 2.
Hechos Con fecha 21 de octubre de 1983, la sociedad Pollos el Cacique Ltda. –en la actualidad Agroindustrias Uve S.A. Uve S.A.- por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca CACIQUE, para distinguir los productos de la clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, mejor conocido como la “Clasificación de Niza” Mediante Resolución 9638 de 15 de marzo de 1994, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación formulada por la sociedad Quaker Oats Company, contra la solicitud presentada por Agroindustrias Uve S.A. Uve S.A. con base a la marca registrada CACIQUE para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue rechazada.
Contra la mencionada resolución proferida por el Jefe de Signos Distintivos, fueron interpuestos los recursos de reposición y subsidiariamente de apelación. Mediante la Resolución 21475 de 15 de octubre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición declarando confirmada la decisión contenida en la Resolución 9638.
Y mediante la Resolución 28641 de 23 de diciembre de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC- resolvió el recurso de apelación confirmando la citada Resolución 9638 de 1999. 3. De los argumentos de la demanda La sociedad actora en el presente asunto, pretende que se declare la nulidad total de las mencionadas resoluciones 9638, 21475 y 28641.
La demandante asimismo pretende que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento de su derecho, se declare totalmente infundada la observación promovida por la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY y, en su lugar, se le conceda el registro de la marca CACIQUE, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación de Niza, o subsidiariamente se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, proceder a hacerlo.
Subsidiariamente también, la actora pretende que se declare la nulidad parcial de las citadas resoluciones en cuanto a pollos sacrificados y crudos, y como restablecimiento de su derecho, se declare parcialmente infundada la oposición u observación promovida y en su lugar se conceda el registro única y exclusivamente para dicho producto en la clase 29.
Y como consecuencia de la concesión de la marca CACIQUE, a su favor, se ordene la cancelación de los gastos o tasas legales por concepto de retiro de título, y se ordene la inscripción en los libros de Propiedad Industrial. La actora solicita que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta Oficial, y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, a la notificación de la sentencia, emita la resolución correspondiente, mediante la cual se adopten las medidas necesarias para cumplir el fallo.
La demandante fundamenta jurídicamente su Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4. De la contestación a la demanda La SIC sostiene que con la expedición de las mencionadas resoluciones Nos: 9638, 21475 y 28641, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Señala la demandada, que de conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 2153 de 1992 y por la citada Decisión 344, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, expidió legal y válidamente la referida Resolución N° 9368, declarando fundada la observación presentada por la sociedad The Quaker Oats Company y negando el registro de la marca CACIQUE.
La SIC también argumenta que es válida la aplicación de la Decisión 344, por ser el ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial; y que de acuerdo con los documentos obrantes en el Expediente N° 92.226.739, la SIC como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal no interpretará los artículos 2, 89 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no ser relativos a la materia, y procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literal a), 104 literales a) y d) de la Decisión 344 que a continuación se transcriben: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82 “No podrán registrase como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.
( ) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” ( ) Artículo 104 “El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, como relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
( ) d) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma”. ( ) Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El concepto de marca ha sido entendido por el Tribunal como “Todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra” (Ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, G.O.A.C. Nº 663 de 30 de abril de 2001, Marca: AZETAVIR;
Proceso 66-IP- 2000, G.O.A.C. Nº 613 de 26 de octubre de 2000, Marca: CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO). El artículo 81 de la Decisión 344 contempla tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
(Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, G.O.A.C. Nº 673 de 29 de mayo de 2001, de marca: DOMESTICO; Proceso 17-IP- 2001, G.O.A.C. Nº 674 de 31 de mayo de 2001, Marca: HARINA GALLO DE ORO). Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.
De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.
La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Proceso 25-IP-98 G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, Marca: PINTUBLER) II.
CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Jorge Otamendi sostiene que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Ver Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 9) Es decir, no puede ser registrado como marca un signo que sea confundible con otro ya registrado o que hubiere sido presentada su solicitud de registro con anterioridad.
Las causales de irregistrabilidad marcaria, como se ha señalado, se encuentran taxativamente descritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto significa que una marca para poder ser registrada, tiene que cumplir con los tres requisitos mencionados en el numeral anterior y además no debe encontrarse dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad que se encuentran detalladas en los artículos mencionados.
III. MARCAS SEMEJANTES O IDENTICAS El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios.
Se determina en la norma citada que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
Las autoridades nacionales competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, deben proceder a realizar un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.
Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, se ha determinado “que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Ver entre otros: Proceso 17- IP-2001, G.O.A.C. Nº 674 de 31 de mayo de 2001, Marca: HARINA GALLO DE ORO).
Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado reiteradamente que para valorar la similitud marcaria es necesario considerar: La similitud ideológica, que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor Otamendi, que dicha similitud es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.
Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.
(Otamendi, Jorge Ob.cit. p. 152). Todo lo cual ha sido acogido por reiterada jurisprudencia de este Tribunal Andino; La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes; pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Estos conceptos han sido desarrollados en abundante jurisprudencia de este Órgano Comunitario. (Ver entre otros: Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001, Marca: PURO VARELA; Proceso 41-IP-2000, G.O.A.C. Nº 604 de 27 de septiembre de 2000, Marca: MURIEL; Proceso 22-IP-2001, G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001, Marca: ERA) IV.
REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal en varias sentencias, ha recogido principios de doctrina y ha dado las pautas para realizar el correspondiente cotejo marcario cuando sea necesario, es así que ha establecido reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, como las siguientes: "a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia; exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;
"b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; "c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, "d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos." (Ver, entre otros: Proceso Nº 42-IP-99, G.O.A.C. Nº 504 de 9 de noviembre de 1999, marca: OLD PARR; Proceso 63- IP-00, G.O.A.C. Nº 617 de 7 de noviembre de 2000, marca OLD PARR).
V. DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD DEL TITULAR MARCARIO La marca le confiere a su titular la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
En el Ordenamiento Comunitario Andino, la norma correspondiente, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. (Ver entre otros: Proceso 68-IP-2000, G.O.A.C. Nº 612 de 25 de octubre de 2000, Marca: “AMOZUL”) Esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado.
Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga. Los artículos 102 y 104 de la Decisión 344 cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.
“Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). “Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: ( “La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
( “La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. ( “La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.
“En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.” (Ver entre otros: Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA; Proceso 59-IP-2000, G.O.A.C. Nº 602 de 21 de septiembre de 2000, marca: MAX MARA).
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Para que un signo pueda ser registrado como marca, necesariamente debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Segundo: No solamente deben cumplirse los tres requisitos antes mencionados, sino que es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Tercero: Dentro del sistema marcario, no pueden existir dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que amparen los mismos productos o servicios. Cuarto: La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Quinto: El derecho al uso de exclusividad de la marca se adquiere gracias al registro que le otorga la oficina nacional competente.
La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO