PROCESO 47-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador. Actor: LEONARDO MORA. Marca: AGUASANA+gráfica. Proceso Interno Nº 7215-L.Y.M. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador a través de su Presidente Doctor Patricio Secaira Durango, dentro del expediente interno Nº 7215-L.Y.M.; adjunta al Oficio Nº 148-TCA-DQ-2S- 7215-LYM de 19 de abril de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 30 de mayo de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 17 de julio de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes El actor es el señor Leonardo Mora. Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 8 de mayo de 2000 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución N° 0034631, denegó el registro del signo denominado AGUASANA, solicitado por el ingeniero Leonardo Mora, para proteger productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). Contra la mencionada Resolución expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el demandante no interpuso ningún recurso de impugnación. El demandante arguye que desde 1975 la marca AGUASANA, ha gozado de prestigio a nivel nacional como internacional, debido a la calidad del producto.
Dicha marca se registró en el Ecuador, con el Título N° 1228, el 28 de abril de 1976, para proteger agua potable envasada. El citado registro marcario fue sucesivamente transferido, hasta que el actor lo adquirió mediante Título de Transferencia N° 878-87 de 18 de mayo de 1987. Señala el actor que por un descuido de su parte el mencionado registro marcario no fue oportunamente renovado, razón por la cual tuvo que tramitar nuevamente la inscripción de la marca AGUASANA, mediante Solicitud N° 91991 de 5 de noviembre de 1998, la cual como se ha señalado anteriormente fue denegada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador. 2.2 Fundamentos de la demanda El actor presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Procurador General del Estado; impugnando el acto administrativo contenido en la Resolución N° 0034631 de 8 de mayo de 2000 y pretendiendo que se declare la ilegalidad del acto administrativo contenido en la mencionada resolución y que se le otorgue el registro de la marca AGUASANA+gráfica.
Sostiene el demandante que la resolución impugnada carece de motivación, pues no “se realizó un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servir de base para formular tal resolución o decisión”. Señala asimismo, que la autoridad nacional competente no realizó un análisis detallado que la lleve a determinar que la marca AGUASANA+gráfica es un signo descriptivo, y que tampoco aplicó el mismo criterio cuando se inscribieron las marcas AGUA NATURAL, AGUA BLANCA y AGUA LINDA.
Menciona el demandante que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ha violado el artículo 244 numeral tercero de la Constitución Política del Ecuador y que no ha observado “ lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 461 del 22 de julio de 1999, pág. 8.32, que establece la obligatoriedad de que los actos administrativos deben ir debidamente motivados”.
El actor fundamenta jurídicamente su demanda en lo dispuesto en los artículos 194 y 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en la Ley de Modernización del Estado. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Del Director Nacional de Propiedad Industrial El doctor José Villena Castillo, Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda en los siguientes términos: Sostiene que de conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Dirección bajo su cargo, debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de marca.
Señala que: “Signos descriptivos son los que hacen referencia directa a las características, cualidades, usos u otras informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse y que estas son las que más corrientemente se pretende registrar en cuanto son signos que pueden constituir marcas informativas de alguna propiedad o efecto del producto, pero cuanto mas descriptivo sea el signo menos capacidad distintiva tendrá”.
Por último menciona, que el artículo 82 literales d) y h) de la Decisión 344, en concordancia con lo que dispone el artículo 195 literales d) y h) de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que: “No podrá (sic) registrarse como marcas, los signos que consistan en un signo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características de los productos”. 2.3.2 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) El abogado Nelson Velasco, Presidente del IEPI, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y se ratifica en la Resolución N° 0034631, pues señala que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 2.3.3 Del Procurador General del Estado El doctor Carlos Jiménez Salazar, Director de Patrocinio (E), delegado del Procurador General del Estado, contesta afirmando que de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, el IEPI es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su presidente; que la Ley Orgánica de la Procuradoría General del Estado establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales; y que por lo tanto corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente en el presente caso.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( ) Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA Con referencia a la marca, el artículo 81 de la Decisión 344 señala que: “se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Del contenido de este mismo artículo se desprenden tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto a los requisitos mencionados este Tribunal ha manifestado que: La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de la marca, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras.
La distintividad es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra. La perceptibilidad es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. que es lo que permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse.
II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS Las causales de irregistrabilidad marcaria se encuentran taxativamente señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, para que una marca pueda ser registrada, primero tiene que cumplir con los tres requisitos arriba mencionados y segundo no debe encontrarse incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad que se encuentran detalladas en los artículos mencionados.
Para Otero Lastres, se entiende como denominación descriptiva “ aquella que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio" (Memorias del Seminario Internacional: "La Integración, Derecho y Los Tribunales Comunitarios", Quito, 1996, p. 237).
Este Tribunal ha señalado, que la marca descriptiva es: " aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.
“Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger “En suma, el Tribunal considera que si el signo consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro ”.
(Proceso 05-IP-98, G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: PANYDONAS (etiqueta)) El signo es descriptivo, cuando al público consumidor se le anuncia directamente las cualidades, características esenciales o propiedades del producto que se ofrece o del servicio que se presta. El Tribunal también ha manifestado que: “Es importante destacar que para que sean irregistrables los signos descriptivos estos deben comunicar directamente sus características esenciales al consumidor.
Lo dicho se ha expuesto en sentencia anterior al referirse que para que la descripción sea irregistrable como marca debe "encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo o de exclusivo para el uso comercial.
Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo.” (Proceso 12-IP-96, G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, marca: MARGARINA EXCLUSIVA) III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGANOSOS El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal h) prohíbe la registrabilidad de signos engañosos, dicha prohibición está dirigida a precautelar el interés general o público, frente al engaño que el consumidor podría sufrir por el registro de una marca sea con relación a su procedencia, calidad, características o aptitud del producto o sobre su fabricación y bondades atribuidas al mismo.
Esta protección tiene dos fines fundamentales, el de impedir el error del público consumidor que se vería afectado al comprar un producto que en realidad no desea y el de evitar al empresario ser objeto de formas de competencia desleal. De esta manera se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo provoca un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.
Sobre la irregistrabilidad de los signos engañosos, el Tribunal ha sostenido: “..se prohíbe el registro de los signos que resulten engañosos para los medios comerciales o para el público. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal “se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Proceso citado 12-IP-96). IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 96 de la Decisión 344, indica que la oficina nacional competente procederá al respectivo examen de registrabilidad, aún sin que se hubieran presentado observaciones, y de este modo otorgar o denegar el registro de una marca, hecho que será comunicado al interesado mediante resolución motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional competente realizará el respectivo examen de fondo se hayan o no presentado observaciones al registro de una marca. El Tribunal ha sostenido que “la existencia de observaciones compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo”.
(Proceso 36-IP-2000, G.O.A.C. Nº 583 de 17 de julio de 2000, marca: AMERICAN STAR QUALITY; proceso 37-IP-2000, G.O.A.C. Nº 604 de 27 de septiembre de 2000, marca: ICE) Las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta por la Oficina Nacional competente al realizar este examen de fondo son las taxativamente establecidas en los artículo 82 y 83 de la Decisión 344.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir los tres requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos descriptivos cuando comunican directamente cualidades o características de los bienes o productos que se ofrecen y que amparan las marcas, pues éstos inducen a engaño, a error, al hacerle creer o desorientar al consumidor sobre elementos o cualidades distintas a las del producto o servicio ofrecido.
Tercero: No son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o el público con respecto a la procedencia del producto o servicio que desean amparar, la naturaleza o el modo de fabricación, porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.
Cuarto: El hecho de que no se hayan formulado observaciones a una solicitud de registro, no exime al funcionario administrativo o al juez consultante, en su caso, de la obligación de examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO