PROCESO 56-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: BAVARIA S.A. Marca: BONFRUIT (etiqueta). Proceso Interno N° 6499. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de septiembre del dos mil dos.
VISTOS: El Oficio N° 1137 de 3 de mayo de 2002 y sus anexos, por medio del cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial, dentro del Expediente Interno N° 6499; Oficio recibido por este Tribunal el 18 de junio del presente año. Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 17 de julio de 2002.
Como hechos relevantes para la interpretación se deducen: 1. Las partes La actora es la sociedad BAVARIA S.A., la que concurre mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. En calidad de tercero interesado interviene la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A. 1.
Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 26 de febrero de 1997, la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A., mediante apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca BONFRUIT (etiqueta) para distinguir productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).
Dentro del término legal, la sociedad Bavaria S.A. (actora en el presente caso), mediante apoderado, presentó su observación a la mencionada solicitud, la misma que fue declarada infundada por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. La actora presentó contra la Resolución N° 13538 de 24 julio de 1998, a través de la cual se concedió el registro de la marca BONFRUIT y se declaró infundada la observación, recursos de reposición y apelación. Mediante las Resoluciones Nos: 10421 de 31 de mayo de 1999 y 15043 de 30 de julio de 1999, la División de Signos Distintivos y la Superintendencia de Industria y Comercio respectivamente, confirmaron la citada Resolución N° 13538. 2.2 La demanda La sociedad actora mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones 13538, 10421 y 15043.
Solicita la demandante que se declare fundada la observación que presentó, y que en consecuencia “ se ordene a la Nación, Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos ANULAR el registro”. Fundamenta su demanda, señalando que se violaron los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
Contestación a la demanda 3.1 Por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) La SIC mediante apoderado, contesta la demanda en los términos siguientes: Solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, “por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento jurídico para que prosperen”.
La SIC sostiene que con la expedición de las mencionadas Resoluciones Nos: 13538, 10421 y 15043, no se ha incurrido en la violación de normas contenidas en la Constitución Nacional y en la Decisión 344. Señala que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la oficina nacional competente, por la Decisión 344 y por el Decreto Ley N° 2153, “ el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la Resolución 13538 del 24 de julio de 1998, declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Bavaria S.A. y concediendo el registro de la marca “BONFRUIT” para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32 a favor de la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A ”. 3.2 Por la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A. La sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A., mediante apoderado, en calidad de tercero interesado, contesta la demanda en los siguientes términos. Solicita al Honorable Consejo de Estado, que se sirva abstener de acceder a las peticiones de la demanda por no existir fundamento legal para ello.
Sostiene que al otorgarles el registro de la marca BONFRUIT, la SIC no violó los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344, pues “el signo BONFRUIT no es un signo (sic) genérico ni descriptivo y por lo tanto es perfectamente valido (sic) su registro para proteger productos de la clase 32”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este Organismo solicita que se interprete prejudicialmente los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo este Tribunal es de la opinión que solamente procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), d) y e) de la citada Decisión 344, ya que se asume que de conformidad con el inciso tercero del artículo 126 del Estatuto, únicamente los mencionados literales están referidos al caso concreto.
Las normas objeto de interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (..) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.
I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO TAL Este Órgano Jurisdiccional ha tratado el concepto de marca en varias sentencias, así ha pronunciado que “marca es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.
(ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, marca: AZETAVIR, G.O.A.C. N° 663 de 30 de abril de 2001). Así mismo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado a la marca como un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo intangible, que requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
El artículo 81 de la Decisión 344 contempla tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
(Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, marca: DOMÉSTICO, G.O.A.C. N° 673 de 29 de mayo de 2001; Proceso 17-IP- 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.
De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee”.
“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la ‘descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’”.
(Proceso 25-IP-98, marca: PINTUBLER, G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999, citado también en el Proceso 11-IP-2002, marca: RIMMEL, G.O.A.C. N° 817 de 18 de julio de 2002). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS El artículo 82 de la Decisión 344 dispone en su literal a) que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, es decir, que no cumplan con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
El artículo 82 literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando estatuye la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos, se está refiriendo, entre otros, a los signos que indiquen la calidad, la especie, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos o características del producto o servicio que distinguen.
Este Tribunal ha sentenciado: “La doctrina y la legislación comparada, son unánimes en rechazar la registrabilidad de los signos genéricos, y en este sentido el régimen común sobre propiedad industrial andino no es ajeno a tal postura. Dicha posición doctrinaria y legislativa tiene como asidero lógico, el hecho de que ningún empresario pueda apropiarse exclusiva y excluyentemente del signo con el que usualmente se identifica a un producto o un servicio determinado.
El signo genérico es el que designa en forma usual y común un producto o servicio determinado (p.e.: computadora cuando designa computadora, y bicicleta cuando designa bicicleta). Si se registra como marca, signos que se refieren al producto mismo, se estaría denominando tal producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, marginando injustamente a otros agentes económicos de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos”.
(Ver: el citado Proceso 11-IP-2002, marca: RIMMEL) Como bien afirma Miguel Antonio Caro “ la denominación genérica siendo común a muchos no pertenece a nadie”. (Citado por Pachón Manuel, en Manual de Propiedad Industrial, Bogotá, págs. 101 y 102). El profesor José Manuel Otero Lastres con relación al signo o denominación genérica sostiene que es “aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio” (Ver: Otero Lastres J. M., MEMORIAS.
Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios, Quito, 1996, p. 237). Este Tribunal ha sentenciado que: “Si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.
Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”. (Proceso 07-IP-2001, marca: LASES, G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001). Carlos Cornejo se refiere a los términos o signos descriptivos como: “ aquellos que se refieren a un producto diciendo algo de éste, describiéndolo, dando una idea sobre él. Los términos descriptivos se diferencian de los genéricos en que éstos últimos aluden al producto en sí, en cambio los primeros, a una cualidad o característica del producto” (Cornejo C., Derecho de Marcas, Lima, 1992, p. 83).
Este Tribunal ha sentenciado con relación a la marca descriptiva, que es: “ aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.
A las denominaciones stricto sensu descriptivas deben agregarse, aquellas denominaciones y signos gráficos que hemos mencionado en el caso de las indicaciones genéricas. Esto es, las que fonética o ideológicamente evocan una denominación descriptiva. Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera ‘informan’ a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger En suma, el Tribunal Andino considera que si el signo consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro” (Ver: Proceso 05-IP-98, marca: PANYDONAS (etiqueta), G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999;
Proceso 63- IP-2001, marca: COFEE-CREM, G.O.A.C. N° 739 de 4 de diciembre de 2001). El signo es descriptivo, cuando en forma directa se le anuncia al consumidor o usuario las cualidades, características o propiedades del producto o servicio que se ofrece en el mercado. La marca persigue fundamentalmente, distinguir unos productos o servicios de otros.
Para poder percibir el carácter general de un signo, es necesario examinar la relación directa que tiene con el producto o servicio, y no solo analizarlo aisladamente. Un vocablo puede ser calificado como genérico o descriptivo y por lo tanto irregistrable en relación con determinada clase de bienes o servicios, pero puede ser registrable frente a otros bienes o servicios, frente a los cuales no tenga la calidad de genérica o descriptiva.
III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMUNES O USUALES El artículo 82 literal e) de la Decisión 344, establece que no podrá registrarse como marca un signo que sea una denominación común o usual del producto o servicio en lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se quiera registrar. El profesor Jorge Otamendi en relación con los signos usuales o comunes señala que estos son: “las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.
Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos le atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos, cuando se trata de términos más técnicos”.
(Otamendi Jorge, ob. cit., p. 71). Por su parte, Marco Matías Alemán sostiene que: “Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.
(Matías Alemán Marco, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, ob. cit., p.84). Este Organismo Jurisdiccional Andino ha dicho: “Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio o por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos.
Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo.
Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño” (Ver: Proceso 33-IP-95, marca: PANPAN PAN PAN, G.O.A.C. N° 257 de 14 de abril de 1997; Proceso 19-IP-2001, marca: DISEÑO SANDUCHE, G.O.A.C. N° 696 de 9 de agosto de 2001) El fenómeno de la vulgarización de la marca, provoca que su titular pierda los derechos sobre ese signo cuya distintividad se ha extinguido.
Consecuentemente, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La marca como signo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los de otra, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a efecto de su registro; y, además no estar comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad estatuidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: Se considera genérico un signo, cuando alude al producto o servicio que pretende distinguir. Será descriptivo un signo cuando se refiere precisamente a la cualidad o característica que usualmente corresponde al producto o servicio que se pretende distinguir. Es irregistrable el signo que comprenda o signifique el género o la descripción de un producto o servicio.
Tercero: Sí podrá ser objeto de registro como marca, el signo que aunque genérico o descriptivo para una cierta clase de productos o servicios, no lo sea en relación con otros, con lo cual se podría configurar como expresión de fantasía. Cuarto: Los signos usuales o comunes de los productos o servicios que circulan en el mercado, no pueden ser registrables, por ser de uso público y por consiguiente inapropiables.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal de Justicia, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO