PROCESO 71-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: COMPAÑIA QUIMICA BORDEN S.A. Marca: “DOMESTICO & etiqueta”. Expediente interno N° 5677.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de agosto del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la compañía QUIMICA BORDEN S.A., siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia; se constituye en tercero interesado, la compañía PINTUCO S.A. 1.2 Acto demandado. La interpretación se plantea en razón de que la compañía QUIMICA BORDEN S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 2479, de 19 de febrero de 1999, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la República de Colombia, por la cual se concedió registro como marca de fábrica al signo “DOMESTICO & Etiqueta”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Nº 2 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la compañía PINTUCO S.A. 1.3 Hechos relevantes.
La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 8 de mayo de 1990, la compañía PINTUCO S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada “DOMESTICO”, para amparar productos comprendidos en la clase Nº 2 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2. La solicitud en referencia, identificada con el trámite 92-321.457, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 374, de 3 de noviembre de 1992. 3.
Luego de publicado dicho extracto, fue formulada observación por parte de la compañía Química Borden S.A., argumentando que el signo DOMESTICO, que aparece como predominante en la etiqueta, es un signo descriptivo. 4. El 14 de noviembre de 1996, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 24492, aceptó la observación presentada por compañía Química Borden S.A., y negó el registro de la marca solicitada. 5.
La compañía PINTUCO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. 6. El 19 de marzo de 1998, fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución Nº 04800 que confirma la Nº 24492, en todas sus partes. 7. El 19 de febrero de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, expidió la Resolución Nº 02479, objeto de la impugnación, por medio de la cual, al resolver el recurso de apelación planteado, revocó las resoluciones anteriores, declaró infundada la observación presentada por QUIMICA BORDEN S.A. y concedió registro como marca de fábrica mixta, para la denominación “DOMESTICO” en favor de la compañía PINTUCO S.A., por el término de diez (10) años. b) Escrito de demanda La compañía QUIMICA BORDEN S.A., con domicilio en Medellín, Colombia, por medio de apoderado presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 02479, de 19 de febrero de 1999, sosteniendo que con ese acto administrativo han sido violados, además de determinadas disposiciones de los Códigos Contencioso Administrativo y de Comercio de Colombia, los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, por cuanto el signo DOMESTICO que aparece como predominante en la etiqueta, no puede ser objeto de registro como marca puesto que “ constituye un signo descriptivo y, por ende, inapropiable para referirse al destino de los productos”.
Afirma que sobre el tema de la descriptividad y de la genericidad, la jurisprudencia ha sido reiterada y uniforme en señalar que aquéllas son causales de irregistrabilidad, cuando el signo tiene relación directa con el producto que se pretende amparar o distinguir. En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 3-IP-95, 27-IP-95 y 22-IP-96. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio solicita del Consejo de Estado, que no tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.
Sostiene que con la expedición de la Resolución 2479 de 19 de febrero de 1999, no se incurrió en violación de las normas contenidas por la Decisión 344, concediéndose legal y válidamente el registro de la marca DOMESTICO por cumplir los requisitos legales establecidos en materia marcaria. Asevera que esa dependencia, como Oficina Nacional Competente, “ se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.
En respaldo de esas actuaciones hace referencia a conceptos sentados por este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en procesos como el 22-IP- 96 y el 14-IP-98. La compañía PINTUCO S.A., domiciliada en Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, en su calidad de tercero interesado y por intermedio de apoderada, manifiesta que impugna la demanda presentada y que se opone a las pretensiones de la actora, sosteniendo que la Resolución 2479 fue expedida “…acatando la normatividad vigente y aplicable en materia de propiedad industrial”.
Expresa que, en consecuencia, el registro Nº 219.883 correspondiente a la marca DOMESTICO + GRAFICA, debe ser ratificado por el Consejo de Estado, en los mismos términos y en relación con todos los productos para los cuales fue concedido, “…hábida cuenta de que los cargos formulados por la parte demandante no desvirtúan la legalidad de la Resolución 2479…”.
Como sustento de sus conceptos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 3-IP-95, 12-IP-95, 27-IP-95, 5-IP-97, 11-IP-98, 9- IP-2000 y, 23-IP-2000. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio Nº 1543, de 23 de julio del 2002, ha solicitado de este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, según así lo expresa, de lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), no obstante que en la referida fecha se encontró vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del antiguo Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184.
Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de considerar que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125; situación ésta que se solicita a la Instancia Nacional consultante sea debidamente registrada. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo anteriormente expuesto, los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Signos descriptivos El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos descriptivos está involucrando en esa excepción, al registro, entre otros, de los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o que comprendan características usuales del signo que describen.
El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.[2] La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.
En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son en consecuencia aquellos que se refieren a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o servicio de que se trate.
El Tribunal se ha pronunciado ya respecto de esta clase de signos, al manifestar: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.
Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;
“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” [3] Signos evocativos Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado con el registro de una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.
La jurisprudencia andina, al respecto de los signos evocativos, ha manifestado que: “Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables”. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo simplemente imaginativo. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos o usuales cuando designan o comunican directamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen.
El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel. 4.
La Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deben realizar el examen de registrabilidad, el que incluirá, necesariamente, el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la respectiva solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 5677, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 2: Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 7-VIII-95. Proceso Nº 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. [3] JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. Proceso 22-IP-96, caso: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95.