PROCESO 76-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: “ULTRASOFT”. Expediente interno N° 6401. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de agosto del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la firma Productos Sanitarios SANCELA S.A. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones: - Nº 24192, de 22 de septiembre de 1997, por medio de la cual la División de Signos Distintivos ha declarado fundada la observación presentada por Productos Sanitarios SANCELA S.A. y, ha negado con base en aquélla, el registro de la marca “ULTRASOFT”, solicitada por Papeles Nacionales S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 16; - Nº 22485, de 27 de octubre de 1999, por la cual la misma Unidad ha decidido el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior, confirmándola en todas sus partes; y, - Nº 02163, de 31 de enero del 2000, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, ha decidido el recurso de apelación propuesto en contra de la misma Resolución 24192, confirmándola también en todas sus partes. 1.3 Hechos relevantes.

La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 29 de diciembre de 1995, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud dirigida a obtener el registro de la marca de fábrica denominada “ULTRASOFT”, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 16 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2.

La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 428, pág. 137, de 27 de marzo de 1996. 3. Luego de publicado dicho extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la sociedad Productos Sanitarios SANCELA S.A., argumentando que la marca solicitada es descriptiva. 4. El 22 de septiembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 24191, aceptó la observación presentada y negó el registro de marca “ULTRASOFT” por considerarla descriptiva de las características y calidad de los productos de la Clase 16. 5.

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, acerca de la antes referida Resolución. 6. El 27 de octubre de 1999 la Jefa de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 22485, resolviendo el recurso de reposición planteado y, confirmando la resolución impugnada. 7. El 31 de enero del 2000 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decide el recurso de apelación interpuesto, emite para el efecto la Resolución Nº 02163, por medio de la cual confirma la resolución Nº 24191 en todas sus partes y, declara agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., con domicilio en Pereira (Risaralda), República de Colombia, por intermedio de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 24191, de 22 de septiembre de 1997, que negó el registro a la denominación “ULTRASOFT”, al aceptar la validez de la oposición presentada por la firma Productos Sanitarios SANCELA S.A. Pretende además la demandante obtener la nulidad de las resoluciones Nº 22485 y Nº 02163, las que como ha sido dicho, confirman la resolución impugnada en todas sus partes, solicitando, además, se ordene conceder el registro de dicha marca en su favor.

La actora sostiene, en lo fundamental, que han sido violadas las normas cuya interpretación se pide, especialmente el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, al haber considerado la Superintendencia de Industria y Comercio que la denominación “ULTRASOFT” es descriptiva, pues en su opinión “ designa una característica de la calidad de los productos que pretende identificar ”.

Argumenta la accionante, que si bien aquella evoca el concepto de suavidad, ello no la descalifica para su registro, debido a que tal cualidad “ es una característica secundaria de los productos que se pretende amparar ”, cuya finalidad primordial es la limpieza y la higiene. Asevera que la expresión ULTRASOFT es “ típicamente arbitraria que dicho signo no es descriptivo, sino evocativo ”, debido a que dichos términos si es que dan una idea relacionada con el producto o con sus propiedades, “ en ningún momento constituyen el nombre del producto o definen exactamente la cualidad del mismo ”.

Considera, finalmente, que se violaron los artículos 146 y 147 pues la Superintendencia no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones de la Decisión 344, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, sin salvaguardar los derechos de los particulares. En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos 8-IP-94, 3-IP-95 y 10-IP-97. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio y Productos Sanitarios SANCELA S.A., tercero interesado en el proceso interno, han guardado silencio respecto de la demanda propuesta, según así se desprende de autos.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio Nº 1658, de 30 de julio del 2002, ha solicitado de este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, de conformidad, según así lo expresa, de lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), no obstante que en la referida fecha se encontraba vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del antiguo Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184.

Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de considerar que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125; desactualización ésta que se solicita a la Instancia Nacional consultante sea debidamente registrada y subsanada, en procura de asegurar la procedencia de solicitudes similares en el futuro. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En reiteradas ocasiones ha expresado este Tribunal, que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria". El artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, por su parte, determina su constitución orgánica y funcional, así como su Sede, lo cual tampoco es susceptible de consideración respecto del asunto controvertido en el contexto nacional, razones por las cuales el Tribunal no incluirá en esta sentencia, interpretación prejudicial de las normas especificadas en este punto.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la norma de la Decisión 344 a ser interpretada, deberá necesariamente limitarse a la contenida por el literal d) del artículo 82 de ese Régimen Común, cuyo texto determina: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”

4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCA Signos descriptivos El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca.

El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.[2] La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son en consecuencia aquellos que se refieren a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado adicionalmente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;

“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” [3] Signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la creación en la mente del consumidor, respecto del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado con el registro de una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo simplemente imaginativo.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos o usuales cuando designan o comunican directamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen.

El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 2. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel. 3.

La Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deben realizar el examen de registrabilidad, el que incluirá, necesariamente, el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6401, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 7-VIII-95. Proceso Nº 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. [3] JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. Proceso 22-IP-96, caso: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95.