PROCESO N° 48-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: Peña Flor Sociedad Anónima. Marca: “RON VIEJO TRAPICHE”. Expediente interno: N° 2335-2000-CS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dos de octubre de dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal en fecha 3 de junio de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: a) De la demanda Según el consultante, “El actor solicita que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez jurídica de la resolución 0945206 del 1 de agosto de 1995, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial por contravenir las disposiciones vigentes sobre el registro de marcas de fábrica; que la denominación ‘RON VIEJO TRAPICHE’, solicitada por Industria de Licores del Valle, no podía ser registrada de acuerdo con la normatividad aplicable; y, que por ello el Tribunal ordene el archivo de la mencionada solicitud”. b) De las razones de hecho y de derecho El consultante afirma que, según el actor, “Peñaflor S.A. en el año 1941 registró en Ecuador la marca de fábrica ‘TRAPICHE’ para proteger productos de la clase internacional 33 (bebidas en general)” (Clase 33: “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”); que dicho signo “también está registrado para la misma clase de productos en 30 países y entre ellos todos los de la Comunidad Andina.

Dice que, cuando en 1993 Industria de Licores del Valle solicita el registro de la denominación ‘RON VIEJO TRAPICHE’ (etiqueta), lo que busca es aprovecharse del prestigio ganado por la marca notoria previamente registrada y en razón de las semejanzas de ambos signos produciría evidente confusión entre los consumidores; afirma que la semejanza es absoluta al excluir del cotejo al término genérico ‘RON’ y al descriptivo ‘VIEJO’.

Continúa señalando que, de acuerdo con las normas comunitarias y nacionales, debido a la falta de distintividad del signo solicitado respecto de la marca previamente registrada (especialmente —dice— porque esta última es notoria) y frente al perjuicio que causaría su registro a los derechos de terceros, la Autoridad Administrativa debía negarlo, sin embargo, emitió una resolución escasamente motivada, carente de un adecuado examen de registrabilidad y contraria al régimen jurídico comunitario.

Por todo esto, concluye, la Sala del Tribunal debe enmendar la actuación del Director de Propiedad Industrial, nulitar su Resolución y disponer el archivo de la solicitud de registro de ‘RON VIEJO TRAPICHE’ ”. c) De la contestación a la demanda El solicitante señala que el Director Nacional de Propiedad Industrial no compareció a dar contestación a la demanda; que, como Delegado del Procurador General del Estado, compareció el Doctor Wilfrido López Domínguez, Jefe de Defensa Judicial 1, quien presentó las siguientes excepciones: “negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho; ilegitimidad de personería; nulidad del juicio; improcedencia de la demanda; y, caducidad del derecho y prescripción de la acción”.

Asimismo, da cuenta de la intervención de Industria de Licores del Valle, a título de tercero beneficiario, cuyo apoderado relata que “a nombre de dicha empresa presentó solicitud de registro de la marca ‘RON VIEJO TRAPICHE’ (etiqueta) con No. 37282 del 18 de febrero de 1993; en marzo de 1994 el actor presentó observación con fundamento en un supuesto registro anterior de la marca ‘TRAPICHE’ y por tanto su posible confusión; el Director de Propiedad Industrial denegó la observación considerando que la denominación tiene elementos que la hacen suficientemente distintiva.

Afirma que ‘TRAPICHE’ es un término evocativo o sugestivo que podría combinarse con otros para ser registrable; que la capacidad distintiva de un signo marcario es mayor cuanto mayor distancia existe entre el significado primario del signo y la designación común del producto. Señala que en el cotejo debe considerarse que el diseño es muy característico y evita confusión, que Industria de Licores del Valle posee registros marcarios (cita uno de Colombia del año 1990); que invierte grandes recursos en publicidad; que dicha empresa desea estabilizar su actividad comercial en Ecuador; y, que no habrá confusión en el mercado porque ésta no se ha producido en otros países y porque los productos de la marca ‘TRAPICHE’ no se comercializan en Ecuador, lo que significa que no es una marca notoria.

Concluye solicitando que se ratifique el procedimiento de la autoridad administrativa y la providencia No. 94 de 1 de agosto de 1995”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación ha sido solicitada son las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 16 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y h; 83, literales a, d y e; 85 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en partícular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( )” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” “Artículo 85.- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” I. De la marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca.

De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad. (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”; N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450 de 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituídas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. II. De los signos engañosos El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al publico a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Procesos 35-IP-98, G.O.A.C. N° 422 de 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y 38-IP-99, G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, caso “LEO”). Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto.

Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada. III. Del riesgo de confusión y de la comparación entre marcas Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo citado se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque los vínculos en referencia conducen al comprador a adquirir un producto determinado creyendo que está comprando otro, lo que implica la existencia de una cierta relación también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el consumidor, al encontrarse frente a dos signos idénticos o similares, cree que el producto que cada uno de ellos representa, “tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó”.

(OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 2002, página 144). Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En el caso de autos, la comparación entre la marcas en disputa habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo ha de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar la confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que la denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Habrá pues riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. IV. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”). Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aún en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

V. Del sistema de información sobre las marcas notorias En el ámbito del Régimen Común de Propiedad Industrial, las marcas notorias gozan de protección, como ya se indicó, con independencia de los productos o servicios a que se refieran, así como del territorio en que hayan sido registradas. Con el propósito de facilitar dicha protección, el artículo 85 de la Decisión 344 establece el compromiso para los Países Miembros, ya contraído desde la vigencia de la Decisión 311, de que sus oficinas nacionales, competentes para conocer de la materia de propiedad industrial, establezcan un sistema adecuado de notificación e información, a objeto de hacer común el conocimiento de aquellas marcas, de forma que dichas oficinas, en la oportunidad de examinar la registrabilidad de los signos, se apoyen en el citado conocimiento común para denegar el registro de los que constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoriamente conocida, o que sean similares a ésta hasta el punto de producir confusión, en los términos previstos en el artículo 83, literales d y e, de la Decisión 344.

VI. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, o bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, o bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con una marca notoria, siempre que se halle probada la notoriedad de ésta.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto”.

(Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN- 97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373 de 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

Tampoco será registrable como marca el signo mixto cuando uno de sus elementos pueda inducir a engaño. 3° Para establecer si existe o no riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada o solicitada prioritariamente para registro, será necesario determinar si existe o no identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función del producto o servicio de que se trate.

No bastará cualquier semejanza entre los signos en disputa, por ser legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4° La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio al que están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 6º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier observación al registro de la marca solicitado, con base en una marca registrada o en una solicitud ya presentada.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 7° El artículo 85 de la Decisión 344 establece el compromiso para los Países Miembros de que sus oficinas nacionales, competentes para conocer de la materia de propiedad industrial, establezcan un sistema adecuado de notificación e información, a objeto de hacer común el conocimiento de las marcas notorias, de forma que dichas oficinas, en la oportunidad de examinar la registrabilidad de los signos, se apoyen en el citado conocimiento común para denegar el registro de los que constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoriamente conocida, o que sean similares a ésta hasta el punto de producir confusión, en los términos previstos en el artículo 83, literales d y e, de la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO