PROCESO 99-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: RECKITT BENCKISER INC. Marca: “LYSOL”. Expediente interno N° 6366.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de septiembre del año 2002 atendió las exigencias establecidas por el artículo 125 de su actual Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de noviembre del 2002. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad RECKITT BENCKISER INC. cesionaria de los derechos de propiedad industrial que la firma VALMONT INC. tuvo respecto de la marca LYSOL y, como demandado, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Son notificados con el carácter de terceros interesados, la sociedad UNILEVER ANDINA (Colombia) S.A., propietaria de la marca LUZOL, el señor Gilberto Castrillón, quien actuó como “observador” en el trámite administrativo correspondiente y, la señora Alicia Soler cuya observación fue declarada infundada, al igual que lo ocurrido en los otros dos casos. 1.2 Actos demandados.
La interpretación se plantea en razón de que la sociedad RECKITT BENCKISER INC. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones: - Nº 14.293, de 8 de agosto de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, decidió declarar infundadas las “oposiciones” presentadas al registro de la denominación LYSOL como marca de fábrica, solicitado por VALMONT INC. para distinguir productos de la clase 3 internacional y, negar no obstante, dicho registro; - Nº 22.003, de 7 de octubre de 1996, por la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto por uno de los observantes, el señor Gilberto Castrillón, la mencionada Dependencia decidió revocar parcialmente la Resolución 14.293 (art. 1º) y declarar fundada su observación, confirmando sin embargo su determinación de negar el registro de la marca LYSOL; y, - Nº 17.143, de 27 de agosto de 1999, a través de la cual, al resolverse el recurso de apelación, fue confirmada la Resolución 14.293 en el sentido de negar el registro solicitado.
La actora demanda adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene el registro de la marca LYSOL en su favor. 1.3 Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 4 de junio de 1986, la sociedad VALMONT INC. presentó solicitud para obtener el registro de la marca denominada “LYSOL”, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2.
La solicitud designada como expediente Nº 92.256.912, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 354 de 31 de julio de 1990. 3. Fueron posteriormente presentadas observaciones por parte de terceros interesados: GILBERTO CASTRILLON HERNANDEZ con base en su marca PISOL (clase 3); ALICIA SOLER DE GARZON con apoyo en la marca LUISOL de su propiedad (clases 3 y 5); y, BASF QUIMICA COLOMBIANA con fundamento en su marca LUZOL (clase 3). 4.
El 8 de agosto de 1995, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 14.293, declaró infundadas las oposiciones presentadas y negó sin embargo, de oficio, el registro de la marca solicitada.
5. GILBERTO CASTRILLON HERNANDEZ interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. 6. El 7 de octubre de 1996, el mismo Organismo resolvió el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución Nº 22.003, aceptando la oposición presentada por GILBERTO CASTRILLON HERNANDEZ, sin embargo de confirmar la resolución Nº 14.293 en lo relacionado con la negativa del registro solicitado. 7.
El 27 de agosto de 1999, la misma Superintendencia expidió la Resolución Nº 17.143 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en las condiciones precisadas. b) Escrito de demanda La sociedad RECKITT BENCKISER INC, con domicilio en Valley Road, Wayne, New Jersey, Estados Unidos de América, por medio de apoderada presentó demanda de nulidad contra la Resolución Nº 14.293, de 8 de agosto de 1995.
Sostiene RECKITT BENCKISER INC., que al ser negado el registro para la marca LYSOL, se violaron disposiciones de la Decisión 344 como los artículos 81 y 82 literal a), toda vez que ésta es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de ser representada gráficamente; condiciones de registrabilidad exigidas por la referida Decisión. Afirma que ha sido igualmente violado el literal a) del artículo 83 de la misma, por “ aplicación indebida, dado que LYSOL no es confundible con LUZOL, porque un signo igual o idéntico no está prohibido por si mismo como irregistrable sino cuando pueda inducir al consumidor a error o engaño sobre la marca o sobre la procedencia de los productos o servicios ”.
Asevera que no existe identidad entre esas denominaciones, las cuales han coexistido en el mercado por casi cuarenta años sin generar confundibilidad; que ese riesgo se elimina en gran medida dado el grado de especialidad de los productos que ellas identifican, los que son de consumo selectivo y no masivo; sostiene su ninguna similitud fonética y ortográfica, aspecto éste que debe a su juicio ser analizado de manera conjunta y no aislada.
Manifiesta en apoyo de esto último, “ que la sílaba tónica de LUZOL es la desinencia ZOL, mientras que en LYSOL es la raíz LY ” y que el origen de la segunda es anglosajón, por lo que su pronunciación es LAISOL, siendo así que las respectivas sílabas tónicas les imprimen a cada una, un alto grado de distintividad que vuelve imposible confundir los fonemas que de ellas resultan. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, según así se sostiene en el informe sucinto presentado a este Tribunal, se ha opuesto, por medio de apoderado, a las pretensiones de la demandante, al sostener que “ de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa, se concluye en forma clara y precisa, que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.
Se manifiesta que adicionalmente ha señalado esa Dependencia, “ que la marca LYSOL es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 porque ésta no es suficientemente distintiva y además, se asemeja a la marca registrada PISOL en el aspecto conceptual, existiendo confundibilidad entre las mismas y de coexistir en el mercado llevarían al público a error, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta habida cuenta que creerían que los productos tienen un mismo origen.” No obra del expediente recibido por este órgano jurisdiccional, constancia alguna relativa a contestaciones a la demanda que puedan haber sido dadas por los terceros interesados notificados con la misma.
Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio Nº 1993, de 23 de agosto del 2002, referente a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, aclara que al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, en lo relativo al artículo 83 antes referido, la interpretación se limitará a su literal a), por ser la única norma aplicable al caso controvertido en el fuero nacional y, por haber sido considerada entre los fundamentos de la demanda. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo anteriormente expuesto, los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. El literal a) del artículo 82 establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.
6. EXCEPCIONES AL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (“Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires, Argentina, pág. 153).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [3]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [4] Este Tribunal ha recalcado en reiteradas ocasiones, respecto del examen de registrabilidad, que el mismo debe ser practicado por la Oficina Nacional correspondiente, el cual deberá comprender el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. La facultad conferida a la Oficina competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.
La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 3.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. El momento procesal, dentro del trámite administrativo, para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones.
La Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deben realizar el examen de registrabilidad, el que incluirá, necesariamente, el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6366, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del aludido Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.