PROCESO 66-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador. Actor: Galo Molina Calle. Marca: S.O.S. Proceso Interno Nº 5674 EG.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador a través de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, en el expediente interno Nº 5674 EG., recibido en este Tribunal el 25 de julio de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de agosto de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes El actor es el ciudadano Galo Molina Calle. Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos THE CLOROX COMPANY solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, el registro de la marca denominativa S.O.S., para proteger: artículos e instrumentos de limpieza, esponjas para fregar, esponjas de limpieza, esponjas sintéticas, lana de acero, esponjas impregnadas con detergente o con otras preparaciones de limpieza y todos los productos comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina -que no sean de metales preciosos ni chapados-; peines y esponjas; cepillos –con excepción de los pinceles-; materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado –con excepción del vidrio de construcción-; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases).

El doctor Galo Molina Calle, dentro del plazo legal presentó observaciones al registro del signo S.O.S., fundamentando el derecho que tiene a usar exclusivamente en el Ecuador dicha marca, registrada desde 1993 con el N° 1897, para proteger productos comprendidos en la Clase 3 (Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos).

El 2 de septiembre de 1998 se expidió la Resolución N° 0966106, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la observación y concedió el registro de la marca S.O.S. 2.2 La demanda El doctor Galo Molina –actor en el presente caso-, sostiene que con la expedición de la mencionada Resolución N° 0966106, se violaron los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a); y, el artículo 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como otras normas del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador.

El actor fundamenta su demanda recurriendo a la interpretación de las normas antes citadas, así como a la doctrina sobre la materia, y a la jurisprudencia de este Tribunal. Concretamente el demandante sostiene que “El signo denominativo S.O.S. solicitado para registro como marca por parte de THE CLOROX COMPANY no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca S.O.S. de propiedad de GALO MOLINA CALLE; y, además, su registro está impedido por las causales de Irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a) del artículo 83 de la Decisión 344”.

Señala el actor, que de existir en el mercado productos con la marca S.O.S. pertenecientes a distintos empresarios, evidentemente se crearía confusión entre los consumidores. Sostiene que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder el registro del signo S.O.S. a la compañía THE CLOROX COMPANY, “…otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, al tenor de lo dispuesto por el artículo 81 inciso 2, de la Decisión 344, por no gozar de DISTINTIVIDAD ALGUNA frente al signo S.O.S. de propiedad de mi representado GALO MOLINA CALLE…”.

El demandante también se refiere a la regla de especialidad y a la conexión competitiva entre los productos. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Por el Procurador General del Estado El Director de Patrocinio en representación del Procurador General, contesta la demanda en los términos siguientes: Sostiene que de conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “IEPI” es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente, a quien corresponde comparecer directamente a juicio. 2.3.2 Por el Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Sostiene que: “Analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina se concluyó que si bien existen semejanzas entre las denominaciones en controversia, no inducirían a confusión al público consumidor por la procedencia de sus productos, dada la naturaleza de los mismos”. Señala también que la concesión de un derecho marcario se otorga únicamente para la clase en la que ha sido solicitada, en virtud del principio de la especialidad de la marca.

Arguye que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca, pues no había contravención del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. 2.3.3 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) El Presidente del IEPI, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratifica la legalidad de la resolución impugnada. 2.3.4 De la empresa THE CLOROX COMPANY como tercera beneficiaria THE CLOROX COMPANY mediante apoderado, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega pura y simplemente por falsas e improcedentes las afirmaciones de la parte actora.

Arguye la legalidad del registro y niega que se haya violado solemnidad alguna para el registro de la marca S.O.S., y asimismo niega que se haya violado alguna disposición de fondo, alegando que se cumplió con todos los requisitos señalados en las normas contenidas en la Decisión 344. Sostiene la falta de personería del compareciente, la violación del trámite, la prescripción del mismo, la litis pendencia; señala la legítima propiedad de la marca S.O.S. por parte de su representada, y alega también la distintividad entre los signos, así como la inexistencia de confusión entre ellos.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (..) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA De la definición de marca antes transcrita, contenida en el artículo 81 de la Decisión 344, se desprenden los requisitos básicos que debe reunir un signo para que pueda registrarse como marca, y estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, al interpretar el citado artículo 81, ha manifestado reiteradamente la trascendencia en el cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, y no estar afectado por ninguna de las causales de Irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a los requisitos antes mencionados, este Tribunal reiteradamente ha manifestado que: “La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de la marca, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras.

La distintividad es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra. La perceptibilidad es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que es lo que permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse” (Ver entre otros: Proceso 47-IP-2002, marca: AGUASANA+gráfica).

El artículo 82 literal a) establece reiterativamente que no se podrán registrar como marcas los signos que no reúnan los requisitos anteriormente señalados. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 literal h) estatuye que no podrán registrarse como marca los signos que: “Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

La irregistrabilidad de signos que estén incursos en la prohibición contenida en el mencionado literal h) del artículo 82, está orientada a cautelar el interés público, es decir, el interés de los empresarios y consumidores, frente al engaño del que podrían ser objeto, como consecuencia del registro de una marca, que intencionalmente distorsione lo relativo al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo del producto ingresado al mercado.

Existen signos que aplicados a ciertos productos o servicios, inducen a que empresarios y consumidores crean que aquellos tienen determinadas características, que en realidad son inexistentes. Jorge Otamendi sostiene que: “Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir.

El principio es el correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE o IRROMPIBLE. En estos casos puede afirmarse que cualquiera sea el producto que distingan serán igualmente engañosas ya que nada es eterno, irrompible o inmejorable” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 86).

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial, rechaza el registro de signos engañosos, pues se entiende que proteger el registro de este tipo de signos, es contravenir principios fundamentales del libre intercambio de bienes, el mismo que se basa en prácticas honestas y leales de comercio, es decir, en la buena fe empresarial. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES Y CONEXIÓN COMPETITIVA El artículo 83 literal a) prohíbe el registro como marca de los signos que en relación con derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Como lo ha pronunciado repetidamente este Tribunal, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Es por ello que si dos o más personas pretenden usar dos marcas similares o idénticas para distinguir productos o servicios iguales o de similar naturaleza, se genera el riesgo de confusión, lo que provoca que los consumidores o usuarios pierdan la capacidad para distinguir el origen de dichos bienes o servicios.

Es por ello que el sistema marcario andino proscribe la posibilidad de registrar signos idénticos o semejantes que induzcan a error a los consumidores o usuarios, ya que la confusión por parte de éstos vulnera su libre voluntad de elección y distorsiona el mercado. Con relación al análisis que se debe practicar con el fin de determinar si entre dos signos se presenta el riesgo de confusión, este Tribunal ha dicho que: “ deberá tomarse en consideración por el examinador el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas, mixtas, etc.); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Por lo general, cuando la comparación se surte entre marcas idénticas, el análisis se facilita hasta el punto de que sólo se deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

Para los casos de comparación de marcas semejantes, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del examinador tendiente a determinar, en definitiva, si el parecido o las semejanzas aducidas entre los signos confrontados pueden o no generar error entre el público consumidor” (Ver: Proceso 4-IP-98, en la G.O.A.C. N° 375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN; y Proceso 15-IP-2001, en la G.O.A.C. N° 668 de 9 de mayo de 2001, marca: KRIKIS).

Este Organismo jurisdiccional, en reiterada jurisprudencia ha recogido las reglas para el cotejo marcario, aportadas por la doctrina, así tenemos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Breuer Moreno Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, BB. AA., p. 351 y ss.) En el Proceso 33-IP-2001 sobre la marca BUNKER, cuya sentencia aparece publicada en el Tomo VII, pág. 157 de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se acogen las mencionadas reglas, citando para el caso a Pedro Breuer Moreno (ob. cit., p. 352 y ss.): “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine (sic) así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de la comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de la otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Lo relativo a la conexión competitiva, ha sido desarrollado por la doctrina sobre Propiedad Industrial, y ha sido recogido también por la jurisprudencia de este Tribunal y de algunos países como es el caso de España. La conexión competitiva no se encuentra regulada en la Decisión 344, pero su aplicación en determinados supuestos es necesaria.

El derecho que se concede con el registro de un signo como marca, protege solamente los productos contemplados en determinada clase de la Clasificación Internacional de Niza. Carlos Cornejo Guerrero señala que: “De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron registradas.

El fundamento de este principio, se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio, es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases. Este concepto ha sido señalado por Cavelier, Germán quien señala que ‘la especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto ’.

Las marcas protegen a aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron concedidos, y por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada. Sin embargo es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente de un consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.

El problema estriba en determinar cuando hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuando puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial” (Cornejo Guerrero, Carlos. Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, pp. 99-102). En el presente proceso el actor, titular de la marca S.O.S., registrada para distinguir productos de la Clase Internacional 3, presentó observación al registro del mismo signo presentado por The Clorox Company para distinguir productos de la Clase Internacional 21.

Por tanto el Juez consultante al sentenciar el caso deberá definir si hay semejanza entre los productos de las clases 3 y 21. También el juez consultante deberá apreciar las pruebas existentes para determinar si existe o no notoriedad en la marca S.O.S. El hecho que productos tan parecidos como jabones y material de limpieza estén amparados en clases distintas de la Clasificación de Niza, motivó, al parecer, que cuando el legislador reemplazó la Decisión 85, mediante la Decisión 311 –redacción mantenida en la Decisión 344-, suprimiese la referencia “para productos o servicios comprendidos en una misma clase”, que se mencionaba en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión 85.

Así el Principio de la especialidad, recogido en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere a que no podrán registrarse como marcas: “los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Marco Matías Alemán con relación al tema aludido señala que: “En atención a lo antes expuesto nos atrevemos a pensar que el principio de especialidad de la marca en la actual legislación tiene un contenido tan diferente que en su defecto sería conveniente hablar del principio de la individualidad del registro, el cual consiste en que una marca sólo se solicita para identificar productos o servicios identificados y enumerados en el memorial de solicitud, los cuales hacen parte de los agrupados en una de las 42 clases de la clasificación internacional, permitiéndose la coexistencia de marcas, siempre que se cumplan las condiciones anotadas, y dándosele la facultad al titular del derecho de impedir el registro del signo o de uno similar, en otra clase de la clasificación, siempre que se den los requisitos igualmente anotados.

Así las cosas se ha sustituido el criterio formal de apreciación para la determinación de los riesgos de confusión entre marcas, consistente en que, ésta –la confusión- sólo se presenta, cuando se pretende identificar productos o servicios agrupados en la misma clase, por otro criterio más realista que busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidades a que se destinen, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de la clase en que se encuentren agrupados”.

(Matías Alemán, Marco. Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, p. 91). Por su parte Jorge Otamendi sostiene que: “La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos.

Cuando hay confusión, se ha reconocido una extensión del Derecho para evitarla, cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases.

Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 199, pp. 192-201)”.

Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Ver: Proceso 08-IP-1995, en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate.

IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE SOBRE LAS OBSERVACIONES Y LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA La norma contenida en el artículo 95, cuya interpretación ha sido solicitada, es de carácter adjetivo, y contiene lo concerniente al trámite seguido luego de ser admitida a trámite la observación. De admitirse a trámite la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos.

Vencido el plazo la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. El Tribunal ha sentenciado: “ que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente” (Proceso 77-IP-2000, en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, marca: PURO VARELA).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344, y además, si no incurre en las causales de irregistrabilidad referidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir. Tercero: Tampoco son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontables, derivará en el presente caso, de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Quinto: Admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

Sexto: El acto administrativo que otorgue o deniegue el registro de una marca, debe ser debidamente motivado y notificado al interesado. Séptimo: En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva que exista entre ellos, aunque pertenezcan a distintas clases.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO