PROCESO 85-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: CRÉDITO MULTIDIVISAS.
Proceso Interno Nº 6681. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, dentro del expediente interno Nº 6681 adjunta al Oficio Nº 1932 de 28 de agosto de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 9 de septiembre de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de octubre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A., que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El BANCO TEQUENDAMA S.A., por medio de apoderado, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca CRÉDITO MULTIDIVISAS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). La solicitud de registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS clase 35, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 385 de 17 de septiembre de 1993, sin que se presentaran observaciones. Sin embargo mediante Resolución N° 2414 de 28 de enero de 1994, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la citada marca, aduciendo que la misma encuadraba en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Contra la mencionada Resolución N° 2414, el BANCO TEQUENDAMA S.A., dentro del término de ley, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución N° 012202 de 30 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, absolvió el recurso de reposición, confirmando en todos sus extremos la Resolución N° 2414.
El recurso de apelación fue absuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el que mediante Resolución N° 11630 de 31 de mayo de 2000, confirmó en todas sus partes la referida Resolución N° 2414. 2.2. La demanda El BANCO TEQUENDAMA S.A., pretende que se declare la nulidad de la citada Resolución 2414, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS.
Asimismo pretende que se declare la nulidad de las referidas Resoluciones N°s 012202 y 11630. Pretende también que como consecuencia de lo anterior, se ordene a título de restablecimiento de su derecho, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgue el registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.
El actor fundamenta su pretensión en la violación del artículo 13 incisos 1° y 2° de la Constitución Política de la República de Colombia, y del artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo de ese País; y en la violación de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El demandante sostiene en síntesis, que la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, no constituye un signo genérico como erróneamente lo ha calificado la oficina nacional competente de la República de Colombia. 2.3.
Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Oficina Jurídica, solicita a los Honorables Magistrados “ no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Sostiene la demandada que “Con la expedición de las resoluciones N° 2414 del 28 de enero de 1994, 12202 del 30 de abril de 1997, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos, y la resolución N° 11630 del 31 de mayo de 2000, proferida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”.
La Superintendencia de Industria y Comercio, tras analizar jurisprudencia de este Tribunal Comunitario, manifiesta también que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS, es irregistrable, pues contraviene lo establecido en los artículos 81 y 82 literal d) de la mencionada Decisión 344.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 del Estatuto no se interpretará el artículo 83 de la misma Decisión por no tener relación directa con el caso concreto.
Que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 concordantes con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, no se interpretarán ya que como se ha señalado en reiterada y abundante jurisprudencia de este órgano comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, responsabilidades de carácter nacional que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.
Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
( )” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 se entiende como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.
El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, es así que establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Ver: proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.
Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.
Normatividad Subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77) II. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS Respecto a los signos genérico y descriptivos el Tribunal ha sostenido: “Si bien la Decisión 344 en los párrafos d) y e) de su artículo 82 no menciona la palabra ‘genérica’ ni tampoco ‘descriptiva’, se evidencia que constituyen, las primeras, la designación corriente del producto que amparan, y en cambio las segundas se refieren a las denominaciones que describen o designan la especie o muchas otras cualidades de los servicios que protegen, en las que además, al decir de FERNANDEZ NOVOA, ‘la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características a una persona que no conoce el producto’ (FERNÁNDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, p. 313)”.
(Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 de 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 de 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA). El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.
Signos genéricos El signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un artículo determinado. Al igual que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).
Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.
Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.” (Proceso 07-IP-2001, G.O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). No se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.
"La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.
Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos (Proceso: 07-IP-2001 ya citado que remite a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). Signos descriptivos Respecto a la denominación descriptiva, Otero Lastres, la entiende como: “ aquella que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio" (Memorias del Seminario Internacional: ob. cit. p. 237).
El Tribunal a este respecto ha señalado: "La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto".
(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable.
Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera. Signos evocativos Los signos evocativos son aquellos que “poseen la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario.
Ejemplo de ellos son los que se refieren a productos utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate… (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Jorge Otamendi, “Derechos de Marcas”)” (Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; proceso 27-IP-2001 ya citado).
En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refieren con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil. Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular.
Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29). Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen con la función distintiva de la marca y son registrables. En consecuencia, le corresponde a la autoridad nacional competente, en cada caso, establecer la diferenciación entre uno y otro tipo de signo al realizar el examen previo al registro y, definir a que categoría corresponde la denominación “CRÉDITO MULTIDIVISAS”.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran directamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir.
Tercero: Podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para cierto tipo de bienes, estén destinados a amparar otros respecto de los cuales no lo sean. Cuarto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO