PROCESO Nº 89-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literal j); 89; y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: CONRADO VELEZ Marca: BORGHINI ITALY. Proceso Interno Nº 6904.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada, mediante Oficio N° 2150 de 13 de septiembre de 2002, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 6904, Oficio Nº 2150 que fue recibido en este Tribunal el 25 de septiembre de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el quince de noviembre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es el señor Conrado Velez. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 18 de abril de 1996, el ciudadano Conrado Velez, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro de la marca BORGHINI ITALY (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 (Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería).
El extracto de la solicitud de registro de marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se presentaran observaciones a la misma. Mediante Resolución N° 25516 de 27 de noviembre de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia negó el registro de la marca BORGHINI ITALY (mixta), argumentando que estaba incursa en la causal de Irregistrabilidad contemplada en el literal j) del artículo 82 del a Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al estimar que “la expresión ‘BORGHINI Italy’; reproduce el nombre Italy denominación con la que se hace referencia a ITALIA, por lo que encuadra en la causal de Irregistrabilidad anotada” (sic).
El ciudadano Conrado Velez, mediante apoderado, presentó los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución N° 25516, donde se argumentó que por el tamaño y la distribución, la parte esencial del signo es ‘BORGHINI’, y con base al artículo 89 de la Decisión 344, eliminó las partes indicativas y secundarias del signo, quedando la marca limitada a ‘BORGHINI’, procediendo posteriormente a la presentación del escrito para la supresión de aspectos secundarios del signo. Mediante Resolución N° 18753 de 14 de julio de 1997 el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la citada Resolución N° 25516.
Mediante Resolución N° 21871 de 31 de agosto de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 18753. 2.2 Fundamentos de la demanda El ciudadano Conrado Velez mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 25516, 18753 y 21871, y que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca ‘BORGHINI’ (en tipo especial de letra) para distinguir: vestidos, calzados, sombrerería, y todos los productos comprendidos en la clase 25.
El actor fundamenta su pretensión en “los artículos 81, literal j)(sic), 89 y 96 y demás normas concordantes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 85, 128, 137 y demás concordantes del Código Contencioso Administrativo de Colombia; en el artículo 596 y demás concordantes del Código de Comercio Colombiano”.
El demandante sostiene en síntesis que, al negar el registro de la marca ‘BORGHINI’+Diseño, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia “violó el literal j) del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” (sic); y al limitar el registro a la parte secundaria del signo ‘italy’ sin proceder al examen de irregistrabilidad respectivo, violó los artículos 89 y 96 de la normativa antes mencionada.
Por tal motivo, el demandante presentó recurso de reposición subsidiario de apelación en el que argumenta que la parte esencial del signo es ‘BORGHINI’, y además para facilitar la decisión y con base al artículo 89 de la Decisión elimina las partes indicativas y secundarias. Asimismo, sostiene que las Resoluciones 18753 y 21871, no hacen mención a la modificación y supresión propuesta. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Por la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Oficina Jurídica, solicita a los Honorables Magistrados “ no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Sostiene la demandada que “con la expedición de las resoluciones n° 25516 del 27 de noviembre de 1996, 18753 del 14 de julio de 1997 y 21871 del 31 de agosto de 2000 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
La Superintendencia de Industria y Comercio, tras analizar jurisprudencia de este Tribunal Comunitario, manifiesta también que el signo ‘BORGHINI Italy’, es irregistrable, “y evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la mencionada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, literal j), 89, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se aclara que la solicitud contiene un error por omisión al no señalar el artículo al que corresponde el literal j).
En ese sentido, este Tribunal entiende que la solicitud hace referencia al literal j) del artículo 82 de la mencionada Decisión, por lo que corresponde su interpretación. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 literal j) “No podrán registrarse como marcas los signos que: j) reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; las banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; ( )” Artículo 89 “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.
La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. ” Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 determina las características generales que debe reunir un signo para que pueda ser considerado como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”; asimismo, el signo debe ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
En ese sentido, el Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Ver: proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.
Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.
Normatividad subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE REPRODUZCAN EL NOMBRE DE CUALQUIER ESTADO En el litera j) del artículo 82 de la Decisión 344 encontramos dos supuestos de prohibición: “el primero es la prohibición absoluta de aquellos símbolos (denominativos o figurativos) del estado; y el segundo, los símbolos (denominativos o figurativos) de las organizaciones internacionales reconocidas oficialmente” (Thaimy Marquez, Consultora de la OMPI.
Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos. Caracas. p. 37). En el mencionado literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 se establece la prohibición del registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.
En ese sentido, la prohibición establecida por el literal j) del artículo 82 debe entenderse en el caso de que quien solicite el registro sea un tercero y no el mismo estado u organización internacional, en su caso. De lo contrario, la misma carecería de sentido. (Jorge Otamendi, Derecho de Marca.Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002. p.93;
Marco Matías Aleman, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Managment. Bogotá. p. 87) Este Tribunal ha señalado en pronunciamiento anterior que “es evidente que la norma tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto.” (Proceso 14-IP-99, G.O. 463 del 26 de julio de 1999.
MARCA: "DISEÑO DE ETIQUETA".) Cabe señalar que dentro del término símbolos de Estado se incluyen el nombre, los escudos de armas, banderas, siglas, o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de la nación propiamente dicha, las que caso no podrán ser objeto de registro salvo autorización. Dicho permiso deberá provenir de la autoridad competente que para tal fin haya designado el Estado.
La prohibición del literal j) del artículo 82 no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello. Sobre el particular ha dicho el Tribunal en su sentencia del Proceso 14-IP- 99 “ del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”.
(G.O. 463 de 26 de julio de 1999, MARCA: "DISEÑO DE ETIQUETA") III. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA Con relación al momento procesal hasta el cual puede solicitarse a la administración la modificación a la solicitud inicial y a pesar que el artículo 89 no lo señala expresamente, este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia que: “conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios.
Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc) Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” (ver entre otros: Proceso 15-IP- 97, G.O. 314 del 18 de diciembre de 1997, MARCA: "CODE BLEU (etiqueta)".) IV.
EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, OTORGAMIENTO O DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA El artículo 95 de la Decisión 344 señala que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.
Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustentan.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Sólo pueden registrarse como marca aquellos signos o denominaciones de estado y organizaciones internacionales, que cuenten con autorización por parte de éstos y que además y necesariamente jueguen un rol de elemento accesorio dentro del conjunto marcario, como lo establece el artículo 82 literal j) de la Decisión 344.
Tercero: En caso de que la denominación oficial o estatal sea de carácter secundario dentro del contexto del signo marcario, pero sin embargo no haya obtenido el permiso respectivo del estado u organización de que se trate, esta parte secundaria no podría ser registrada; sin perjuicio de que el restante conjunto marcario, es decir, la parte principal y demás componentes marcarios sí lo sean, siempre y cuando se haya solicitado el cambio por parte interesada y se cumpla con los requisitos legales de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344.
Cuarto: La modificación a la solicitud inicial de la marca, podrá pedirse únicamente sobre aspectos secundarios o no esenciales. Quinto: La Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad de una marca, se hayan o no formulado observaciones a la respectiva solicitud de registro. El que no existan observaciones no exime al funcionario administrativo de la obligación de examinar de oficio la concurrencia de las causales de irregistrabilidad.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO