PROCESO 92-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, de Guayaquil, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 83 literales d) y e), 84 y 95 de la misma Decisión. Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA.
Marca: ALPÍN. Proceso Interno Nº 363-96-AB. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, de Guayaquil, República del Ecuador, a través de su Secretaria Relatora Abogada Miriam Flores Apolinario, dentro del proceso interno Nº 363-96-AB que corre adjunta al oficio Nº 366-TDCAG-02-363-96-AB de 9 de septiembre de 2002, recibido en este Tribunal el 26 de septiembre de 2002.
Que si bien la mencionada solicitud no cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; los elementos para que el Tribunal se pronuncie, pueden extraerse de la documentación anexada, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de noviembre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación del expediente remitido, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. La parte demanda es el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República de Ecuador y el Procurador General del Estado. Contesta la demanda como tercero interesado la sociedad ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 2.
Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 26 de diciembre de 1972, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 859 por medio de la cual se concede el registro de la marca de fábrica “ALPINA” a favor de LACOL LÁCTEOS COLOMBIANOS – hoy ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para la Clase 29 de la Clasificación de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).
Dicha persona jurídica también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita con el Nº 3756/95 de 30 de noviembre de 1995 para distinguir los productos de la Clase
32. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita en Colombia bajo el Título 86746 desde el 30 de enero de 1976, para proteger productos de la Clase 32 y el registro Nº 80858 de 29 de agosto de 1973 para proteger productos de la Clase 29. El 14 de noviembre de 1994 se otorgó el título de la marca ALPINA para la Clase 32 a favor del Sr. Luis Flores Arroba, quien posteriormente la transfirió a favor de la Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA.
El 2 de marzo de 1996, la Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA presenta observación del registro de marca “ALPIN”, solicitada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para proteger productos de la Clase 30. El 24 de junio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechaza la observación interpuesta por la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA contra la marca “ALPIN”, y la otorga en beneficio de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por considerar que la denominación solicitada y la marca observante protegen productos de diferente clase internacional. 2.2 La demanda La Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, demandante en el presente proceso, señala que es propietaria de la marca ALPINA notoriamente conocida en el Ecuador y que protege productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza (Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).
La demandante pretende que se ordene al Director Nacional de Propiedad Industrial, declarar la nulidad y por ende se deje sin efecto la Resolución Nº 55362/95 que otorga el registro de marca “ALPIN”, para la Clase 30 (Clase 30: Café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo) a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. por contravenir el artículo 83 de la Decisión 344.
Además, solicita el resarcimiento correspondiente por daños y perjuicios. La demandante ampara su solicitud en el artículo 83 de la Decisión 344, los artículos 3 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. 2.3 Contestación a la demanda A la presente solicitud de interpretación prejudicial no se alcanza la contestación de la demanda por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador. 2.3.1 Contestación a la demanda por parte de la sociedad ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La compañía ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., mediante apoderado, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa señala que el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Guayaquil, no es competente para conocer el proceso en razón del territorio, fundamenta su afirmación en el Registro Oficial No. 203 de 3 junio de 1993.
ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demandante. Aduce que es propietaria de la marca “ALPINA” desde 1972 para distinguir productos comprendidos en la Clase 29; y para proteger productos de la Clase 32 inscrita con el Registro Nº 3756/95 de 30 de noviembre de 1995. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita en Colombia bajo el Título 86746 desde el 30 de enero de 1976, para proteger productos de la Clase 32 y el registro Nº 80858 de 29 de agosto de 1973 para proteger productos de la Clase 29.
En ese sentido, señala que “ le asiste un indiscutible derecho para registrar marcas que la doctrina reconoce como “defensivas”, esto es “registros adicionales de los componentes principales del signo [originalmente inscrito] en forma independiente, como son las marcas ALPINITO, ALPINETE o LOS ALPES, registradas a norma de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en el Ecuador y otros países de la Región Andina”.
En el caso que nos ocupa, la denominación “ALPIN” (marca “defensiva”) es una derivación de la marca principal “ALPINA”. En consecuencia es inadmisible que un tercero pretenda observar legítimamente la solicitud de registro de una marca que tiene íntima relación con la marca fundamental de su propiedad, inscrita desde hace veinte cuatro años en el Ecuador y desde hace más de dos décadas en Colombia”.
Añade que la marca “ALPINA” es notoriamente conocida en varios países del Pacto Andino, lo que ha sido reconocido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En ese sentido, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicita que el Tribunal Contencioso - Administrativo No. 2 acepte la incompetencia y confirme la Resolución Nº 0955996. Fundamenta su solicitud en el artículo 81 de la Decisión 344 y 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativo de la República del Ecuador.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que de acuerdo con la consulta remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, de Guayaquil, República del Ecuador, se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 letra a), 83 letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 del Estatuto se interpretarán de oficio los artículos 83 literal d) y e), 84 y 95 de la misma Decisión por tener relación directa con el caso concreto. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
( ) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficinal nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: 1. Requisitos para el registro de una marca De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 se entiende como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.
El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, es así que establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Ver: proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.
Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.
Normatividad Subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77) 2. Irregistrabilidad de signos idénticos o similares y conexión competitiva Las causales de irregistrabilidad marcaria se encuentran taxativamente descritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
Se determina en la norma del artículo 83 literal a) que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, es decir, el citado artículo señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o la semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios.
El mismo literal hace referencia a la prohibición de registrabilidad por riesgo de confusión, Carlos Fernández Novoa sostiene al respecto “ una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro, consiste en la existencia de riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada” (Carlos Fernández Novoa.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1994. p. 197). Es así, que un signo que se confunda con otros no puede ser registrado como marca, ya que si existe confusión, es decir, si los signos no distinguen, la marca no cumpliría su función principalmente distintiva. Así también lo manifiesta Marco Matías Alemán, quien sostiene que “La mencionada causal, es el refuerzo de otras ya comentadas, en atención a que si es confundible no cumple con el requisito legal de distintividad” (Marco Matías Alemán. ob. cit. p. 89.) El tratadista Jorge Otamendi señala que existen dos niveles de confusión, la indirecta y la directa, y sostiene: “La confusión directa.
La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante distinto de quien realmente los fabricó”.
(Jorge Otamendi. ob. cit. p. 144) Las autoridades nacionales competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, realizarán un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.
Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina ha sentenciado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar: La similitud ideológica, que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más evidente.
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Igualmente es necesario realizar el correspondiente examen de registrabilidad para evitar la confusión, y es así que este Tribunal en varias sentencias y basándose en la jurisprudencia ha dado las pautas para realizar el cotejo marcario cuando sea necesario. Estos criterios pueden concretarse en los siguientes: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio A decir de Fernández Novoa: “se debe evitar por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes”.
(Carlos Fernández-Novoa. ob. cit. p. 215); b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, esto significa que, en la comparación marcaria no cabe el análisis simultáneo de la marca, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto tomando en cuenta la naturaleza del producto, quien puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o la oficina nacional competente, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con la mayor objetividad si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.
Conexión competitiva El principio de especialidad, dentro del derecho comunitario sobre propiedad industrial, sostiene que el derecho otorgado a una marca registrada recae solamente sobre los productos o servicios vinculados a la clase a la que pertenece. No obstante, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación relativa a la propiedad industrial han establecido excepciones a este principio.
Carlos Cornejo Guerrero señala que: “De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron registradas. El fundamento de este principio, se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio, es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases.
Este concepto ha sido señalado por Cavelier, Germán quien señala que ‘la especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto ’ Las marcas protegen a aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron concedidos, y por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada.
Sin embargo es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente de un consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.
El problema estriba en determinar cuando hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuando puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial (Cornejo Guerrero, Carlos. Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, pp. 99-102). Cuando el legislador reemplazó la Decisión 85, mediante la Decisión 311 –redacción mantenida en la Decisión 344-, suprimiese la referencia “para productos o servicios comprendidos en una misma clase”, que se mencionaba en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión 85.
Así el Principio de la especialidad, recogido en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere a que no podrán registrarse como marcas: “los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Por su parte Jorge Otamendi sostiene que: “La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es decir, entre marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre maracas de una misma clase.
La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de “excluir” a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión se ha reconocido una extensión del Derecho para evitarla”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, op. cit. pp. 163, 164)”.
Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).
Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.
Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.
Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.
Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Ver: Proceso 08-IP-1995, en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate. 3.
La notoriedad de la marca Según el profesor Jorge Otamendi: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados indica al público consumidor una fuente de constante y uniforme satisfacción”.
(Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo–Perrot. p. 327). La notoriedad está dada por su difusión y su reconocimiento dentro del círculo de los consumidores. Es por estas consideraciones, que también la normativa comunitaria ha otorgado un status más elevado a la marca notoria, con relación a las marcas regulares, brindándole un sistema de mayor protección. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan las condiciones para ser considerados como marcas notorias, y lleva la prohibición de registrar marcas que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.
Es claro que esta prohibición va dirigida a evitar el aprovechamiento de un signo notoriamente conocido por un tercero, al reproducir, traducir, imitar o transcribir dicho signo; y así inducir al público a error. Es importante dilucidar que esta prohibición está encaminada a proteger, mediante un régimen especial, a las marcas notorias, que son aquellas que han superado el grado usual de conocimiento de las marcas comunes, y mediante su prestigio, han trascendido fronteras, constituyendo una excepción al principio de territorialidad.
El literal e) del artículo 83, extiende a las marcas notoriamente conocidas, un régimen de protección especial, cuyos alcances son evitar que los consumidores se confundan al momento de elegir los productos que están en el comercio; en tal sentido los signos que sean similares a una marca notoriamente conocida, son irregistrables; salvo -como lo establece el inciso segundo del mencionado literal e) del artículo 83- que el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.
Los literales d) y e) del artículo 83 son complementarios. En este sentido la Decisión 344 no sólo protege de los actos de imitación, sino de cualquier otro que produzca confusión entre los consumidores. Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado: “De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.
(Proceso 78–IP–2000, G.O.A.C. Nº 633, de 17 de enero de 2001, marca: NEWGIBB). Como hemos visto anteriormente, las marcas notorias son aquellas que han trascendido un ámbito territorial, y se les ha otorgado un régimen especial de protección, que se evidencia en los artículos anteriormente mencionados. En el artículo 84 de la Decisión 344, se señalan los requisitos que debe reunir una marca para ser elevada a dicho status: “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria. 4.
Observación a la solicitud para el registro de marca El artículo 95 de la Decisión 344 señala que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.
Al respecto considera el Tribunal que “ la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria.
En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente.” (Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio del 2001, marca: PPURO VARELA) Según dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 5. Las marcas defensivas y derivadas En la presente interpretación se hace referencia a este tipo de marcas ya que en el proceso interno se menciona que la marca ALPIN es una derivación de la marca principal ALPINA.
Se entiende por marcas derivadas: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas”. (Fernández-Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001. p. 888).
Las marcas defensivas son: “Aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. Por ejemplo la marca principal es CRUSH y la marca de defensa es BRUNCH GRESH. De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta de las dos marcas de defensa”.
(Cornejo, Aldo. op. cit. pp. 71 y 72) Los conceptos de marcas defensivas y derivadas están íntimamente relacionados, por lo que al registrar una marca derivada esta puede tener como objetivo ser una marca defensiva y viceversa. Las marcas defensivas o derivadas deben ser usadas por sus titulares, ya que si la marca registrada no es explotada por su titular, se puede realizar la cancelación del registro de marca conforme lo dispone el artículo 108 de la Decisión 344.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Segundo: Es necesario además, que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Tercero: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada para los mismos o similares servicios o productos de tal manera que puedan inducir al público a error.
Cuarto: El principio de la especialidad permite que el derecho otorgado a una marca registrada recaiga solamente sobre los productos o servicios vinculados a la clase a la que pertenecen, por lo que pueden existir signos idénticos o semejantes que distingan productos o servicios diferenciados. Excepción a este principio lo constituyen la conexión competitiva que pueda generar confusión en el público consumidor y la notoriedad de la marca.
Quinto: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.
Sexto: La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega. Séptimo: La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Octavo: Vencido el plazo de los 30 días que tienen el peticionario para presentar alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o no del registro.
Noveno: El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo para ser registrado como marca por parte de la Oficina Nacional Competente, procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. Décimo: Las marcas defensivas y marcas derivadas constituyen conceptos relacionados entre sí, tanto por a forma como surgen, como por el objetivo de su registro.
Es necesario que estas marcas sean usadas por su titular, ya que si no lo hacen podrán ser objeto de la cancelación del registro de la marca, conforme lo dispone el artículo 108 de la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO