PROCESO 94-IP-2002 Interpretación prejudicial de oficio del primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: ALPINA. Proceso Interno Nº 364-96-MC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República de Ecuador, a través de la Secretaria Relatora, abogada Miriam Flores Apolinario, dentro del proceso interno Nº 364-96-MC; adjuntado al Oficio Nº 368-TDCAG-02-364-96-MC de 9 de septiembre de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 26 de septiembre del presente año. Que si bien la mencionada solicitud no cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto; los elementos para que el Tribunal se pronuncie, pueden extraerse de la documentación anexada, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de noviembre de 2002.
Como hechos relevantes para la interpretación del expediente remitido, se deducen: 1. Las partes La parte actora es la sociedad MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, la misma que interviene a través de apoderado. Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca; el Procurador General del Estado –a quien no se menciona expresamente como demandado en el escrito de demanda-; y la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia-, a la que se demanda por daños y perjuicios e interviene en el proceso como tercero interesado. 2.
Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 30 de octubre de 1972, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgó mediante título Nº 1377 la marca de fábrica “ALPINA” a favor de LACOL LÁCTEOS COLOMBIANOS S.A. – hoy ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por lo que se le confirió un nuevo título con Registro Nº 859 de 26 de diciembre de 1972, para la Clase 29 de la Clasificación de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), la misma que fuera renovada el 7 de octubre de 1991 con el número 1540.
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita en Colombia bajo el Título 86746 desde el 30 de enero de 1976, para proteger productos de la Clase 32. El 14 de noviembre de 1994 se otorgó el título de la marca ALPINA para la Clase 32 a favor del Sr. Luis Flores Arroba, quien posteriormente la transfirió a favor de la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA.
El 8 de marzo de 1996, la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA interpone acción de cancelación del registro de marca “ALPINA”, solicitada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para proteger productos de la Clase 32. El 1 de agosto de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechaza la acción de cancelación interpuesta por la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA contra la marca “ALPINA” otorgada en beneficio de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por considerar que la accionante se equivoca al fundamentar la acción en el artículo 108 de la Decisión 344. 2.2.
La demanda La Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA, demandante en el presente proceso, señala que es propietaria de la marca ALPINA notoriamente conocida en el Ecuador y que protege productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza (Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).
La demandante pretende que se cancele el registro de marca “ALPINA”, renovada según título 1540/91 a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., puesto que ésta no ha utilizado la marca para la comercialización de productos en el Ecuador por más de tres años anteriores a la interposición de la acción, y que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. reconoce haber iniciado dicho uso en el país únicamente a partir de enero de 1996.
Por tal motivo, demanda se declare la nulidad y por ende que se deje sin efecto la Resolución 0956493, además, que se ordene al Director Nacional de Propiedad Industrial que cancele el registro de la marca “ALPINA”, renovado según título 1540/91, y el resarcimiento correspondiente por daños y perjuicios. La demandante ampara su solicitud en el artículo 108 de la Decisión 344, los artículos 3 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. 2.3.
Contestación a la demanda Solo constan en el expediente, las contestaciones a la demanda de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y del Procurador General del Estado. 2.3.1. De ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., mediante apoderado, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa señala que el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Guayaquil, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. aduce que es propietaria de la marca “ALPINA” bajo Registro Nº 859/72, y que su marca ha sido usada en Colombia desde 1975 y en el Ecuador desde 1996, hasta la presente fecha. Añade que la notoriedad y uso de la marca “ALPINA” ha sido probada en varios expedientes administrativos, y contencioso-administrativos.
Asimismo, al referirse al artículo 108 de la Decisión 344 señala que una marca será cancelada cuando “..no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario durante los tres años precedentes a la fecha en que se inicie la cancelación, por lo que las pruebas de uso en la República de Colombia que fueron presentadas dentro del trámite administrativo habrían bastado para rechazar la absurda acción de cancelación presentada por MARÍN & ASOCIADOS C.A. MYACA ” Finalmente, señala que la marca en cuestión “fue renovada cumpliendo con todas las formalidades de Ley, incluyendo la exigencia prevista en el año 1991 en la Decisión 85 del acuerdo de Cartagena”.
En consecuencia, ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicita al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 que confirme la Resolución No. 0956493 del señor Director Nacional de Propiedad Industrial. 2.3.2. Del Procurador General del Estado El Procurador General del Estado sostiene la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho propuestos en la demanda por no tener asidero legal.
Y que no es procedente el pedido del actor, en el sentido que se declare la nulidad de la Resolución N° 0956493. Tras citar el artículo 108 de la Decisión 344, señala que: “Dicho esto y amparado en los Acuerdos INTERNACIONALES. el (sic) actor no se fundamenta en forma clara, puesto que las pruebas aportadas por la Denunciada (COADYUVANTE), son más que suficientes, como es el uso de dicha MARCA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA país miembro de este Acuerdo, todo esto hace prever, que la demanda propuesta por MARIN Y ASOCIADOS C.A., es malintencionada, maliciosa y temerosa”.
El Procurador General también arguye la prescripción del recurso subjetivo o de plena jurisdicción.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que de acuerdo con la consulta remitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 del Estatuto, considera que sólo cabe interpretar de oficio el primer inciso del artículo 108 de la referida Decisión por tener relación directa con el caso concreto.
La norma objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 108.- “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
( )” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno Así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. CANCELACION DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO La cancelación de la marca por falta de uso, prevista en el primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344 del a Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.
El artículo 108 del a Decisión 344, establece que “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros ”. Para efectos del presente caso importa determinar qué se entiende por “motivo justificado”, ello equivale a una situación de hecho por la cual el titular de una marca ha tenido razones suficientes para no utilizarla.
El Juez consultante deberá apreciar las pruebas actuadas durante el proceso y calificar si dicha situación se presentó o no en el presente caso. Con relación al uso de una marca en una zona geográfica determinada, es válido señalar lo sentenciado por este Tribunal: “ en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra importancia relevante, puesto que, para efectos del uso marcario, se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones que comportan el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros surte efectos en toda aquella.
A este respecto la evolución legislativa supranacional no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la Decisión 311 se refería a la marca no utilizada en alguno de los Países Miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al no uso en la Subregión que, a juicio de este Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica obviamente compatible con la finalidad de un Derecho marcario común. De esta manera es como debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos en toda la Subregión” (Proceso 15-IP-99, marca BELMONT, G.O.A.C. N° 528 de 26 de enero de 2000).
De conformidad con el mencionado artículo 108, es la oficina nacional competente de cada País Miembro, como entidad facultada para administrar el registro de la propiedad industrial, la encargada de resolver las peticiones de cancelación que ante ella se soliciten. El Tribunal ha pronunciado: “ se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos -de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de "oportunidad o de conveniencia" (no uso, en el caso concreto), éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración y en ningún caso atinentes al juez” (Ver: Proceso 15-IP-99, antes mencionado).
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Segundo: El Juez consultante apreciará las pruebas actuadas durante el proceso y determinará si el titular de la marca ha tenido o no motivos justificados para no usar la marca en al menos uno de los Países Miembros, teniendo en consideración la segunda parte del artículo 108 de la Decisión 344.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO