PROCESO 96-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, propuesta por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil - Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 108, 113 y de la Disposición Final Unica, de la misma Decisión. Expediente Interno No. 187-97-AB.

Actor: MARIN & ASOCIADOS C. A. MYACA. Marca: “ALPINA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial procedente del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, cursada por intermedio del Presidente del Tribunal, Abogado Miguel S. Antepara Figueroa, recibida el 26 de septiembre del 2002.

VISTOS: Que, aunque la solicitud de interpretación prejudicial requerida, no cumple en rigor con la totalidad de los requisitos formales exigidos por el Tratado y el Estatuto de este Tribunal, su admisión a trámite ha sido considerada procedente tomando en consideración que de la documentación enviada, puede desprenderse la información necesaria para proceder a realizarla.

Teniendo en cuenta: 1.- ANTECEDENTES 1.1.- Las Partes Actúa como parte demandante “MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA”, la cual concurre por medio de su representante legal. Es demandado el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y comparece como tercero interesado, “ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A..” 1.2.- Objeto y fundamentos de la demanda Mediante recurso de Plena Jurisdicción, la actora pretende obtener la nulidad de la Resolución de 27 de diciembre de 1996, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se inhibió de conocer la acción de nulidad, sobre el registro de la marca ALPINA a favor de ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., aduciendo carecer de competencia para tramitar este tipo de acciones.

Explica en su demanda, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, otorgó el título de registro de la marca ALPINA en el año de 1995 a MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA, para proteger productos de la clase internacional No. 32, y que posteriormente confirió ilegalmente a favor de ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.., el registro de la marca ALPINA para proteger productos de la misma clase 32.

En los antecedentes de derecho de la demanda, argumenta que para solicitar la nulidad del acto administrativo se fundamenta en los siguientes artículos 83 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el artículo 1 y 37 del Reglamento para la Aplicación de la Decisión citada; artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; y el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa los cuales transcribe textualmente.

Concluye su demanda pidiendo que se deje sin efecto la resolución inhibitoria de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y se ordene dejar sin efecto el registro e inscripción de la marca de fábrica ALPINA conferida a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y finalmente el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. 1.3.

Contestación de la demanda: No consta en la documentación enviada, la contestación a la demanda efectuada por el Director Nacional de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador. Sin embargo, si figura un memorial de la Compañía ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en el que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Previamente indica que el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Guayaquil, no es competente para resolver el caso en razón del territorio, porque al ser una resolución de carácter nacional, compete al Tribunal Distrital del lugar donde se originó el acto administrativo que lo fue la ciudad de Quito.

Respecto a la cuestión de fondo, aduce que la argumentación del actor carece de toda lógica jurídica, en razón de que el artículo 22 de la Ley de Marcas de Fábrica que se encuentra vigente, establece que la acción de nulidad se ventilará en juicio ordinario, “y en consecuencia no era necesario que exista Reglamento a la Decisión 344 para que los jueces ordinarios tengan competencia para conocer las acciones de nulidad y no la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.” Finalmente expresa que la pretensión del demandante carece totalmente de fundamento legal ya que el registro que impugna fue concedido el 30 de noviembre de 1995 por lo que el término para invalidar la Resolución que lo concedió caducó luego de 90 días a la fecha de la notificación.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las disposiciones que se mencionan por el Juez consultante, esto es, los artículos 81, 82 literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio se interpretarán los artículos 108, 113 y la Disposición Final Unica, Ibidem, cuya aplicación se estima pertinente para la resolución del caso.

A continuación se inserta el texto de las normas a interpretarse: Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a).

No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ” Articulo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ” Artículo 108.

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderá como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” Artículo 113. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” DISPOSICIÓN FINAL UNICA.- “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” 4. CONSIDERACIONES 4.1. Requisitos legales para el registro de marcas: Distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Los Requisitos legales para el registro de marcas, se encuentran establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ley comunitaria que regula estos temas de propiedad industrial.

Las exigencias pretendidas en la ley, responden a una necesidad colectiva de registrar únicamente marcas que sean aptas para entrar a competir en el mercado, y por tanto, deben cumplir con los requisitos pertinentes, que hacen que la marca pueda ser un signo identificador de los productos o servicios así como de su origen empresarial. Es, por lo demás, amplia y profusa la jurisprudencia que se ha establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[1], sobre los requisitos para el registro de marcas, es decir, la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica: La distintividad.

La doble función que cumple la marca es importante. Ella sirve tanto para identificar el producto o servicio de otros de la misma clase o similares, como para identificar su origen; ahí radica su característica de distintividad, que es a su vez la principal función de la marca. La distintividad implica que el signo debe ser individual y singular frente a los demás y que no sea confundible con otros de la misma especie, de forma que pueda hacer viable la diferenciación que se hace por parte del consumidor, sin que se confunda con las características esenciales o primordiales de otros signos. Al decir de CORNEJO, “Lo que le da el carácter de tal a la marca, es precisamente su función. Hay muchos signos dentro del acervo cultural que no tienen relación alguna con el denominado sistema de propiedad industrial.

Hay otros signos que también son distintivos, pero que no son marcas, ya que distinguen un objeto diverso al de ella. Las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar fácilmente un producto. Ellas tienen una función diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto o servicio, para que no sea confundido con otro del mismo ramo.

Las marcas se caracterizan por su función diferenciadora, que puede darse principalmente en dos órdenes. Primero, tienen la aptitud para identificar fácilmente un producto o servicio. Conforme el segundo, la marca está destinada a indicar la procedencia u origen, es decir a señalar la empresa que elabora el producto o presta el servicio.” [2] La perceptibilidad.

Es cualidad que sirve para que las personas puedan captar la marca a través de los sentidos, por lo tanto el signo debe materializarse o exteriorizarse, se utiliza generalmente el sentido de la vista para su perceptibilidad. Esta recepción sensible o externa de los signos suele hacerse además con elementos que hagan referencia a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, etc.

La perceptibilidad supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible. Este requisito constituye la única manera para que el sujeto identifique la marca, pueda retenerla en su memoria, apreciarla y diferenciarla de otras. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito, está en relación con el anterior, en la medida en que ambos hacen referencia a los medios sensibles con los que se capta un signo en su forma material por medio de una combinación de palabras, figuras, dibujos o una combinación de colores, que lo hacen único y original, diferente de los demás. En forma general, la susceptibilidad de representación gráfica implica que el signo pueda ser objeto de una descripción que permite formarse una idea de la marca. 4.2 La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas.

Como se ha dicho anteriormente, la función esencial de la marca es la distintividad por lo que ella debe estar libre de elementos que induzcan al público a confusión; de ahí que la causal de irregistrabilidad de signos que sean confundibles con otros, permite que se proteja a los consumidores de adquirir bienes o servicios que no deseaban obtener, y también permite proteger al dueño de una marca registrada en su derecho exclusivo de explotación de ésta.

El Tribunal ha señalado pautas para que el juzgador analice la procedencia de un signo para su registro; de tal manera que tenga en cuenta no sólo la similitud o identidad de los signos, o la clase de productos que pretenden distinguir, sino una serie de criterios que lo lleven a determinar si el signo es o no confundible para los consumidores.

Deberá, por ejemplo, analizar el alcance de la confusión, y si la asociación de dos marcas implica necesariamente confundibilidad entre ellas. Deberá alejarse de criterios parciales y seguir principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, para precisar el grado de confundibilidad. A tal efecto, entre otros, se tienen los siguientes criterios para determinar la confundibilidad: ( Estimar el tipo de consumidor a quien va dirigido el producto identificado con el signo distintivo y valorar el tipo de producto a quien se dirige;

( Analizar el renombre y la notoriedad de cada una de las marcas. En efecto, la marca más famosa y más conocida por los consumidores se percibe de forma inmediata; ( Analizar el aspecto fonético, gráfico y conceptual de las mismas, tomando en consideración todos los elementos de la marca; ( Analizar la similitud de los productos o servicios identificados con la marca;

( Determinar el poder de recuerdo o de evocación que tiene una marca Todos estos factores deben valorarse de forma conjunta.[3] Otro autor4 expone que para tener una aproximación correcta en la apreciación de la confundibilidad entre las marcas, es indispensable situarse en las mismas circunstancias en que está el público consumidor al momento en que adquiere un producto o solicita un servicio.

Hacer un examen comparativo de las marcas, de forma tal que se asemeje lo más posible a la situación en que se ve incurso el consumidor. Para ello debe tenerse en cuenta lo siguiente: En su conjunto: teniendo en consideración, que el consumidor, es llevado a confusión por los elementos similares de las marcas y no por sus desemejanzas, es que es indispensable apreciar a las marcas en su conjunto.

Las marcas apreciadas en su conjunto, producen una impresión distinta de sus elementos en forma separada. En forma sucesiva: Debe considerarse a la marca ya registrada. El consumidor conserva el recuerdo de la marca registrada que distingue el producto que desea adquirir. Este recuerdo no es necesariamente nítido, claro. La confusión se produce cuando la marca más reciente es parecida en tal forma a la ya usada o registrada que produce error en el consumidor.

Así se produce un aprovechamiento ilícito del prestigio y calidad de los productos del competidor. Observación fugaz: Por regla general los consumidores seleccionan un producto de una manera rápida, con una visión casi instantánea de la mercadería en venta, aunque este criterio puede variar, dependiendo del tipo de producto de que se trate y del nivel de cultura del consumidor.

Los criterios doctrinales traídos a consideración, son algunos de los que la autoridad competente deberá tomar en cuenta. Es importante que el signo marcario no lleve a confusión en el público, porque caso contrario no podrá ser susceptible de entrar a formar parte de las marcas registradas que pueden ser explotadas libremente por su titular, ya que solamente con el registro de la marca se obtiene el derecho al uso exclusivo. 4.3 Nulidad y Cancelación de las marcas: El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición Final Unica del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: ( Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. ( Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. ( El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

( La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición Final Unica, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.

( El artículo 113 comentado, por último, consagra tres causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario. Los anteriores comentarios y apreciaciones tienen respaldo, primero, en la legislación objeto de la interpretación que se realiza y, luego, en la copiosa jurisprudencia del Tribunal, a la cual se hace referencia puntualizadamente en los siguientes acápites: 4.3.1 Sobre la legitimación activa.

En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad de un registro marcario establecida en el artículo 113 de la Decisión 344, El Tribunal ha manifestado, teniendo en cuenta que la ley dispone que la acción se adelanta “de oficio o a petición de parte interesada”, lo siguiente: “Según el tratadista Breuer Moreno las siguientes son las personas que pueden interponer una acción de nulidad de registro marcario: “a) El titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente, por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.

“b) El interesado directo en el caso de que se hubiere 'sustraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera', y en tal caso 'el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado'. “c) Titulares de nombres comerciales o civiles. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’”.5 Y en otro fallo de reciente data, el Tribunal ratificó y complementó lo anterior diciendo: “Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público.

En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente. Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.

“En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

“De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la petición de nulidad provenga de un particular. Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.

Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28-IP-95 y 10-IP-97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente ”.6 4.3.2. Sobre las causales para intentar la acción de nulidad.

En cuanto a este tema, el artículo 113 dice que procede decretar la nulidad del registro en virtud de la acción de nulidad, cuando quiera que se presente una o algunas, de las siguientes causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; “b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

“c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”. Y, sobre el alcance y contenido de las antecitadas causales, pero sobre todo, de su taxatividad, El Tribunal tiene señalado: “Resta advertir que el artículo 113 consagra causales taxativas y de estricta ilegalidad para que pueda ser interpuesto este recurso ” 7 Agregando en otro aparte de la misma sentencia que: “Como ha quedado expresado, las causales de nulidad del registro de una marca se encuentran inspiradas en razones de exclusiva ilegalidad, por lo que el juzgamiento de los vicios que pudieren afectar al acto impugnado se encuentra encomendado a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, que sólo podrá ejercerla previa audiencia de los afectados”.8 4.3.3.

Sobre el principio de la buena fe en el registro de las marcas. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también, cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Así, el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro marcario infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una cualquiera de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o ilegal, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.

Por lo anterior, el juez al analizar el caso concreto deberá estudiar si en el contenido ejemplificativo del literal c) del artículo 113, relativo a la consecución del registro mediante una actuación de mala fe, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras situaciones que, en todo caso, constituyan el ejercicio de una conducta realizada de mala fe. 4.3.4.

Sobre la competencia y el procedimiento. Intimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Unica, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. Así sentó jurisprudencia sobre el particular el Tribunal Comunitario: “También, y por otra parte, se desprende de la norma que no es de la exclusiva atribución de la “oficina nacional competente” el conocimiento de este recurso, porque al referirse a la “autoridad nacional competente” está disponiendo implícitamente que puede ser interpuesto ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre esa materia, reguladas por dicha norma”.9 En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria ( la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional.

Ha dicho el Alto Juez Comunitario: “La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.” 10 Los anteriores conceptos son desarrollos de lo que se ha venido diciendo por parte del Tribunal en cuanto se refiere a la competencia y el procedimiento para la acción de nulidad, y especialmente para diferenciarla del procedimiento de “cancelación”.

Sobre el particular es pertinente reproducir seguidamente lo que se dijo en una de las primeras sentencias en que el tema fue tratado: “Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108. En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora se insiste, en razones de exclusiva ilegalidad, quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo segundo de la Disposición Final Única de la Decisión 344);

“De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: “A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar -si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme- la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344.

"Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente -es decir la concedente del registro inicial- en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita.

Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la "Oficina Nacional Competente" al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que -además del recurso comunitario descrito-, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113).

“B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de “parte interesada”. Se encuentra facultado en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales -por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313- el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria.

“Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones "cancelación" y "nulidad" consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la "cancelación", "revocación" o "retiro" de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”11. Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. 4.3.5.

Sobre la caducidad de la acción de nulidad. Acerca de que se trata de una acción que no tiene establecido un término de caducidad, o lo que es igual, que es imprescriptible, el Juez de la Comunidad también ha formulado su interpretación en variadas providencias, diciendo: “En la Decisión 85 no se establecía expresamente que la acción de nulidad tuviera un plazo de prescripción, por lo que en aplicación del artículo 84 de la misma, este asunto pudo remitirse a la legislación nacional o “al derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario” (ver Procesos 3-IP-88 G. O. Nº 35 de 28 de Octubre de 1988 y Proceso 4-IP-88 G. O. Nº 39 de 24 de enero de 1989).

“Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la “imprescriptibilidad” de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros.” 12 De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Para que un signo pueda registrarse como marca, deberá reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica que determina el artículo 81 de la Decisión 344, y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 ibidem.

SEGUNDO: La Autoridad Nacional que juzga el caso, deberá analizarlo en forma cuidadosa, teniendo en cuenta las reglas para el cotejo de marcas establecidas por la Doctrina y acogidas por la Jurisprudencia, para evitar decisiones ligeras o arbitrarias que puedan perjudicar al público consumidor o a los comerciantes que buscan competir en el mercado con productos o servicios amparados por los signos en disputa.

TERCERO: El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición Final Unica del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. Esta acción difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión en las que se materializa un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación.

CUARTO: La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletorio de los procedimientos del derecho interno. Esta acción no está, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 citado, sujeta a caducidad alguna por lo que puede ser interpuesta en cualquier tiempo.

QUINTO: Conforme al Derecho Comunitario Andino el registro de una marca será anulado de oficio o a petición de parte, por la Autoridad Nacional Competente, según la atribución de competencia realizada por la ley nacional. En todo caso si la atribución se efectúa a favor de una dependencia administrativa, el ejercicio de tales funciones comportará el desarrollo de funciones jurisdiccionales por parte de ésta, todo ello en cumplimiento de lo que establece la Disposición Final Unica de la Decisión 344.

La cancelación de un registro, en cambio, es un trámite de tipo administrativo que se cumple por la dependencia ejecutiva que haya sido designada como la Oficina Nacional Competente, que es también, el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 2, de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno No. 187-97-AB, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Además deberá dar cumplimiento a lo establecido por el inciso final del artículo 128 del Estatuto. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Ver sobre el tema: Sentencia del 7 de agosto de 1998.

Proceso 20-IP- 98. Marca: “RIO CLARO”. En G.O.A.C. No. 393 de 14 de diciembre de 1998. // Sentencia del 12 de diciembre del 2001. Proceso 67-IP-2001. Marca: “ECOGEL” En G.O.A.C. No. 750 de 15 de enero de 2002.// Sentencia del 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca “DILTANMEPHA”. En G.O.A.C. No. 830 del 6 de septiembre del 2002. // Sentencia del 5 de septiembre del 2002.

Proceso 53-IP-01. Marca “DISEÑO DE ETIQUETA”. En G.O.A.C. No. 718 del 27 de septiembre del 2002. [2] CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 55. [3] Ver en detalle el tema, en O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Propiedad Industrial Teoría y Práctica: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Quito-Ecuador, 2001, p. 136-138. 4 Ver sobre el tópico en CORNEJO, Aldo.

Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, pp.119-121. 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G. O. A. C. Nº 308 de 28-XI-97. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97.

Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G. O. A. C. Nº 308 de 28-XI-97. 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13-II-98. Proceso 28-IP-95. Marca “CANALI”. En G. O. A. C. Nº 332 de 30-III-98. 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G. O. A. C. Nº 308 de 28-XI-97.