PROCESO N° 14-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 83, literales e y f, eiusdem.

Parte actora: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: “CALARCÁ + gráfica”. Expediente interno N° 5486. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de marzo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero del presente año; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De lo expuesto por el solicitante se desprende que Juan Carlos Mejía solicitó el “registro de la marca mixta CALARCA + GRÁFICA, para distinguir todos los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza ” (a saber: “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”); que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad demandante presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca CALARCA + GRAFICA ya nombrada, argumentando que es la titular en Colombia de la marca PIELROJA + GRAFICA para los mismos productos para los cuales se solicitaba el registro de CALARCA + GRAFICA … y que además la marca CALARCA + GRAFICA era semejante a la marca PIELROJA + GRAFICA y confundible con ella por la gráfica, ya que ambas marcas utilizan figuras de cabezas de indios de gran similitud”; y que “ la marca PIELROJA + GRAFICA es notoriamente conocida en Colombia en relación con los productos de la clase 34, como quiera que distingue productos de gran consumo popular (cigarrillos) hace 75 años … con la marca CALARCA + GRAFICA en el mercado, el público consumidor incurriría en error por caer en una confusión directa o indirecta, según la terminología marcaria”.

Luego, señala el consultante, “Mediante la Resolución núm. 9294, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PROTABACO S.A. y en consecuencia concedió el registro de la marca CALARCA + GRÁFICA al señor Juan Carlos Correa Mejía, para distinguir productos de la clase 34 basándose en que tanto en la marca CALARCA (etiqueta) que se pretende registrar como en la marca en que se basa la oposición PIELROJA + GRAFICA el elemento denominativo como el gráfico es diferente y no existen semejanzas que puedan inducir al público en error y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión”.

En consecuencia, la opositora ejerció el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución en referencia “ los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las resoluciones núms. 18282 de 23 de agosto de 1996 y 3974 de 30 de octubre de 1998, confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa”. 1.2.

Cuestión de derecho De la demanda introducida por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. se desprende que “La Superintendencia de Industria y Comercio violó al menos las siguientes normas de superior jerarquía: Artículo 81 y artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; ya que, si bien en el caso de la marca impugnada, CALARCÁ + gráfica “ se trata de un signo perceptible y susceptible de representación gráfica como lo exige el citado artículo 81, no es cierto que sea ‘suficientemente distintivo’, ni capaz de distinguir en el mercado los productos fabricados y comercializados por el titular de la marca CALARCÁ + GRÁFICA, de los productos o servicios idénticos o similares de mi representada”; que “ … en Colombia indiscutiblemente se ha popularizado y se ha hecho NOTORIA, para los productos de la clase 34, la figura del INDIO por la marca PIELROJA + GRÁFICA utilizada por mi representada para distinguir cigarrillos de su producción desde 1924”; que, a pesar de las diferencias ortográfica y fonética entre las palabras PIELROJA y CALARCÁ, “Existe sin embargo entre ambas palabras una identidad de tipo conceptual, ideológico, evocador, pues las dos se refieren a la designación de indios … en las dos marcas que ahora se comparan el elemento nominativo finalmente también es importante, como quiera que que (sic) ambas palabras (PIELROJA y CALARCÁ) representan y evocan la misma idea: un INDIO; por ende puede afirmarse que con la sola denominación de CALARCÁ, dadas las circunstancias puede inducirse a error al público consumidor”.

Agrega la actora que “Mucho más evidente resulta la posibilidad de confusión en cuanto atañe al elemento gráfico de la marca CALARCÁ con respecto a la figura de la marca PIELROJA … en ambas gráficas, en la de CALARCÁ y en la de PIELROJA, el elemento predominante es indiscutiblemente la cabeza del indio … En ambas marcas se emplean ilustraciones representativas o evocadoras, o sea imágenes que son aprehendidas por el público sin necesidad de hacer elaboraciones intelectuales … ambas figuras tienen diferencias, pero la calidad y cantidad de sus semejanzas permiten predicar … que la gráfica de la marca CALARCÁ, objeto de esta demanda, no es suficientemente distintiva para los productos de la clase 34 que pretende amparar …”.

Y en cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a de la Decisión 344 de la Comisión, la actora alega que el público “… sólo retendrá la imagen de tratarse de cigarrillos distinguidos por la figura de un indio, lo que lo llevará a pensar que se trata del mismo producto, o que por lo menos ambos son producidos por la misma fábrica que produce los cigarrillos PIELROJA …”; que “En Colombia, hasta 1998, la ÚNICA MARCA REGISTRADA en la clase 34, distinguida con la gráfica de un indio es ‘PIELROJA’ … No se pretende alegar la propiedad exclusiva de la figura del indio como gráfica de los productos de la clase 34, pero sí de defender vehementemente el derecho de primacía que consagra el conocido Principio General Derecho (sic), que reza: ‘El primero en el tiempo es primero en el derecho’ (sic); que “NO CORRESPONDE LA GRAFICA UTILIZADA EN LA MARCA CALARCÁ + GRÁFICA A LO QUE FUE UN INDIO PIJAO …”; que “La marca PIELROJA y su gráfica del indio PIELROJA es, para los productos de la clase 34 internacional, prácticamente una ‘marca de fantasía’ ”; que “La especie, el indio PIELROJA, se ha convertido en un ARQUETIPO, en una prefiguración del género, los indios”; y que “ el permitir en Colombia el registro de marcas mixtas en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza cuya parte gráfica esté constituida por la cabeza de un indio, a no ser sustancialmente diferente a la del indio Pielroja cuyo registro posee la demandante, resulta ser un atentado contra el derecho marcario de mi representada ”. 2.

Contestación a la demanda Según el consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su contestación, “ que con la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘CALARCA’ (mixta), a favor de Juan Carlos Correa Mejía y ‘PIELROJA’ (mixta) a favor de la sociedad Compañía Nacional de Tabaco, se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos por la disposición de sus elementos y la imagen proyectada por cada uno de ellos; por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevaría a error al público consumidor.

En consecuencia la marca ‘CALARCA’ (mixta), clase 34 es registrable y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria ”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 70 y 71 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 83, literales e y f, eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de las marca notoriamente conocida; f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta al peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional competente;

( )”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, sin riesgo de confusión o error acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas, gráficas y mixtas A propósito de la estructura de los signos utilizados, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual.

La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

Por lo tanto, las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Por ejemplo, “ si el componente gráfico de la marca mixta está constituido por un signo figurativo que evoca un concepto susceptible de expresarse a través de un nombre, es posible que el público solicite los productos a través del nombre que expresa tal concepto, y no a través del elemento denominativo de la marca mixta.

En esta hipótesis el componente gráfico puede representar la dimensión característica de la marca mixta. Ahora bien, el dato de que el componente gráfico de la marca mixta evoque un concepto, no implica necesariamente que el componente gráfico sea la dimensión característica de la marca. Para que así ocurra, habrá que atender a otros factores: situación y relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y —sobre todo— notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240 a 241).

En general, este Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por el parecido entre las letras de los signos a compararse, toda vez que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia del riesgo de confusión, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, el Tribunal ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, según este órgano jurisdiccional, la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Por último, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV. De la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 83, literal e de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Sin embargo, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, puesto que el establecimiento de los indicadores de notoriedad de la marca previstos en dicha norma, hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. V. De los signos consistentes en nombres propios La disposición prevista en el artículo 83, literal f, de la Decisión 344, impide el registro de signos que constituyan el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, o cuando dicho signo sea identificado por la generalidad del público como perteneciente a una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.

Por tanto, la prohibición se refiere a las personas naturales y no a las jurídicas, morales o colectivas, y alcanza al registro del signo que constituya el nombre completo o el apellido de la persona de que se trate, mas no, por separado, a su nombre de pila. Pachón Muñoz precisa que, si bien “Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’”, a su juicio, “la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido ” (PACHÓN MUÑOZ, Manuel: “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Editorial Temis, p. 96).

Y Otamendi destaca que “la ley protege a quien eventualmente pueda verse afectado por el uso como marca de su nombre o retrato y a sus herederos hasta el cuarto grado. Porque éste es un derecho subjetivo cuya finalidad tiende a proteger la posesión del nombre que sea objeto de un hecho como el que indica la ley y debe ser, por tanto, conferido única y exclusivamente a quienes ella indica” (OTAMENDI, Jorge: “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 234).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esta determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a quien están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 6º La prohibición de registro de signos que constituyan el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, prevista en el artículo 83, literal f, de la Decisión 344, no alcanza al signo que se encuentre constituido únicamente por un nombre de pila.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO