PROCESO 24-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 y artículo 82 literal d) de la misma Decisión. Marca: MISKY.
Actor: ARCOR S.A.I.C. Proceso interno Nº 7022. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 12 de marzo de 2003, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 7022.
El auto de treinta de abril del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad ARCOR S.A.I.C., es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y como tercero interesado interviene la sociedad COLOMBINA S.A. La actora sociedad ARCOR S.A.I.C. plantea se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: ( N° 7138 de 19 de marzo de 1996, por la que, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad COLOMBINA S.A. y negó el registro de la marca MISKY, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29.
( Nº 02321 de 31 de enero de 1997, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto por ARCOR S.A.I.C. contra la Resolución Nº 7138, confirmando la misma. ( Nº 27209 de 30 de octubre de 2000, por la que, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Nº 7138, confirmando la misma.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad impetrada, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda a ARCOR S.A.I.C. el registro de la marca MISKY clase 29 internacional solicitada. 1) Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 0326 de 14 de enero de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La sociedad ARCOR S.A.I.C. en fecha 11 de agosto de 1993, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca MISKY para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 392 de 10 de diciembre de 1993.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). La sociedad COLOMBINA presentó observaciones al registro de la marca MISKY por ser titular de las marcas MIKY, MIKYS y MINTI que distinguen productos de la Clase 29.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 7138 de 19 de marzo de 1996, mediante la cual declaró fundada la oposición (sic) formulada por la sociedad COLOMBINA S.A. y negó el registro de la marca MISKY, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29. Contra dicha Resolución, la sociedad ARCOR S.A.I.C. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 02321 de 31 de enero de 1997, confirmando la Resolución impugnada.
Finalmente el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 27209 de 30 de octubre de 2000, confirmando nuevamente la Resolución impugnada, y en consecuencia negando el registro de la marca MISKY. c) Fundamentos jurídicos de la demanda ARCOR S.A.I.C., sostiene que los actos acusados son ilegales, puesto que violan por su indebida aplicación el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.
Indica que “el error de la administración consistió en concluir que la marca solicitada a registro consiste en un signo confundiblemente semejante a las marcas registradas por la sociedad COLOMBINA S.A. que el presente asunto se reduce a determinar la confundibilidad entre las marcas MISKY solicitada y MILKY y MIKYS de la sociedad observadora”, luego dice que no se analizará la confundibilidad con la marca MINTI “toda vez que la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial estableció que entre las marcas MISKY solicitada y MINTI no existe riesgo de confusión, al afirmar textualmente lo siguiente: ‘Por el contrario, frente a la marca MINTI, a pesar de compartir tres de las letras que las conforman, al tener un pronunciación tan diferente las letras intermedias SK y NT, son perfectamente diferenciables entre sí’”.
Manifiesta que la marca MISKY no se encuentra en esta causal de irregistrabilidad por lo siguiente: Respecto a la debilidad de las marcas MIKY y MIKYS de la sociedad COLOMBINA S.A., la actora sostiene, que las marcas MIKY y MIKYS contienen elementos genéricos o de uso común y que fueron registradas teniendo en cuenta el conjunto marcario que las conforman.
“Esta afirmación se basa en el hecho que la palabra MILKY, simplificada y puesta en plural dentro de las marcas registradas, es una expresión genérica o de uso común para distinguir productos de las clases 29 y 30. La expresión MILKY es un término común para designar productos o confites elaborados a base de leche, y es así que coexisten dentro de dichas clases 29 y 30, por lo menos 4 registros marcarios que contienen la misma expresión MILKY”.
Continúa diciendo que “las marcas de la sociedad COLOMBINA S.A. son simplemente una abreviación de la expresión MILKY (MIKY) o el plural de la misma (MIKYS) la expresión MILKY en inglés al ser pronunciada rápidamente tal y como en general se hace, suena fonéticamente como MIKY. Son por lo tanto ambas marcas registradas unas marcas débiles cuya protección no puede versar sobre la parte del signo que es considerada como genérica.
Es decir que la sociedad COLOMBINA S.A. solo (sic) tendrá un derecho de exclusividad sobre la expresión total MIKY y no frente a signos similares cuya similitud este basada en la participación de la misma expresión genérica acompañada de elementos que le otorguen distintividad”. Indica que el registro de un signo “no da lugar a derechos de exclusividad sobre las designaciones necesarias o genéricas que lo componen la (sic) cuales pueden ser utilizadas simultáneamente por terceros”.
Sostiene que la marca MISKY es registrable y distinguible, que no puede impedirse su registro sobre la base del registro de una marca cuyos elementos similares con el signo solicitado son genéricos y de uso común dentro de la clase de productos que distingue. Sobre el signo solicitado a registro, indica que MISKY si bien incluye elementos de la expresión MILKY de uso común, no se confunde con ésta y es un signo registrable.
“La inclusión de la letra S en la terminación de la primera sílaba, le da un carácter diferenciador, por cuanto cambia radicalmente su pronunciación. Por el contrario en las marcas registradas MIKY y MIKYS dicha diferenciación no es tan clara y podrían hasta confundirse con la expresión genérica MILKY (S), desde el punto de vista fonético”.
Sostiene que “la expresión MISKY no trae en la mente del consumidor la idea de lácteo como se deriva de la expresión inglesa MILKY sino que configura un término caprichoso y distintivo por lo tanto la expresión solicitada no debe hallarse confundible con las expresiones MIKY y MIKYS por cuanto son marcas débiles cuyo elemento distintivo no conlleva a confusión con el conjunto que forma la marca solicitada MISKY, expresión caprichosa y distintiva como un todo”.
La actora al referirse a la prueba de la debilidad de las marcas MIKY y MIKYS dice: “ es evidente que las marcas registradas MIKY y MIKYS al comprender casi totalmente la expresión de uso común MILKY, son marcas de carácter débil y su debilidad radica en la imposibilidad de adquirir exclusividad sobre dichos elementos de uso común que las componen” ” la marca solicitada MISKY constituye una unidad fonética novedosa, y distintiva con respecto las (sic) las marcas registradas en su conjunto, teniendo en cuenta que no debe darse preponderancia en el cotejo a los elementos de uso común, bien puede concluirse que la marca solicitada es distinguible y registrable frente a las marcas registradas y que por tanto no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 lit. a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
Finalmente indica que, “habiendo quedado establecido que para efectuar la comparación entre la marca solicitada y las marcas registradas debe aplicarse un criterio benevolente teniendo en cuenta la debilidad comprobada de las segundas, deberá concluirse que entre las marcas cotejadas no existe posibilidad de confusión, pues conforman estas conjuntos marcarios distinguibles entre si, con unidades fonéticas y conceptuales perfectamente diferenciables”, no corresponde aplicar la causal de irregistrabilidad mencionada. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Con la expedición de las resoluciones Nºs. 7138 de 19 de marzo de 1996, 2321 de 31 de enero de 1997 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 27209 de 30 de octubre de 2000 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344.
Que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 7138 de 19 de marzo de 1996 declarando fundada la observación presentada por la sociedad Colombina S.A. y negando el registro de la marca “MISKY” para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Arcor S.A.I.C.” y que la Decisión 344 es la aplicable al caso.
Indica que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Que las marcas registradas MIKY y MIKYS pertenecen a un mismo titular, sociedad COLOMBINA S.A., por lo que “no se puede predicar que se trate de una marca de uso común como lo argumenta el accionante, por cuanto el titular de las marcas en mención posee legítimo derecho sobre cada una de ellas, así como la posibilidad de gozar de los derechos inherentes y derivados de su registro; para que pueda afirmarse que se está frente a marcas débiles o de uso común es necesario que los registros efectuados ante la oficina competente corresponden (sic) a diferentes titulares ”.
Argumenta también que las marcas MIKY y MIKYS “no son expresiones de uso común frente a los cuales su titular no pueda ejercer sus derechos de exclusividad sobre ellas, resulta entonces absolutamente procedente la observación presentada por la sociedad COLOMBINA S.A ”, que “no se puede afirmar que las expresiones MIKY y MIKYS correspondan a una abreviación de la expresión “MILKY”, por cuanto estas son diferentes ortográfica y fonéticamente máxime considerando que conceptualmente evocan ideas totalmente distintas, así mientras la expresión MILKY resulta evocativa de leche, las palabra (sic) MIKY y MYKYS son de fantasía evocando un nombre”.
Citando y basándose en la jurisprudencia del Tribunal sostiene que, efectuado el examen comparativo de las marcas “MISKY”, frente a “MIKY y MIKYS”, para distinguir productos de la clase 29, “se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas”.
Sostiene que la marca solicitada “MISKY” presenta similitudes que la hacen confundible con las marcas “MIKY y MIKYS” “las cuales comparten cuatro de las letras que la conforman, solo diferenciandose (sic) por la letra intermedia S, lo que no es suficiente para diferenciarles entre sí, ya que al ser pronunciadas y transcritas producen una impresión prácticamente idéntica en el consumidor, de donde se colige que la marca solicitada es una transliteración de las marcas registradas con anterioridad “MIKY” y “MIKYS”, en efecto, la expresión MISKY simplemente translitera la marca MIKYS, cambiando de lugar su última letra S”.
Por lo que manifiesta que la marca MISKY es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 “como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. Concluye señalando que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.
La sociedad COLOMBINA S.A. contesta a la demanda en los siguientes términos: Analiza cuatro puntos: (i) función individualizadora de la marca; (ii) cuestiones relativas a la genericidad; (iii) cuestiones relativas a las marcas débiles; y (iv) cuestiones relativas a la confundibilidad. Sostiene que los signos MIKY y MIKYS “contienen todos los elementos de novedad, fantasía y distintividad requeridos, y no puede predicarse de las mismas ser signos débiles con elementos genéricos que disminuyan su oponibilidad ante terceras personas.
De hecho, los signos contienen características que aportan la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los cuales se destina, de productos o servicios idénticos o similares que se encuentren en el mercado”. Indica que “al haberse demostrado la función individualizadora de las marcas registradas MIKY y MIKYS de propiedad de COLOMBINA S.A. la Superintendencia de Industria y Comercio División de Signos Distintivos no incurrió en error como lo afirma la actora puesto ni (sic) (i) al momento de la concesión de los registros de COLOMBINA S.A. asunto que no es materia de la presente discusión, ni (ii) al realizar la comparación y declarar la irregistrabilidad de la marca MISKY de la actora”.
Argumenta que con relación a la afirmación de la actora de que las marcas MIKY y MIKYS son débiles por ser una simplificación de la palabra MILKY que significa lácteo “no se puede predicar que la palabra MIKY y MIKYS sea una palabra de contenido genérico o descriptivo al carecer totalmente de prueba sobre su significado, y/o relación con los productos y características de la Clase 29 Internacional”, que dichas marcas no designan ni la especie ni las características de ninguno de los productos de la Clase 29, asimismo señala que “no se puede alegar que la sílaba MI- MIK- sean un prefijo con significado uniforme en relación con la “leche” o lo “lácteo”.
Este hecho en todo caso no se encuentra probado por la actora dentro de su escrito de demanda”. Sostiene que “las marcas MIKY y MIKYS no son marcas débiles en tanto no han sufrido el fenómeno de la dilución, ni la banalización, ni tiene una raíz genérica. Por lo cual son plenamente distintivas y el examen de confundibilidad con la maraca MISKY de interés de la actora debe realizarse con todo el rigor con el que se realizan los exámenes de confundibilidad marcarios”.
Indica que a fin de determinar si las marcas en cuestión crean una visión de conjunto o imagen recordada similar o semejante bastará con analizar los elementos ideológicos, fonéticos y gráficos desde la apreciación del público consumidor promedio. Sostiene que entre dichas marcas existe una similitud en estos tres aspectos. Finalmente arguye que “las marcas son confundiblemente similares y que por lo tanto las Resoluciones demandadas no son objeto de anulación por parte de esa Honorable Corporación”.
CONSIDERANDO
Que la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);
Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, por lo tanto, corresponde interpretar la disposición solicitada contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Asimismo se interpretará de oficio el artículo 81 y el literal d) del artículo 82 de la misma Decisión por tener relación con el caso en estudio, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.
I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetra en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.
Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.
El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Matías Alemán, Marco, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP- 2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
Funciones De la definición de la marca se desprenden las siguientes funciones: 1. De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (Otamendi, Jorge, p. 9). 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, en el sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.
De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca “MISKY” cuyo registro es objeto del proceso, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales correspondientes a los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con las funciones que le son propias.
II. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS Signos genéricos Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.
El Tribunal, al referirse al signo genérico ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.
(Proceso 17- IP-03, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., de 19 de marzo del presente año). La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado). Respecto a la desaparición de la dimensión genérica de un signo por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación a los productos o servicios que pretende representar, el Tribunal ha manifestado que: “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.
(Proceso 02-IP-89, marca: OFERTA, publicado en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989). Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001). Signos descriptivos Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista FERNÁNDEZ NOVOA señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.
Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.
Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la reiterada doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Signos evocativos Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que busca distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros.
Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios. Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser registrables.
III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, pertenecientes a una misma o diferente persona. Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.
La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que ampara y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor. El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre MISKY, MIKY y MIKYS, es ideológica, ortográfica o fonética.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.
El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios y las actividades comerciales identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). IV. MARCAS DÉBILES Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil.
En efecto, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva. Según la doctrina: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.
Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge. ob.cit. pp. 191 y 192). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.
SEGUNDO: Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren a los consumidores lo concerniente a las propiedades o características exclusivas de los productos o de los servicios que pretenden amparar.
Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, derivas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que puede llegarse a dar.
QUINTO: Todo signo registrado como marca, como consecuencia de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.
El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7022, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO