PROCESO 38-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y de oficio del artículo 96, todos ellos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

Marca: “OPAL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de mayo del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 8 de abril del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 30 de abril del corriente año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda. Pretende la actora que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 02288 de febrero 7 de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; de la Resolución N° 26339 de diciembre 7 de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y reposición, respectivamente, interpuestos en contra de la Resolución N° 17272 de agosto 30 de 1999, dentro del expediente administrativo N° 99-6460, negándole a la actora el registro de la marca OPAL.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad impetrada, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “OPAL”, a favor de la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, para identificar productos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza[1]. Sostiene la sociedad demandante que con la expedición de las resoluciones impugnadas, la Administración violó los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar equívocamente que la marca “OPAL”, es idéntica o semejante a la denominación “DIOPAL” registrada a favor de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Argumenta el demandante que la administración de manera oficiosa declaró el riesgo de confusión entre las marcas “OPAL” y “DIOPAL”, y que en este sentido la Superintendencia de Industria y Comercio dio lugar a un supuesto conflicto entre ambas marcas, pese a que el titular de la marca “DIOPAL” no formuló observaciones al registro de la marca “OPAL”.

Al respecto, refiere que el hecho de que la sociedad LABORATORIO SYNTHESIS LTDA. no hubiera formulado observaciones a la solicitud de registro de la marca en mención, se debe al limitado alcance del derecho de exclusividad que le otorgan sus marcas, toda vez que la expresión OPAL, es utilizada por otras marcas registradas en la misma clase 5ª internacional a nombre de otras personas que la incluyen en su conformación, junto con elementos adicionales, situación que por demás demuestra la presencia de coexistencia marcaria.

Refiriéndose a la coexistencia de marcas en la clase 5ª internacional, reseña la actora una serie de marcas que utilizan la expresión OPAL para identificar sus productos, las cuales, según lo alegado, se encontraban registradas y vigentes al momento en que se expidieron las resoluciones objeto de la demanda. Con base en esto, señala que para el examen en conjunto que debe hacerse de la marca “OPAL” de BASF AKTIENGESELLSCHAFT debe tenerse en cuenta la totalidad de marcas señaladas que contienen dicha expresión, y en especial atenderse al hecho, según el cual, si la marca “DIOPAL” ha sido registrada primero, no puede hacerse valer un ámbito de protección mayor que la diferencia que existe entre ella y las demás marcas que coexisten en su clase.

Puntualiza además que la vocación de registrabilidad de la marca “OPAL”, no se pierde por cuanto la marca “DIOPAL”, ha coexistido en la clase 5ª con numerosas marcas registradas y vigentes en esta nomenclatura, por más de veinte (20) años en el mercado Colombiano sin generar confundibilidad en el público consumidor. Señala que la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA., es un laboratorio dedicado a los campos farmacéuticos y veterinario, por lo que su marca “DIOPAL” está destinada a usarse en esta clase de productos, y concretamente para identificar un producto “colagogo y colerético”, mientras que la marca “OPAL” está destinada a identificar “preparaciones para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas”.

Lo que le permite concluir a la actora que se trata de marcas para productos de diferente naturaleza y finalidad, y entre los cuales no existe ninguna conexión competitiva. Expone que una vez realizado el examen de comparación y cotejo entre las marcas de acuerdo a las reglas que para el efecto ha proporcionado la jurisprudencia y la doctrina, se tiene que las marcas “OPAL” y “DIOPAL” no son idénticas y, que tampoco existe entre ellas similitud que sea de tal naturaleza que pueda generar confusión en el público consumidor.

Por último arguye que la marca “OPAL” es lo suficientemente perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica y, por tanto, tiene toda la vocación de registrabilidad por cumplir a cabalidad con los requisitos que consagra el artículo 81, de la Decisión 344. Sobre este punto enfatiza en que dicha marca no es una expresión genérica o descriptiva, ni tampoco evocativa, en relación con los productos de la clase 5° internacional y sus propiedades.

Considera que la administración habiendo constatado en virtud de los recursos interpuestos, la coexistencia de numerosas marcas conformadas por la expresión OPAL, efectuó una calificación defectuosa de las repercusiones jurídicas de tal hecho, vulnerando entonces las prescripciones del citado artículo. 1.3. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 99-6460, que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

Señala en referencia con los antecedentes jurisprudenciales que para el efecto citan, que una vez efectuado el examen comparativo y sucesivo de la marca “OPAL” frente a la marca “DIOPAL”, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y que por lo tanto de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo así mismo, entre ambas, la posibilidad de confusión directa e indirecta, habida cuenta que éste creería que el producto tendría el mismo origen.

Argumenta que al apreciar las marcas “OPAL” y “DIOPAL” en una visión en conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas con otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error, más aún si se tiene en cuenta que la marca registrada “DIOPAL” ampara también “preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas” comprendidos en la clase 5ª, y que pretende amparar la marca “OPAL” solicitada por la actora.

Considera que el hecho de que la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA., no se hubiera opuesto dentro del término en que era oportuno hacerlo, al registro de la marca “OPAL”, no constituye impedimento alguno para que la Superintendencia de Industria y Comercio procediera al examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca en cuestión, dado que las causales de irregistrabilidad son de orden público.

Finalmente arguye que las pruebas solicitadas por la parte demandante sobre los registros de otras marcas similares, son irrelevantes en el asunto subjudice, habida cuenta que se trata de actuaciones administrativas distintas al objeto debatido. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán las normas mencionadas por el consultante; artículos 81, 82, literal a), 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio se interpretará el artículo 96 de la misma Decisión, considerado por el Tribunal como pertinente al caso.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: a) “No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”. “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

“Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Requisitos legales para el registro de la marca, causales de irregistrabilidad, riesgo de confusión, examen de registrabilidad y observaciones a la solicitud de registro, coexistencia de marcas idénticas y semejantes, conexidad competitiva, marcas farmacéuticas y examen para su registro. 2.3.

Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81, Decisión 344). Por ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.

En tal virtud la norma comunitaria aplicable, plasmada en el artículo 81 de la Decisión 344, señala los requisitos que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellos son: la perceptibilidad, distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio de los demás, para lo cual se hace necesario que el signo se concrete en algo material apreciable por los sentidos; esto es que tenga perceptibilidad.

Característica ésta que permite al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por el signo y que hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos. La perceptibilidad encierra la idea de que un signo puede ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos y asimilado por la inteligencia. En atención a la perceptibilidad se puede considerar, que la marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no sólo el privativo interés del empresario sino en general, el del consumidor.

El requisito básico y primigenio de todo signo, para que pueda ser considerado como marca, es que sea lo suficientemente distintivo. La distintividad, se refiere a la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. La distintividad implica que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro; por lo tanto el signo que se pretenda registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios respecto de los cuales pueda generar confusión o error.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir plenamente unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede considerarse distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca. Debe puntualizarse que cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así se impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de entrada dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca.

De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, un signo debe ser apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica y guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d), eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En este sentido el signo tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite, y además para que pueda ser procesado, publicado y archivado por las competentes oficinas de registro.

Por tanto, el artículo 81 de la Decisión citada, prohibe el registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. 2.4. Causales de Irregistrabilidad. Un signo para poder ser registrado como marca no debe incurrir, además, en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Estas causales de irregistrabilidad, en su primer grupo, es decir, las contenidas en el artículo 82, ibidem, hacen referencia a la calidad del signo por sí mismo; es decir, buscan ver que el signo pueda ser registrado, permitiendo la diferenciación del signo frente al producto o servicio que se pretende registrar. De esta forma, no podrá obtener la protección del registro un signo que sea usual o descriptivo o, lo que es lo mismo, una denominación necesaria del producto o servicio.

La marca en estas circunstancias se confunde con el producto o servicio ofertado no permitiendo una real identificación del producto. Este tipo de prohibiciones, se enfatiza, son de carácter absoluto. En cambio el segundo grupo de causales, las que constan en el artículo 83 ibidem, buscan proteger a terceros que poseen un mejor derecho porque han registrado su marca o la han solicitado con anterioridad o han usado un nombre comercial, o poseen una marca que alcanzó la calidad de notoria y frente a ellas no se puede registrar un signo que sea idéntico o similar.

Con estas prohibiciones se protege tanto al consumidor que no corre el riesgo de ser engañado al adquirir un producto diferente al que necesitaba o buscaba, como al empresario, que no se ve afectado por una competencia desleal de otro empresario que pueda aprovecharse del esfuerzo invertido por él en darlo a conocer o en acreditar su producto. 2.5.

Riesgo de Confusión: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marcas, aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a). Si como se dijo, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, se confiere al titular del registro la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo y el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca efectivamente a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo de confusión para que se configure tal prohibición. La determinación acerca de si dicho riesgo se presenta responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, la cual no está exenta de discrecionalidad y de subjetivismo, pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad y debe ser adoptada con base en los principios y reglas elaborados a tal efecto por la Jurisprudencia de este Tribunal.

En efecto, se advierte que la comparación o cotejo –tomando en cuenta la naturaleza de los signos en conflicto, los dos de carácter denominativo- habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este orden de ideas, la similitud entre las marcas puede ser de carácter ortográfico, fonético o ideológico.

La similitud ortográfica se presenta por lo parecido de las letras en que se expresan los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la (o de las palabras), el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética se ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones; pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Respecto de la similitud ideológica se ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien advierte cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Adicionalmente en reiterada jurisprudencia este Organismo ha enfatizado que a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina [2] y acogidos por la Jurisprudencia, son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Como conclusión debe reiterarse que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, prohibe el registro como marca, de aquellos signos que puedan confundir al público consumidor induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir al error al consumidor. 2.6.

Examen de registrabilidad y observaciones a la solicitud de registro: Para concluir el procedimiento de registro de una marca, corresponde a la Oficina Nacional competente proceder a examinar si el signo solicitado reúne las condiciones previstas en las normas comunitarias y si dicho signo no se encuentra impedido de registro por alguna de las causales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Este examen ineludible por parte de la administración, corresponderá practicarlo existan o no observaciones y en el supuesto de haberlas, el examen no debe concretarse o limitarse únicamente al objeto de tales observaciones, sino al análisis del signo comparado con otros con los que pueda existir similitud o semejanzas y que frente a los productos que cubran, puede dar lugar a la irregistrabilidad, entre otras causales, por la confundibilidad a la que se concreta la letra a) del articulo 83 de la mencionada Decisión. Si la confundibilidad no se produce o no se presume con la marca oponente, no por ello la administración puede dejar de realizar el examen con otros signos registrados con respecto a los cuales el signo solicitado puede estar impedido de registro.

El Tribunal se ha referido al alcance del artículo 96 de la Decisión 344, en los siguientes términos: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.[3]" En síntesis, el examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. Tal atribución, concedida a la Oficina Nacional Competente, está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la norma comunitaria y debe corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador en la aplicación de las normas, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales. 2.7.

Coexistencia de marcas idénticas o similares: Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

En este sentido, se alega en el caso de las marcas en conflicto, y de otras que comparten la expresión “OPAL” en Colombia y que se mencionan en el capítulo de las pruebas de la demanda, que todas ellas han generado el fenómeno de la “coexistencia de marcas idénticas o similares”. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos” [4]. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. 2.8.

Conexidad Competitiva: Con el fin de verificar la semejanza entre los signos en conflicto y la semejanza entre los productos que distinguen, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

En el presente caso, al pertenecer los signos en cuestión a una misma clase, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir). 2.9.

Marcas Farmacéuticas y examen de registrabilidad: Previo a efectuar el examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas, el juzgador debe tomar en cuenta, para determinar si existe el riesgo de confusión, los criterios que hacen referencia a la presencia de términos de uso común, genérico o usual y la situación especial del consumidor con respecto a productos farmacéuticos.

Al respecto debe considerar que en las marcas de este tipo bienes existen frecuentemente elementos de uso común o genéricos (raíces o terminaciones) que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose ello en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, la cual impone que el examen comparativo deba efectuarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual lleva a reafirmar la imposibilidad de apropiación particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia. En este contexto debe entenderse que el cotejo marcario de productos farmacéuticos debe ser más prolijo que el de las marcas ordinarias, considerando las peligrosas consecuencias para la salud que puede ocasionar una eventual confusión al adquirir por error un determinado producto farmacéutico.

El error al consumir una determinada medicina en lugar de la adecuada puede ocasionar efectos nocivos y hasta fatales a la salud del consumidor. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse, así mismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Al regular el riesgo de confusión el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3. La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 4. Corresponde al Juez Consultante, determinar si entre las marcas en conflicto se ha dado el fenómeno de la coexistencia de marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. 5.

En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva existente entre ellos. 6. Es necesario que en el caso de productos que se encuentran en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza, el Juez Consultante aplique en el examen comparativo de las marcas, un criterio riguroso y de especial cuidado, donde por un lado determine la existencia del riesgo de confusión entre los signos, y por el otro, se percate de las potenciales y posibles consecuencias dañosas que pueda acarrear el hecho de presentarse tal riesgo. 7.

En las marcas farmacéuticas se utilizan prefijos o sufijos que se han convertido en de uso común para esa clase, lo que impide el aprovechamiento personal por un solo titular. Sin embargo quien utilice esos vocablos deberá hacerlo con un añadido que le imprima la suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión con el uso en el comercio.

De conformidad con el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso No. 6416, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del Artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. [2] Reglas tomadas de la exposición que del tema hace el Tratadista BREUER MORENO en su obra “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, (Edit.

Robis, Buenos Aires, pag. 351 y ss) y que el Tribunal ha recogido en numerosas sentencias, entre estas, las correspondientes a los procesos 56-IP-2000, 75-IP-2002, 104-IP-2002, 4-IP-2003. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-2001, sentencia de 2 de mayo de 2001. G.O.A.C N° 686 de 10 de julio de 2001. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 60-IP-2000, sentencia de 24 de enero de 2001, G.O.A.C N° 642 de 25 de febrero de 2001.