PROCESO 43-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 82, literal d), eiusdem. Actor: INVERMEC S.A. Marca: “ACERO DIAMANTE” (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 21 días del mes de mayo del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 22 de abril del año 2003, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 7 de mayo del corriente año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad INVERMEC S. A., para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende la actora que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la resolución N° 18289 de septiembre 7 de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y en la resolución N° 14486 de julio 28 de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se resuelven los recursos de apelación y reposición, respectivamente, interpuestos en contra de la resolución N° 10487 de mayo 31 de 1999, dentro del expediente administrativo N° 97-73748, que le negó el registro de la marca mixta ACERO DIAMANTE.

Como consecuencia de la declaratoria de la nulidad de los anteriores actos administrativos, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta “ACERO DIAMANTE” a favor de la sociedad INVERMEC S.A., para identificar metales comunes y sus aleaciones, productos éstos comprendidos en la clase 6ª de la clasificación internacional de Niza[1].

Sostiene la sociedad demandante que con la expedición de las resoluciones impugnadas, la Administración violó el artículo 81, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y aplicó de manera indebida el literal a) del artículo 83 del mismo ordenamiento, al considerar equívocamente que el signo mixto “ACERO DIAMANTE”, es idéntico o semejante, a la marca “CEMENTOS DIAMANTE” registrada a favor de la sociedad CEMENTOS DIAMANTE.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir la marca para ser registrada, afirma la actora que la marca mixta “ACERO DIAMANTE” es suficientemente distintiva para identificar metales comunes y sus aleaciones, en primer orden, por no ser confundible con ninguna otra, y en segundo, porque dada la naturaleza de los productos no metálicos de la clase 19 de la clasificación internacional de Niza, que ampara la marca mixta “CEMENTOS DIAMANTE”, no es posible que se presente la confusión en el público consumidor respecto a los productos de esta clase.

Sostiene además que la marca en litigio, es susceptible de representación gráfica, por cuanto está compuesta de una parte denominativa y una gráfica que representa la figura de un diamante, que no se asemeja en ninguno de sus aspectos a la marca de la sociedad oponente. En tal sentido, señala la demandante que la marca “ACERO DIAMANTE” cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81, de la Decisión 344, y que por tanto, el público consumidor está en capacidad de identificar claramente la eficacia individualizadora que le imponen las expresiones ACERO y CEMENTOS, a cada una de las denominaciones, y en atención, además, a que cada una de las marcas, por tener la naturaleza de ser marcas mixtas, están comprendidas por dos gráficas totalmente diferentes.

Reitera la sociedad demandante, el aspecto concerniente a la función diferenciadora de la marca “ACERO DIAMANTE”, arguyendo que la misma no presenta riesgo de confusión con la marca “CEMENTOS DIAMANTE”, toda vez que entre ambas no existe un riesgo de confusión indirecto o directo, ya que quien adquiere “metales comunes y sus aleaciones” no sólo conoce en forma clara la marca que desea adquirir, sino las características de la misma y su fabricante, ya que todos son datos que interesan a él y que son propios de la naturaleza del producto.

Considera, que si bien es cierto que la expresión DIAMANTE utilizada por ambas marcas, es idéntica, su coexistencia en clases disímiles es aceptada por la Decisión 344 de la Comisión, ya que los productos que cada una de ellas ampara, a pesar, de ubicarse en el mismo círculo comercial, van dirigidas a un público consumidor especializado o técnico, produciendo una distante posibilidad de caer en error o confusión. Adicionalmente la actora se refiere a la conexidad competitiva, señalando para ello los criterios elaborados por la Doctrina, y argumentando, entre otras cosas, que en cuanto a los canales de comercialización, los metales comunes y sus aleaciones no guardan similitud alguna con los cementos y concretos; más aún cuando las grandes cadenas o supermercados distribuyen toda clase de bienes, incluyendo otros productos que se comercializan con la marca DIAMANTE.

Así mismo, menciona que la relación existente entre los metales comunes y sus aleaciones de la clase 6, y los cementos y concretos de la clase 19 Internacional, no crea conexidad competitiva, por cuanto son productos que cualquier consumidor desprevenido podría identificar claramente sin llegar a confundirse en cuanto al origen empresarial de los mismos.

Concluye finalmente, que entre ambas marcas, no existe un mismo género de productos al que vayan dirigidas, como tampoco una idéntica finalidad e intercambiabilidad entre sí, que comprueben la existencia de conexidad competitiva, y por ende, la presencia de confundibilidad entre las marcas en conflicto. 1.3. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 97- 73748, la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344 garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

Que ese Organismo expidió válida y legalmente la resolución N° 10487 de 31 de mayo 1999, declarando fundada la observación presentada por la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., y negando el registro de la marca “ACERO DIAMANTE”. Señala en referencia con los antecedentes jurisprudenciales que para el efecto cita, que una vez efectuado el examen comparativo y sucesivo de la marca “ACERO DIAMANTE” frente a la marca “CEMENTOS DIAMANTE”, se concluye en forma evidente que entre éstas existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto no pueden coexistir en el mercado, ya que reproducen el elemento característico “DIAMANTE”, además de que amparan productos de clases relacionadas. 1.4.

Actuación del Tercero Interesado: La sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., interviene en el proceso para oponerse a las pretensiones sustanciales de la demanda, manifestando que no existen diferencias en los aspectos gramaticales, ortográficos y fonéticos, entre las marcas “ACERO DIAMANTE” y “CEMENTOS DIAMANTE” toda vez que ambas están compuestas por la misma palabra “DIAMANTE”, haciéndolas plenamente confundibles.

Señala que las Resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundamentadas, y por tanto no existe violación del artículo 81 de la Decisión 344, ya que al haberse hecho el estudio de confundibilidad de la marca, se evidenció que la marca “ACERO DIAMANTE” no es lo suficientemente distintiva para diferenciar los productos y servicios ofrecidos por la actora.

Resalta el tercero interviniente, el hecho de que los términos “aceros”, “cementos” y “concretos” son netamente explicativos de la marca, lo cual claramente determina que la marca “ACERO DIAMANTE” carece del elemento de distinguibilidad en relación con las marcas previamente registradas “CEMENTOS DIAMANTE y CONCRETOS DIAMANTE”, lo que hace que resulten confundibles en el mercado, e induzcan al público consumidor a error en cuanto al origen, procedencia y calidad.

Finalmente afirma, que sus marcas “CEMENTOS DIAMANTE y CONCRETOS DIAMANTE” tienen una reconocida fuerza comercial, tanto en Colombia como a nivel Internacional, no sólo en cuanto a su uso continuo, sino también debido a su legítimo registro ante las autoridades Colombianas, y que en tal sentido aquellas amparan tal variedad de productos, que su uso es absolutamente evidente, notorio y familiar dentro del público consumidor de productos relacionados con la industria de la construcción. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán las normas mencionadas por el consultante: los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio interpretará el artículo 82, literal d) de la misma Decisión. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)“Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Requisitos legales para el registro de la marca, funciones de la marca, riesgo de confusión, cotejo de marcas mixtas, signos descriptivos y signos genéricos, marcas débiles y conexidad competitiva. 2.3.

Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81, Decisión 344). La marca es un signo que tiene entre sus funciones proteger tanto al público consumidor, como al dueño de la marca, sirve para diferenciar o distinguir los productos o servicios de los demás que existan en el mercado, haciendo que la marca participe en la vida económica de manera creciente; por otro lado ayuda para que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios puedan diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores[2].

Los requisitos que se exigen en el ordenamiento jurídico andino para el registro de una marca, están determinados claramente en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión, que establece los siguientes: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica[3], los cuales han sido caracterizados así: Distintividad.

Constituye la función principal que cumple la marca, esto es, diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. “Signo distintivo –ha dicho el Tribunal- es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

“El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.” [4] Perceptibilidad. Supone la capacidad del signo para que pueda ser captado por los sentidos, con el objeto de que el consumidor lo identifique como marca, para ello es indispensable su materialización o exteriorización. Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

Este Tribunal ha mencionado que: “el signo debe ser materializado, para que el público consumidor pueda apreciarlo e identificarlo por medio de los sentidos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” [5] Susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito, hace referencia a la necesidad de que el signo pueda tener una representación material, bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, con el objeto de que el público pueda a través de los sentidos percibir, conocer y solicitar, y en general sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial y, sobre todo la aptitud para que sea descrito en el lenguaje convencional constituyen elementos de este requisito. El signo, por tanto, tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite, y además para que pueda ser procesado, publicado y conservado en los archivos por las competentes oficinas de registro.

La presencia conjunta de los tres requisitos que la ley establece es indispensable para que un signo pueda alcanzar la categoría de marca, lo cual se realiza mediante el acto de registro que corresponde expedir a la Oficina Nacional Competente luego de practicar el examen tendiente no sólo a verificar su cumplimento sino también para establecer si no existen causales específicas de irregistrabilidad como las establecidas en los artículos 82 y 83 de la citada Decisión 344.

Corolario de lo anterior es el hecho de que la marca, cumple entre otras, las siguientes funciones principales: a) De identificación: Función ésta que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor OTAMENDI “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. [6] b) De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad: Por ellas, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, a la par que se le garantiza que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, lo que en otras palabras significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad. c) De publicidad: Función, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. 2.4.

Riesgo de Confusión: El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros- sean éstos previos solicitantes, titulares de registro o consumidores. Dispone la referida norma que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos que en relación al uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto legal comentado se desprende que la prohibición no supone que el signo pendiente de registro induzca efectivamente a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de un riesgo de confusión para que ella se configure. En lo atinente al estudio y determinación de la confundibilidad, ésta responde a una decisión unilateral de la administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y la cual debe ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la Jurisprudencia de éste Tribunal.

En efecto, se advierte que la comparación o cotejo de los signos en conflicto, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este orden de ideas, la similitud entre las marcas puede ser de carácter ortográfico, fonético o ideológico.

La similitud ortográfica se presenta por lo parecido de las letras en que se expresan los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

La similitud fonética, se ha señalado, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 2.5.

Cotejo de marcas mixtas: En el presente caso se observa que los signos confrontados son mixtos, es decir, que en su conformación muestran elementos gráficos y denominativos. Ello impone la necesidad de que la Administración o el Juez Nacional, en virtud del cotejo que realice entre ambas, determine cual de los dos elementos, el gráfico o el denominativo, es el más relevante y el que tiene mayor fuerza divulgatoria entre el público consumidor, ya que éste es el que se constituye en el elemento distintivo que caracteriza la marca.

El Tribunal se ha inclinado en su jurisprudencia a sostener que, por regla general, es la denominación la que prevalece sobre el gráfico, toda vez que la palabra, el término pronunciable, es el medio de que se vale el consumidor para solicitar y adquirir un producto, Sin embargo, se admite que en algunos casos pueda ser el elemento gráfico al que se le reconozca prioridad, ya que éste, en algún momento puede servir, para imprimirle alguna distintividad ante otros signos semejantes, y por ende, disminuiría o eliminaría la confundibilidad.

En el mismo sentido se pronuncia FERNÁNDEZ NOVOA cuando expone que: “del examen comparativo que efectúe el Juez consultante, deberá concluir necesariamente cuál de los dos elementos que conforman las marcas confrontadas -gráfico o denominativo- es el más característico, en razón de que el público consumidor puede solicitar el producto o servicio identificado por las marcas también a través del nombre que evoca el elemento figurativo de las marcas; en la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá de determinar además la situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobretodo la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas”. [7] 2.6.

Signos descriptivos y genéricos: La norma del artículo 82, literal d) contiene la prohibición encaminada al registro de signos descriptivos, que son aquellos que indican exclusivamente la naturaleza, función, calidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y que el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Respecto de los signos genéricos este Tribunal ha sostenido que: “la doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, en otras palabras, aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar”. [8] Para fijar la dimensión genérica o descriptiva de un signo, hay que relacionarlo con los productos o servicios que proteja, pues el signo considerado en forma aislada sin conexión con los productos no tiene significación dentro de las disposiciones contempladas en las normas comunitarias.

Deriva de todo esto, el hecho de que signos genéricos o descriptivos puedan ser registrados para unos productos con los cuales no tenga dicha relación descriptiva o de genericidad. Este Tribunal se ha referido a la irrelevancia de la comparación de los elementos genéricos o descriptivos que se utilizan en unión de otros en la confección de las marcas señalando que no se pueden tomar en cuenta tales componentes genéricos como base del cotejo y que este debe fundamentarse esencialmente en los elementos no genéricos o no descriptivos que conforman el signo y la confieren distintividad.

A este respecto el profesor OTAMENDI anota: “Se ha señalado que las partículas de uso común no pueden monopolizarse por persona alguna, sino que al contrario, pueden ser usados libremente. El titular de una marca que utilice un componente genérico no puede impedir a terceros su uso en otras marcas, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”; y continúa Jorge Otamendi señalando: “El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo.

Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles”. [9] En síntesis, cuando en las marcas se utilizan elementos constituidos por términos de uso común, genéricos o descriptivos, integrados con otros que le aportan distintividad al signo, el examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión debe prescindir de la comparación entre aquéllos, concentrándose en los demás. 2.7.

Marcas débiles: Al construirse una denominación utilizando términos de uso común, genéricos o descriptivos, como ellos no pueden ser objeto de apropiación individual, su titular no puede impedir la inclusión de los mismos en marcas de terceros, teniéndose como resultado la existencia de una marca débil, hasta el punto de que en estas circunstancias, podría no resultar oponible a otra marca compuesta, por ejemplo, por raíces idénticas pero con desinencias distintas.

En el caso concreto deberá la Jurisdicción consultante aplicar el criterio expuesto para determinar si el término común “DIAMANTE”, utilizado en los signos en conflicto es susceptible de apropiación exclusiva o si por el contrario se trata de un término que puede ser utilizado por otras personas para construir signos marcarios acompañándolo de expresiones que le otorguen distintividad. 2.8.

Conexidad Competitiva: El derecho al registro de la marca, se extiende a la clase o categoría oficial de los productos clasificados en un determinado grupo del nomenclátor. Por lo que se asume que la mencionada extensión del derecho a la marca, tiene su límite en la clase a la cual está destinada a identificar el producto o servicio de que se trate, y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado.

El consumidor, se ha dicho, no distingue entre clases sino entre productos, conviene entonces advertir que, si los productos de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría, por supuesto, que los distinguiera una marca. De no ser así, el derecho sobre la marca resultaría prácticamente ilimitado.

En el presente caso, al pertenecer los signos confrontados a clases diferentes, el consultante deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambas marcas, y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) Canales de comercialización: Para el expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales en donde se comercializan, influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertida para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. b) Idénticos o similares medios de publicidad: También tienen relación con los medios de comercialización o distribución de productos, los medios de difusión. Si los productos en conflicto se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. No sería lo mismo vender en un lugar cocinas y refrigeradoras, que vender en otro, helados y muebles.

En consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor. d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. e) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

Al apreciar la posible similitud real entre los signos en conflicto, deberá tenerse en cuenta, el punto de vista del consumidor. Por lo que, el principal criterio para detectarla será el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación normal y su utilización práctica, ya que de estos aspectos suele depender el posible riesgo de confusión. Si los productos o servicios se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines, y además circulan en un mismo mercado, podría darse la presencia de una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse, que es lo que justamente se pretende evitar.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además suficientemente distintivo. Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Al regular el riesgo de confusión el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del consumidor o usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3.

Corresponde determinar en el caso de marcas mixtas en conflicto, cuál de los dos elementos -gráfico o denominativo- es el que más caracteriza la marca, teniéndose en cuenta que, por lo general, el elemento denominativo es el que predomina. En la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá de determinarse, además, la situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobretodo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. 4.

Las marcas débiles, es decir aquellas compuestas por un término común y otro distintivo, constituyen un signo de banalización o dilución. Cuando en las marcas se utilizan elementos constituidos por términos de uso común, genéricos o descriptivos, integrados con otros que le aportan distintividad al signo, el examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión debe prescindir de la comparación entre aquéllos, concentrándose en los demás. 5.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, los criterios para establecer la conexión competitiva entre éstos, ya que en principio, al no existir conexión alguna entre los productos, la similitud de los signos no impedirá el registro de la denominación solicitada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso No. 6095, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. [2] ANGEL MEDINA, David.

Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992, p. 48. [3] Ver sobre el tema la Sentencia del 6-VII-02. Proceso 36-IP-02. Marca USTOP (mixta). En G.O.A.C. No. 804 del 11-VI-2002. // Sentencia del 14- VIII-2002. Proceso 60-IP-02. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C.. No. 830 del 6-IX-2002. // Sentencia del 5-IX-2002.

Proceso 53-IP-01. Marca DISEÑO DE ETIQUETA. En G.O.A.C. No. 718 del 27-IX-2002. [4] Ver TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 20-VI- 2000. Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, En la G.O.A.C. No. 585 del 20- VII-2000. [5] Ver Sentencia del 7-VIII-1998. Proceso 20-IP-98, marca: RIO CLARO. En G.O.A.C. No. 393 de 14-XII-1998. [6] OTAMENDI, Jorge.

Derecho de marcas. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo-Perrot. Buenos Aires 2002. página 9. [7] FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, pagina 237 a 239. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 19-IP-2001, sentencia de 27 de junio de 2001. G.O.A.C N° 696 de 9 de agosto de 2001. [9] OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas, Segunda Edición. Ed. Abeledo- Perrot. Página 208. 1995.