PROCESO Nº 45-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem.
Parte actora: COLORQUIMICA S.A. Marca: “COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)”. Expediente Interno No. 6907. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho de mayo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de abril de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.- Demanda 1.1.
Cuestión de hecho Según el consultante, la Sociedad COLQUIM-COLORQUIMICAS “solicitó el 14 de octubre de 1998 el registro de la marca ‘COLQUIM-COLORQUIMICAS MIXTA’, para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2a de la clasificación internacional de Niza” (a saber: “Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”); que “el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial y dentro del término legal la demandante formuló observaciones con base en que su nombre comercial es COLORQUÍMICA y desde 1976 lo ha usado en forma pública, ostensible continua, para distinguir al empresario en la fabricación, importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, especialmente en la textil y la tintorería”; que “la sociedad colombiana KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. presentó observaciones”; y que “mediante Resolución núm. 18064 de 31 de agosto de 1996 (rectius: 1999) se declararon fundadas las observaciones y al resolver el recurso de apelación interpuesto por el solicitante, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución núm. 19517 de 15 de agosto de 2000, revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro”. 1.2.
Cuestión de derecho El consultante señala que, según el apoderado de la parte actora, fueron violadas las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 … porque la marca mixta COLQUIM COLORQUÍMICAS se asemeja de forma que induce al público a error al nombre comercial COLORQUÍMICA, de propiedad de la actora, el cual se encontraba debidamente protegido con anterioridad a la fecha en que se solicitó y concedió dicho registro”; que el primer uso del nombre comercial “se efectuó en 1976, fecha desde la cual lo ha venido usando, como se demuestra con las pruebas que acompaña a la demanda”; y que se incurrió en la violación del artículo 128, “norma esta que protege el nombre comercial, que no fue observada por la demandada quien, por ende, tampoco protegió a los consumidores, pues es a éstos a los que se debe amparar para que no sean inducidos a error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios”.
En su demanda, el actor precisa que “la marca COLQUIM – COLORQUIMICA se asemeja de forma que pueda inducir al público a error respecto del nombre comercial COLORQUIMICA, toda vez que, en primer lugar, reproduce en su integridad el nombre comercial de la actora … y, en segundo término, los productos que pretende distinguir la marca están dentro del mismo ramo de negocios que se identifican con el nombre comercial.
En efecto, la marca COLQUIM COLORQUIMICA distingue ‘tintas para artes gráficas’, producto comprendido en la clase 2 de la clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el nombre comercial distingue al empresario, según se lee en el certificado de existencia y representación legal, en las actividades de ‘la fabricación, importación, exportación, compra y venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, especialmente en la textil y en la tintorería”. 2.
Contestaciones a la demanda En su escrito de contestación, la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la base del artículo 81 de la Decisión 344 y de la sentencia dictada por este Tribunal en el Proceso 20-IP-97, argumenta, entre otros puntos, que “para que prospere una observación basada en un nombre comercial se requiere que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro de la marca, requiriéndose n (sic) uso cualificado, es decir, personal, público, ostensible y continuo, por lo que el certificado de existencia y representación legal no constituye prueba suficiente y efectiva de uso”, y que la sociedad COLORQUIMICA S.A. “solamente allegó un certificado de existencia y representación legal, un poder para actuar a nombre de la misma y una muestra de papelería en blanco, lo que permite concluir que la parte demandante no probó dentro de la vía gubernativa cuando era oportuno hacerlo, el uso continuo y efectivo del nombre comercial.
Cabe señalar como lo expresó el Tribunal Andino de Justicia que la sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se ha utilizado el nombre comercial”, motivos por los cuales “la marca ‘COLQUIM COLOR QUIMICAS’ (mixta), clase 2 es legalmente registrable y la observación presentada por la parte demandante con fundamento en el nombre comercial ‘COLORQUIMICA’, es infundada …”.
El apoderado de la sociedad COLOR QUIMICA S.A., en condición de tercero interesado, reproduce y hace suyos los argumentos expuestos por la “Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio” en su Resolución N° 19517 del 15 de agosto de 2000.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, y según consta en la providencia que obra a folios 365 y 366 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al publico a error;
( )”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión citada contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.
Por ello, las formas representativas en que generalmente consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De los signos mixtos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y un elemento gráfico.
A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente 04-IP-88, de fecha 9 de diciembre de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
En relación con la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa … ” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).
La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente 45- IP-98, ya citada).
Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Sentencia dictada en el expediente 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).
IV. De las reglas de comparación entre signos distintivos. Del riesgo de confusión. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido. Según la prohibición para el registro de un signo como marca, prevista en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem.
Del texto del indicado artículo 83, literal b, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. De existir identidad o semejanza entre los signos en disputa, de modo que el consumidor o usuario relacione y pueda confundir los productos que pretende amparar la marca con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial protegido, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.
En efecto, de existir identidad o semejanza entre la marca y el nombre comercial, caso de hallarse éste protegido, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquella marca con este nombre. En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre los signos en referencia, mediante una comparación que, tomando en cuenta la naturaleza de aquéllos, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual.
Sin embargo, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de las vocales, la longitud de las palabras, el número de las sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, causa impacto en el consumidor.
En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues los signos denominativos se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos. 2. El examen de registrabilidad debe ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y la actividad económica identificada por los signo en disputa. Por último, a propósito de la comparación entre los signos en referencia, cabe ratificar que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente 3-IP-98, ya citada).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de la marca ya registrada.
Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue. 4° El signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive del registro o del uso, existe identidad o semejanza entre ambos, así como entre los productos o servicios que constituyan el objeto del signo marcario y de la actividad económica del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO