PROCESO 29-IP-2003 — Andean Community

PROCESO 29-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio de las disposiciones contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72 ibídem, así como del artículo 150 y del inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: “POPS (mixta)”. Actora: sociedad KELLOGG COMPANY. Proceso interno Nº 4879-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 13 de marzo de 2003, relativa a los artículos “58 literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comunidad del Acuerdo de Cartagena (sic); y, Arts. 54 y 73 del Reglamento a la Decisión 85”, con motivo del proceso interno Nº 4879-MP.

El auto de 23 de abril del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado de la sociedad KELLOGG COMPANY, son demandados el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), el Procurador General del Estado, y la compañía PITTIHELA S.A., ésta última, según el Juez Consultante, interviene como beneficiaria del acto administrativo impugnado.

La sociedad KELLOGG COMPANY pretende se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo N° 319, del 11 de julio de 1990, y notificado el 9 de agosto de 1990, emitido por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante el cual se confirma la providencia No. 890475 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 10 de mayo de 1989, manteniéndose en suspenso “la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS’ (diseño), hasta que exista un pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto de la oposición a la marca de fábrica ‘JELLO PUDING (sic) POPS’ ”.

En consecuencia, solicita la demandante que se continúe con el trámite de registro de la marca de fábrica “POPS (DISEÑO)”, de propiedad de KELLOGG COMPANY, por no existir una supuesta litis pendencia y porque el trámite no cuenta con oposición alguna, legal y oportunamente presentada. 2) Hechos De los señalados por el consultante en el oficio No. 235-TDCA-2S, de 12 de marzo de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, se desprende que: El 29 de octubre de 1987, KELLOGG COMPANY presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud correspondiente para obtener el registro de la marca de fábrica POPS (mixta), destinada a proteger artículos de la clase internacional Nº 30; solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 273, y “conforme manda el segundo inciso del Art. 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el plazo para la presentación de oposiciones a ese registro venció el día 11 de Marzo de 1988”.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”). Ocho meses después de vencido el plazo para la presentación de oposiciones, la compañía PITTIHELA S.A. solicitó al Director Nacional de Propiedad Industrial, según se desprende de la demanda, que “remita el expediente ‘a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito, para que se resuelva la controversia en otro juicio verbal sumario entre las marcas JELLO PUDING (sic) POPS y POPS (diseño)’ ”.

Mediante providencia N° 882268, de 9 de diciembre de 1998, notificada el día 26 de los mismos mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió “dejar en suspenso el trámite de registro de la marca ‘POPS (diseño)’, hasta ‘que el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha resuelva sobre la marca JELLO PUDDING POPS No. 1766, de 24 de Julio de 1985, por existir litis pendencia’ ”.

Remitiéndose a los hechos que corresponden al juicio verbal sumario relativo a la oposición de registro de la marca JELLO PUDDING POPS, señala la actora que “PITTIHELA S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING POPS’, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 246, para proteger ‘toda clase de helados y postres de diversos sabores.

Clase Internacional 30’. En virtud de que KELLOGG COMPANY es propietaria de la mundialmente famosa marca de fábrica ‘POPS (diseño)’, registrada en varios países del mundo, presenté oposición al registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING POPS’, por su intento de apropiarse de una marca famosa, como es la marca ‘POPS’ de mi mandante, así como de la marca ‘JELL-O’, de propiedad de la compañía norteamericana General Foods Corporation.

La oposición que presenté al registro de esa marca de fábrica se fundamenta en la expresa y clara disposición del literal g) del Art. 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es, en que no pueden ser objeto de registro como marcas ‘las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares’.

Ante la contestación dada por el solicitante a mi oposición y haber mérito para el litigio, el Director Nacional de Propiedad Industrial, de acuerdo con la disposición de los Arts. 66 de la Decisión 85, ordenó que se remita el proceso a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito; hecho el sorteo, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha”.

Finalmente, como argumentos fácticos respecto del registro de la marca POPS (mixta), indica la demandante que luego de formulado el reclamo administrativo en contra de la providencia N° 882268, de 9 de diciembre de 1988, el mismo Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante providencia N° 890475, “como respuesta a mi pedido de revocatoria de la providencia a que hice referencia, se ratificó en ella”.

Posteriormente, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante Acuerdo 319 de 11 de julio de 1990, confirmó la providencia N° 890475, ordenando “que se mantenga en suspenso la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS (DISEÑO)’, hasta que ‘exista pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto a la oposición a la marca JELLO PUDING (sic) POPS’ ”. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad demandante KELLOGG COMPANY, indica que el acto administrativo impugnado “violó el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el plazo para la presentación de oposiciones a ese registro venció ocho meses después de que la parte demandada lo hiciera y peor aún que el Director Nacional de Propiedad Industrial dio trámite al mismo, conforme al Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, por lo que dicho funcionario remitió el expediente a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Quito, para que resuelva la controversia en otro juicio verbal sumario entre las marcas JELLO PUDING (sic) POPS Y POPS”.

Asimismo, indica que la providencia que ordena la suspensión del trámite de registro de la marca POPS (mixta), contraría las disposiciones de los artículos 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y 54 del Reglamento a la Decisión 85; y, que la demanda de oposición presentada por PITTIHELA S.A., debía ser devuelta a su autor de acuerdo con lo que dispone el artículo 154 de la Ley de Régimen Administrativo vigente a esa fecha.

En cuanto a la suspensión del trámite de registro de la marca POPS, la Autoridad Consultante señala que “El actor realiza un análisis de la litis pendencia tomando en cuenta la jurisprudencia ecuatoriana y cita en su favor a varios tratadistas de renombre diciendo que es ‘una excepción dilatoria que puede proponerse en juicio, por hallarse en trámite otro juicio en el que hubiere identidad de personas, acciones y cosas, sometida a conocimiento de la misma u otra jurisdicción’.

Mantiene el criterio de que no puede existir jamás la litis pendencia de que habla inexplicablemente el Director Nacional de Propiedad Industrial, porque no hay dos juicios, ya que existe aquél que se tramita ante el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, en el cual se discute la registrabilidad de la marca de fábrica JELLO PUDDING POPS solicitada por PITTIHELA S.A., en virtud de la oposición de registro con la marca POPS (DISEÑO), por ser confundibles.

Señala además, que en el trámite administrativo que se ha desarrollado ante el Director Nacional de Propiedad Industrial y ante el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se trata de una cuestión muy diversa, que consiste en una orden ilegal dada por la autoridad de instancia administrativa de que se suspenda el trámite de registro, concluyendo que solo hay un juicio y por lo tanto no hay identidad de acciones, personas y cosas, porque cada vía-judicial y administrativa persiguen fines diferentes”.

Por lo tanto, la parte actora solicita en su demanda que en sentencia se declare ilegal el acuerdo ministerial basado en una supuesta litis pendencia que impide el normal trámite del registro de la marca de fábrica POPS (mixta). 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), opone las siguientes excepciones: (i) legalidad del acuerdo impugnado porque existe identidad de personas, cosas y acciones entre el juicio de marcas que se tramita en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha y el proceso administrativo de registro de la marca de fábrica POPS (diseño);

(ii) improcedencia de la acción ya que no se han dado los presupuestos previstos en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que el actor pretenda la anulación del acuerdo impugnado; y (iii) negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. El Procurador General del Estado se excepciona de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho;

(ii) prescripción de la acción y caducidad del derecho, de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y (iii) subsidiariamente alega la validez del acto administrativo impugnado por haber sido dictado conforme a la ley. La compañía PITTIHELA S.A., en calidad de beneficiaria del acto administrativo impugnado, conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, contesta la demanda rechazando sus fundamentos de hecho y de derecho; indicando que “las Providencias, dictadas al respecto, son justas y con total apoyo a las disposiciones legales, constantes en las leyes Marcarias, vigentes”; y alegando el derecho de prioridad de presentación de la solicitud de registro e inscripción de la marca JELLO PUDING POPS, de propiedad y uso exclusivo de PITTIHELA S.A. así como que “las características gráficas-visuales y fonéticas-auditivas, iguales e idénticas entre las dos marcas en litigio, son nuestro basamento legal.

Pues el 29 de Octubre de 1987 KELLOGG COMPANY, presentó su solicitud de registro de la marca POPS (diseño), es decir con más de DOS AÑOS posteriores a la solicitud de la marca de PITTIHELA S.A.”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), este Órgano Jurisdiccional comunitario no tiene competencia para interpretar los artículos 54 y 73 del Reglamento a la Decisión 85 por corresponder a una norma nacional que no forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal; y, Que, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas contenidas en los artículos 58, literal g), 65 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), interpretará de oficio las disposiciones contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72 de la misma Decisión, así como el artículo 150 y el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

( )”. “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”.

“Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”. “Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.

“Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Decisión 486 “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- ( ) Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

1. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Se ha podido desprender de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Tribunal consultante, así como de sus anexos, correspondientes al proceso interno No. 4879-MP, que el trámite de registro de la marca “POPS (mixta)” fue iniciado el 27 de octubre de 1987, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada en el XIII Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, celebrado entre el 27 de mayo y el 5 de junio de 1974; y que el acuerdo administrativo impugnado, por el cual se ordena mantener “en suspenso la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS (DISEÑO)’ ”, fue emitido en fecha 11 de julio de 1990, cuando todavía continuaba vigente dicha Decisión. Por esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional estima conveniente desarrollar lo relativo a la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.

Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho. Bajo esos parámetros, cabe reiterar lo que el Tribunal ha manifestado en el sentido de que “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto …” (Proceso 4-IP-95, marca: GRANOLAJET, publicado en la G.O.A.C. N° 253 de 7 de marzo de 1997).

Por otra parte, conforme a la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente a partir del 1º de diciembre del año 2000 (artículo 274), la norma posterior de carácter procedimental que se hallare vigente será la aplicable a los procedimientos por emprenderse o en trámite.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1º de octubre de 2002). En consecuencia, corresponderá al Tribunal consultante señalar, bajo los parámetros arriba indicados, cuáles son las normas sustanciales aplicables para decidir tanto sobre la solicitud de registro de la marca POPS (mixta), como sobre la impugnación de la resolución administrativa que suspende el procedimiento de registro de dicho signo; igualmente, deberá observar la norma procedimental aplicable a la continuación del trámite de registro suspendido.

Para ello, se deberá tener en cuenta que la solicitud de registro fue introducida bajo la vigencia de la Decisión 85, que el acto administrativo que suspende el trámite de registro fue también emitido en vigencia de dicha Decisión, y que a partir del 1º de diciembre del año 2000 es aplicable la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRADO COMO MARCA (artículo 56 de la Decisión 85) Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales brindan a la marca las siguientes características: La novedad Este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La novedad persigue evitar que el signo describa las características de los productos o servicios que pretende proteger. En consecuencia, no será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a la inexistencia de su uso anterior, sino a que sea apropiado en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).

La visibilidad Igualmente este requisito previsto en el artículo 56 de la indicada Decisión 85, ya no lo se contempla a partir también de la Decisión 311; está dirigido a que el signo pueda ser identificado por los consumidores; la visibilidad busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista. Se constituye en una limitación que descarta la existencia de signos auditivos, táctiles, olfativos y gustativos que puedan ser registrables.

Por lo tanto, se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos, que sean percibidos por el sentido de la vista. El requisito de la visibilidad —esto es, que el signo sea visible frente al consumidor— que se exigía en la Decisión 85, ha sido objeto de ampliación en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen común de Propiedad Industrial, al punto de contemplarse en la actualidad la característica de que el signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualquiera de los sentidos, sustituyéndose por el requisito de la perceptibilidad.

Se ha manifestado al respecto, que al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades” (Otamendi, Jorge.

“Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre esta característica, el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca conforme a las exigencias fijadas por el artículo 56 de la Decisión 85, cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos de la novedad, visibilidad y suficiente distintividad; siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la misma Decisión, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 56 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por el artículo precedentemente indicado. 3.

SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS El Tribunal considera necesario para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, hacer referencia a los tipos de signos denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico.

Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación y a efectos de realizar el examen de comparación de signos, entre los cuales uno o ambos pertenezcan a esta clase, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos; ob.cit., p. 237 a 239).

4. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS (LA CONFUNDIBILIDAD; SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA; REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO) (artículo 58, literal f), de la Decisión 85) El artículo 58 de la Decisión 85 no hace distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas que impidan la registrabilidad de un signo como marca, ya que tanto el contenido objetivo del signo como la contravención de derechos de terceros, son tratados en dicha norma en forma conjunta.

La prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión en, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí; por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

La prohibición anterior se explica por cuanto la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona. El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 9).

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad; y que, la protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, se sitúa dentro de la regla de la especialidad, que permite que sobre un mismo signo (idéntico o similar) recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de ellas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como en la naturaleza misma de los productos o servicios.

Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, tomando en cuenta la doctrina, ha sentenciado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica o visual, que se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética o auditiva, que se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica o conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, ya que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos; ob.cit., p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generalmente entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). 5. OPOSICIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Y OTORGAMIENTO DEL REGISTRO (artículos 63 al 67 de la Decisión 85) De los artículos 63 a 65 de la Decisión 85 se desprende que correspondía a la Oficina Nacional competente efectuar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complemente debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta debía ordenar la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella.

De lo anterior se desprende que era la Oficina Nacional Competente quien admitía primeramente la solicitud de registro marcario, para posteriormente ordenar la publicación de un extracto de la misma en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro, a efectos de que cualquier tercero presente sus oposiciones.

Conforme lo señala el artículo 66, en caso de que se presentaban las oposiciones dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación del extracto, aquéllas se tramitaban de conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales de cada País Miembro. Sin embargo, la norma comunitaria contenida en el artículo 67 indica que la Oficina Nacional Competente expedía el certificado de registro de marca en caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, o que éstas hubiesen sido rechazadas.

Entiende el Tribunal que el supuesto contenido en la norma citada referente a que no se presentaren oposiciones, se refiere a que durante los treinta días hábiles que tiene toda persona para presentarlas, nadie lo haya hecho; y, que para rechazar las oposiciones debidamente presentadas se aplicaba lo establecido por la legislación de cada País Miembro.

Al respecto, el Tribunal ha indicado que “El texto del artículo 67 no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubieren presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este organismo nacional, ‘expedirá el certificado de registro’ que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca”.

(Proceso 04-IP-90, marca; CHOPPER, publicado en la G.O.A.C. N° 71 de 17 de octubre de 1990). En definitiva, se puede desprender de las disposiciones contenidas en los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la fijación del órgano de publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas (artículo 66), y a la expedición del certificado de registro correspondiente (artículo 67).

En cuanto a la complementariedad que debe existir entre el Derecho nacional y el comunitario, el Tribunal ha sostenido que “ se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177 de 20 de abril de 1995).

Finalmente, en cuanto al alcance del término “Oficina Nacional Competente”, cabe reiterar las conclusiones a las que llegó el Tribunal en el sentido de que “1. La expresión ‘Oficina Nacional Competente’ de los artículos 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no se refiere en modo alguno a determinado ‘juez civil’, organismo, dependencia u oficina de los Países Miembros. 2.

La determinación del organismo, dependencia u oficina administrativa a la que, con el carácter de ‘Oficina Nacional Competente’, le corresponde ejercer las funciones que le atribuye la Decisión 85 y, por tanto, efectuar los trámites previstos en los artículos 66 y 67 de la misma Decisión, es facultad privativa de los Países Miembros del Acuerdo de conformidad con la legislación Comunitaria vigente” (Proceso 02-IP-91, publicado en la G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991).

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD CONFORME A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Tal como fue indicado anteriormente, el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial actualmente en vigencia, contempla lo referente a la aplicación de sus disposiciones normativas a todas las etapas que no se hayan cumplido dentro de los procedimientos que se encuentren en trámite.

En el presente caso, el Tribunal observa, de la solicitud remitida por el Consultante así como de sus anexos, que ha sido planteada la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo N° 319, del 11 de julio de 1990, por el cual se confirma una providencia que mantiene en suspenso “la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS’ (diseño) ”.

Por lo tanto, el Tribunal encuentra pertinente interpretar la disposición comunitaria en actual vigencia, que regula lo relativo al trámite posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las oposiciones por parte de terceros, esto es, al examen de registrabilidad para que un signo pueda ser objeto de registro como marca. En efecto, el artículo 150 de la Decisión 486 establece que, una vez vencido el plazo para que se presenten oposiciones, o al no haber sido presentada alguna, la oficina nacional competente realizará el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

La segunda parte del referido artículo señala que si se han presentado oposiciones, entiéndase dentro del plazo fijado para el efecto y si no incurrieren en las causales de inadmisión señaladas en el artículo 149, la oficina nacional competente decidirá sobre dichas oposiciones y sobre la concesión o denegación del registro mediante resolución. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta tanto el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un signo como marca, así como las causales de irregistrabilidad, todo conforme a lo previsto en la norma sustancial vigente al momento en que fue solicitado el registro de ese signo como marca.

Por ello, podrá ser denegado el registro, sin necesidad de que se hubieren presentado oposiciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

7. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA Y DERECHO DE PRIORIDAD En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

En las disposiciones del ordenamiento comunitario que han regulado lo referente al Régimen Común de Propiedad Industrial —contempladas en los artículos 72 de la Decisión 85, 93 de la Decisión 311, 92 de la Decisión 313, 102 de la Decisión 344 y 154 de la Decisión 486— se ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 85.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que la faceta negativa que se desprende de la exclusividad que la marca otorga a su titular, contempla la facultad de prohibir que terceros usen la marca. “El ius prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos como similares.

Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada” (Proceso 04- IP-94, ya citado). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene que: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad.

El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 231).

8. MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Si bien el Tribunal observa que dentro del proceso interno Nº 4879-MP, objeto de la presente interpretación prejudicial, ha sido planteada la nulidad del Acuerdo N° 319, del 11 de julio de 1990, mediante el cual se confirma la suspensión de “la continuación del trámite de registro de la marca de fábrica ‘POPS’ (diseño), hasta cuando exista un pronunciamiento del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, respecto de la oposición a la marca de fábrica ‘JELLO PUDING (sic) POPS’ ”, también se percata que la alegación de la presunta notoriedad, y correspondiente invocación del artículo 58, literal g), de la Decisión 85, ha sido planteada dentro del juicio verbal sumario relativo a la oposición al registro de la marca JELLO PUDDING POPS, puesto que conforme señala la parte actora, dentro del trámite de registro de ese signo como marca, “En virtud de que KELLOGG COMPANY es propietaria de la mundialmente famosa marca de fábrica ‘POPS (diseño)’ presenté oposición al registro de la marca de fábrica ‘JELLO PUDDING POPS’ ”.

Por este antecedente el Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio” (Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo (Proceso 07-IP-96, marca: ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, publicado en la G.O.A.C. N° 299 de 17 de octubre de 1997).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto (Proceso 01-IP-87, marca: VOLVO, publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988).

También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial (Proceso 77-IP-2000, marca: PURO VARELA, publicado en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001).

El artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la causal de irregistrabilidad de signos como marcas cuando “sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. En relación a la disposición citada, el Tribunal ha manifestado que “surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado.

La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.

Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria” (Proceso 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

9. IRREGISTRABILIDAD POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA (artículo 58 literal g) de la Decisión 85) Como se mencionó anteriormente, el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 contempla la prohibición de registro de un signo como marca cuando sea confundible con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior.

En consecuencia, la protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de nomenclátor.

Así mismo, el Tribunal ha manifestado respecto al artículo ahora interpretado, los siguientes criterios: “Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que pueda devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tenga presencia simultánea en la marca notoria.

Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse. Entre la marca notoria y los productos que protege debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata.

Esta asociación signo-producto, en otros casos, es de tal magnitud o influencia en el consumidor que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos así sean distintos o disímiles a los ya registrados La norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos ‘similares o idénticos’ y no disímiles o de diversa naturaleza.

No habría tal protección del riesgo de confusión, por ejemplo, entre marcas iguales que distingan camisas y automóviles o libros y refrigeradoras”. (Proceso 08-IP-95, ya citado). Finalmente, cabe señalar que en el examen de registrabilidad de un signo en que se pretenda fijar el grado de confusión que podría revelarse con relación a una marca notoriamente conocida, el criterio que se aplica para el cotejo de dichos signos debe ser más riguroso y estricto, ya que bastaría con una semejanza superficial o imperceptible, para que un tercero se aproveche del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir un signo que puede perjudicar en definitiva al consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido abrogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención.

TERCERO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por una o varias palabras, letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.

SEXTO: Conforme a la Decisión 85, correspondía a la Oficina Nacional competente realizar las observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, a fin de que el peticionario la complemente debidamente, en cuyo caso, o en aquel en que dicha solicitud no mereciere observaciones por parte de la Administración, ésta ordenaba la publicación de un extracto de la solicitud para que cualquier persona, dentro de los treinta días hábiles siguientes, pueda oponerse a ella.

Las oposiciones presentadas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación del extracto, se tramitaban de conformidad con lo establecido por las legislaciones nacionales de cada País Miembro. Si no se presentaren oposiciones durante los treinta días hábiles en mención, o si presentadas dentro de dicho término fueren rechazadas, la Oficina Nacional Competente concluía con la expedición del certificado del registro.

De los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, se desprende que las situaciones a ser reguladas por la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, corresponden a la publicación del extracto de la solicitud de registro, a la tramitación de las oposiciones debidamente presentadas y a la expedición del certificado de registro correspondiente.

SÉPTIMO: El artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente, regula lo relativo al trámite posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las oposiciones por parte de terceros, esto es, al examen de registrabilidad para que un signo pueda ser objeto de registro como marca. En él se establece que, una vez vencido el plazo para que se presenten oposiciones, o al no haber sido presentada alguna, la oficina nacional competente realizará el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

OCTAVO: El registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, que le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por el ordenamiento comunitario que regula la materia.

NOVENO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.

El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión de la marca entre el público consumidor derivada del uso intenso de la misma y de la calidad de los productos o servicios que ella ampara y que se traduce en el reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado, entre otros medios a través de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

DÉCIMO: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean confundibles con una marca notoriamente conocida en el País en que se solicita el registro o en el exterior. La protección especial que se da a la marca notoria se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre ella y un signo solicitado a registro— con independencia del lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento y de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, ya que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de nomenclátor.

La norma contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, protege la marca notoria cuando se trata de productos similares o idénticos y no disímiles o de diversa naturaleza. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 4879-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO