PROCESO Nº 6-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 88 literal d) de la Decisión 344.

Actor: Compañía Lloreda S.A. Marca: FINOLIGHT (mixta). Proceso Interno Nº 6156. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2968, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6156.

Oficio recibido el 16 de enero de 2003. Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de febrero de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la Compañía Lloreda S.A., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA). 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro de la marca mixta FINOLIGHT (mixta), para distinguir aceites comestibles comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), solicitud a la cual correspondió el Expediente Nº 97 7333 y a la que no se adjuntó el documento que probara la existencia de dicha sociedad como lo exige el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 1994, en concordancia con el literal e) del artículo 88 de la Decisión 344; además, de que el poder presentado por la solicitante tampoco cumplió con el requisito establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de la República de Colombia, el agente oficioso de la sociedad LLOREDA S.A. - antes LLOREDA GRASAS S.A. -, formuló observaciones al registro de la marca FINOLIGHT (mixta), argumentando que la misma es confundible con la marca EL FINÍSIMO, previamente registrada a su favor bajo el número 71505 de 13 de julio de 1970, vigente hasta el 13 de julio del 2000, para distinguir productos de la citada clase 29.

Mediante Resolución No. 01881 del 11 de febrero de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró infundada la observación y otorgó el registro de marca FINOLIGHT (mixta) para distinguir aceites comestibles comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA.

La sociedad LLOREDA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada. Mediante Resolución No. 08385 de 4 de mayo de 1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se confirma el acto administrativo contenido en la mencionada Resolución Nº 01881; y mediante Resolución No. 23075 del 29 de octubre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio se admite el recurso de apelación y se confirma también la citada Resolución Nº 01881. 2.2 Fundamentos de la demanda La Compañía LLOREDA S.A. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, declare nulas las Resoluciones No. 1881, No. 08385 y No. 23075.

Asimismo, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro No. 224.234 correspondiente a la marca FINOLIGHT y el respectivo certificado de registro contenido en la citada Resolución No. 23075 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Argumenta la demandante que la solicitante del registro de marca FINOLIGHT (mixta), sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA), no presentó documento que probara la existencia de la sociedad solicitante, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 117 de 1994, en concordancia con el literal e) del artículo 88 de la Decisión 344.

Dentro del término legal, la demandante presentó observaciones al registro de la marca FINOLIGHT (mixta) ante la confundibilidad entre ésta y la marca EL FINÍSIMO registrada con anterioridad a nombre de LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A. Señala la demandante que “el elemento predominante de la marca mixta solicitada lo constituye la denominación FINOLIGHT, no sólo por responder al elemento nominativo o fonético de la misma, sino en virtud de su preponderancia dentro del conjunto”.

Añade además que “la expresión LIGHT proviene del idioma inglés y significa, entre otras acepciones, de bajo contenido calórico (The Oxford Spanish Dictionary), término que es usualmente usado en el mercado colombiano y de amplio conocimiento por el público consumidor de alimentos, para indicar dicha característica”. Por tal motivo señala que “según las reglas de comparación marcaria, debe entonces prescindirse de tal vocablo al efectuar el cotejo, pues dado su carácter descriptivo no es susceptible de apropiación ”.

Finalmente, señala la demandante que la sociedad solicitante INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA) ha pretendido, en oportunidades anteriores, imitar la marca EL FINÍSIMO a través de varias solicitudes (FINO, Exp. 97 73.340; FINOL, Exp. 98 68.907) “ en detrimento y con grave perjuicio del titular de la marca registrada en Colombia”. En ese sentido, “ la solicitud de FINOLIGHT es una forma más de hacerlo, mediante la agregación de un elemento descriptivo que califica el producto como bajo en contenido calórico ”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en el artículo 14 literal e) del Decreto 117 de 1994; y en el 65 del Código de Procedimiento Civil. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones Nº 01881 del 11 de febrero de 1999 declarando infundada la observación presentada por la sociedad Lloreda S.A., concediendo el registro de la marca “FINOLIGHT” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente a favor de la sociedad Industrias de Aceite S.A. IASA”. 2.3.2.

De Industrias de Aceite S.A. (IASA) La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA), tercero interesado en el presente proceso, mediante apoderado, solicita “ no acceder a ninguna de las pretensiones de la demanda, pues éstas carecen por completo de fundamento”, y “ por tanto no se proceda a la anulación del acto administrativo de concesión del registro de la marca FINOLIGHT (mixta), ni la posterior cancelación de su certificado de registro”.

Respecto a las reglas de comparación marcaria, señala IASA que “ las marcas deben analizarse en su conjunto, como un todo, cuando el elemento gráfico es figurativo, es decir representa algo definido, dicho dibujo o gráfico es más relevante o distintivo y debe dársele la correspondiente importancia como elemento diferenciador dentro de la marca que se pretende registrar”; en ese sentido, “los signos enfrentados [FINOLIGHT y FINÍSIMO] son completamente distinguibles presentando cada uno características especiales y perfectamente diferenciables”.

Finalmente señala que en el registro marcario colombiano existe una serie de casos en los que coexisten una serie de signos sin generar confusión y conflicto en el mercado, tales como “LA FINA”, “FINI”, “FI-FI”, “FINESSE”, “LA FINA CHIFFON”, “EL FINÍSIMO”, “FINOL”, “FINAMAR”, entre otros; de la misma manera pueden coexistir pacíficamente los signos “FINOLIGHT” (mixta) y “EL FINÍSIMO” entre los cuales, según el tercero interesado, no existen más similitudes que las encontradas en los signos ya coexistentes.

En tal sentido, la sociedad Industrias de Aceite S.A. IASA considera que en el presente caso no ha habido violación del artículo 88 literal e), 91 y 92, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; ni 14 del Decreto 117 de 1994, y 65 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, que de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio de los artículos 81 y 88 literal d) de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Artículo 88 “Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: (…) d) “La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, e) “Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros". Artículo 91 "Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. “Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada". Artículo 92 “Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, en este sentido dispone que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.

Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. DE LA MARCA DENOMINATIVA La marca denominativa o verbal es aquella compuesta por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Estas marcas pueden estar formadas por distintos tipos de denominaciones conocidas como de fantasía o caprichosas, arbitrarias, evocativas o sugestivas, y las denominaciones con grafía especial.

Denominación de fantasía es aquella conformada por palabras, vocablos, o denominaciones creadas con el expreso propósito de emplearlas como marcas. Se trata de un vocablo que puede no tener un significado alguno o cuyo significado los consumidores desconocen, aunque puede evocar alguna idea o concepto. Denominación arbitraria es aquella conformada por uno o más vocablos o términos que ya existen y tienen un significado en el lenguaje.

Estos vocablos funcionan como marca al ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado. Denominación evocativa o sugestiva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad, cualidad, función, o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.

Estas denominaciones son capaces de funcionar como marcas si son suficientemente arbitrarias u originales. Denominación con grafía especial es aquella constituida por una o más palabras escritas con una grafía, caracteres o estilos particulares. Se diferencia de las denominativas ordinarias debido a que la grafía especial forma parte de la marca.

III. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Cuando se trate de un signo en idioma extranjero, es posible su registro, pero en tal caso será preciso evaluar si el mismo se refiere a la expresión genérica de un producto o servicio en idioma extranjero. Ello en la medida en que las expresiones genéricas no son registrables, con lo cual se protege el uso de la lengua contra tentativas de apropiación exclusivistas, “ ( ) ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable dentro del lenguaje corriente”.

(Matías Alemán, Marco. Ibid. Ob. Cit. p. 82) En este sentido este Tribunal ha manifestado que “Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …”.

(Criterio vertido en la sentencia dictada en el Proceso N° 69-IP-2001, G.O.A.C. N° 759 de 6 de febrero de 2002; Marca: OLYMPUS; ratificado en las sentencias de los Procesos N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15- IP-2002). IV. DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LOS GRÁFICOS Al igual que las expresiones denominativas, un dibujo o gráfico puede constituir una marca.

Este dibujo, figura o gráfico consiste en la representación simple del género de productos o de servicios a los cuales se aplicará la marca, sin embargo, debe tener capacidad distintiva. En este sentido, la debilidad de las marcas figurativas puede derivar de “su carácter de uso común en la clase, por representar productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto.

Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no sólo por el hecho de ser una marca figurativa”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 35). En cambio, cualquier elemento figurativo que represente un género de productos o servicios, o sea descriptivo del mismo, podrá ser registrable cuando contenga elementos arbitrarios o caprichosos que le den originalidad, es decir, fuerza distintiva suficiente para funcionar como marca.

V. DE LA MARCA MIXTA Las marcas mixtas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta. Sobre el particular señala la Doctrina que: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.

(AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887). En autos se observa que el signo FINOLIGHT y la marca EL FINÍSIMO se encuentran constituidos por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de signos mixtos. En tal sentido, puesto que el presente caso los signos en controversia amparan productos pertenecientes a la misma clase de la nomenclatura internacional, siendo ambas de tipo mixto, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir el elemento predominante entre las partes que conforman cada marca, apreciando tanto los elementos gráficos, fonéticos, visuales, como la similitud de la idea que evocan, etc.

VI. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición al registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente del signo para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(PROCESO N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza por que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Citado anteriormente.) En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el órgano consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

VII. OTROS REQUISITOS FORMALES PARA EL REGISTRO DE MARCA. SUBSANACIÓN A LAS IRREGULARIDADES DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA. El ordenamiento jurídico andino en materia de propiedad industrial establece el procedimiento que debe seguirse para el registro de un signo como marca en el ámbito de la subregión andina.

En efecto, este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 87 a 98 de la Decisión 344. En este sentido, en el artículo 87 de la Decisión 344 se establecen los requisitos esenciales para que una solicitud acceda al registro. No sucede lo mismo con el artículo 88 que indica que el solicitante debe acompañar a su escrito de solicitud los documentos allí señalados, y los demás requisitos que establezca la legislación interna del País Miembro respectivo.

En efecto, este Tribunal ha manifestado en oportunidad anterior que “( ) con respecto a los requisitos del artículo 88 es del caso aclarar que no son considerados como esenciales para la admisión a trámite sino como requisitos formales que deben cumplirse para que éste prosiga y pueda culminar con una decisión de mérito”. (PROCESO N° 107-IP-2000.

G.O.A.C. No. 660 de 10 de abril de 2001. Marca: “KENCARE” (nominativa). Por esta razón, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 90 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procede, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro, al análisis de los aspectos formales que están contenidos en el artículo 88, esto es: los poderes que fueren necesarios; la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; la reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 91, si del análisis realizado por la oficina nacional competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad. Este es un plazo prorrogable por treinta días más. Cabe señalar que la ocurrencia de este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con el otorgamiento de fecha de admisión a trámite, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente.

De reunir las formalidades establecidas para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso de treinta días hábiles siguientes para que cualquier persona que tenga legítimo interés, presente observaciones al signo solicitado.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: En este sentido, no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Cuarto: Cuando una solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el Capítulo V de la Decisión 344, la oficina nacional competente notificará al solicitante a fin de que proceda a subsanar la omisión incurrida.

Para tal efecto, la oficina nacional competente concederá un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación para que cumpla con la subsanación. Dicho plazo será prorrogable, por un período similar, por una sola vez. Si el solicitante no cumple con subsanar las irregularidades incurridas, la solicitud será rechazada. Quinto: Debidamente presentada la solicitud de registro de una marca, la oficina nacional competente ordenará su publicación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO