PROCESO Nº 7-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Creaciones PACHICAS S. EN C. Marca: PACHICAS (nominativa).
Proceso Interno Nº 7007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2969, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 7007.
Oficio recibido el 16 de enero de 2003 Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de marzo de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 28 de febrero de 1994, la sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C., mediante apoderado, solicitó el registro de la marca “PACHICAS” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 25: vestidos, calzado, sombrerería).
Publicada la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 399, no fueron formuladas observaciones. Mediante Resolución N° 53025 de 30 de diciembre de 1994, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la mencionada marca PACHICAS (nominativa).
Contra la referida Resolución N° 53025, CREACIONES PACHICAS S. EN C., interpuso los recursos de reposición y de apelación. Mediante Resolución N° 8113 de 21 de marzo de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución que expidió. Posteriormente, mediante Resolución N° 25655 de 29 de septiembre de 2000, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la citada Resolución 53025. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C. -demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, que declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones 53025, 8113 y 25655, y asimismo (sic) “se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento ”.
La sociedad actora fundamenta su pretensión en los artículos 13 incisos 1 y 2, y 61 de la Constitución Política de la República de Colombia, en los artículos 81, 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo del a República de Colombia.
La demandante sostiene en síntesis que “Las expresiones descriptivas, genéricas de los productos o servicios que identifican, se consideran como vocablos no monopolizables (sic), en consecuencia cualquier persona podrá usarlas, en relación con los determinados productos o servicios respecto de los cuales se consideran como expresiones descriptivas y genéricas, por consiguiente ninguna persona podrá adquirir derechos exclusivos respecto de dichos vocablos ya sea como marca comercial o como lema comercial de productos y servicios”.
La actora manifiesta que “ es titular de derechos adquiridos respecto de la marca comercial PACHICAS, en la clase 25, en virtud de la concesión de la marca CREACIONES PACHICAS (MIXTA), inscrita bajo el certificado Nº 133.657, vigente hasta el 26 de diciembre de 2005”. Añade además que “La negación de la marca PACHICAS (NOMINATIVA), en la clase 25, con base en el carácter descriptivo de la expresión PACHICAS, para distinguir productos de la clase 25, conduce necesariamente a calificarla como un vocablo no monopolizable, consideraciones de la administración que facultan a cualquiera persona del sector económico a que pertenecen los productos comprendidos en la clase 25, para usarla en cualquier sentido”. 2.3 Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a través de su Oficina Jurídica, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Sostiene la demandada que “Con la expedición de las resoluciones n° 53025 del 30 de diciembre de 1994, 8113 del 21 de marzo de 1997 y 25655 del 29 de septiembre del 2000 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”. En este sentido, señala la demandada que “la marca “PACHICAS” además de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que describe el tipo de servicios que ampara”.
La Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta su decisión contenida en las resoluciones Nº 33560 y 25655 en la medida en que “el signo cuyo registro se solicita “PACHICAS”, consiste en la expresión “PACHICAS” la cual fonéticamente corresponde a “PA´CHICAS” por lo cual resulta indicativo del destinatario de algunos de los productos directamente amparados en la clase para la cual se solicita el registro”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que los artículos 146 y 147, no se interpretarán ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este Órgano Comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros de la Comunidad Andina responsabilidades de carácter nacional que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.
En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.
Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite la representación material del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS, Y REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS La distintividad es una característica que debe tener todo signo para acceder al registro marcario. Por tal motivo, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marca los signos genéricos y descriptivos, es decir, aquellos signos que de manera directa o indirecta designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse.
Pues decir lo contrario seria disminuir el requisito de distintividad que debe tener el signo. Signos Genéricos Los signos genéricos según Jorge Otamendi son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto. Es el caso de las palabras ‘automotor’, ‘motor’, ‘máquina’, ‘mueble’, entre tantos otros”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abelo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p.71) Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).
Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.
Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.” (Proceso 07-IP-2001, G.O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). En este sentido, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.
Por ello, es preciso señalar que no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional ha dicho que: "La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata.
Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996).
Cabe señalar que una de las principales razones por la cual las expresiones genéricas no son registrables, es evitar la apropiación exclusiva del uso de la lengua. Permitir el registro de una denominación genérica privaría injustamente el uso común de un término, lo que es indispensable para que los agentes económicos puedan desarrollar normalmente sus actividades mercantiles.
Signos Descriptivos Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera directa a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica. En este sentido, Manuel Pachón señala que: “Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anteriordad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate”.
(Pachón, Manuel. Manual de Propiedad Industrial, Temis, Bogotá, 1984, p. 102). El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.
(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca "COMODISIMOS) Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
Por tal motivo, la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado.
Por ese motivo, hay signos descriptivos o genéricos que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser protegidos, por lo que pueden acceder al registro marcario. Signos Evocativos Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características.
En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican. (Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; Proceso 27- IP-2001 ya citado). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.
Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29) Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos, cuando se refieran exclusivamente, a la cualidad aplicable al nombre del bien que se pretende distinguir.
Tercero: Por el contrario, sí podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos. Cuarto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO