PROCESO 59-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: “ROLAND diseño de letras”. Actor: TEXTILES EL RAYO CIA. Ltda. Proceso interno Nº 6805-2000-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de agosto del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 12 de junio de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con motivo del proceso interno Nº 6805-2000 MP.

El auto de dieciséis de julio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado, y la compañía AMERICAN ROLAND FOOD CORP., ésta última, según el Juez Consultante, interviniendo como tercera interesada.

La actora sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. a través de juicio verbal sumario pretende se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución: ( N° 973352 de 14 de septiembre de 1999, mediante la cual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, negó la observación presentada por dicha sociedad y concedió el registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, para proteger productos de la Clase Internacional 29, a favor de AMERICAN ROLAND FOOD CORP. 2.

Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 395-TDCA-2S de 19 de mayo de 2003, y complementados con los documentos incluidos como anexos, señalan: El 20 de septiembre de 1997 la sociedad AMERICAN ROLAND FOOD CORP., por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca “ROLAND diseño de letras” para identificar productos comprendidos en la Clase Internacional 29, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 392 (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). El 16 de octubre de 1998, la sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA. presentó observaciones al registro de la marca “ROLAND diseño de letras”, por ser propietaria del “registro previo de la marca notoriamente conocida ROLAND ETIQUETA para proteger productos de la Clase Internacional No. 25” (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería). El 22 de septiembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 973352, “niega la observación presentada, pues en su criterio AMERICAN ROLAND FOOD CORP tiene mejor derecho sobre la marca solicitada y dada la naturaleza de los productos que ampara no causaría confusión en el público consumidor; por tanto ordena la continuación del trámite de registro de la denominación (sic) ROLAND DISEÑO DE LETRAS y la emisión del título correspondiente”. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA., indica que “los signos ROLAND ETIQUETA y ROLAND DISEÑO DE LETRAS, son idénticos por lo que de aceptarse el registro del segundo se produciría confusión y error en el público consumidor”; y que “Resulta evidente la identidad en el orden fonético y auditivo, y la semejanza en el orden gráfico visual”.

Citando la sentencia de este Tribunal emitida en el Proceso 01-IP-87, reitera su criterio sobre la identidad de los signos en conflicto, señalando que por ello “la confusión es un hecho”. En relación a este tema, también manifiesta que entre las marcas “ROLAND ETIQUETA” y “ROLAND diseño de letras”, existe una innegable y evidente identidad ortográfica y fonética, por lo que “de permitirse el registro de la segunda, se crearía con absoluta certeza confusión en el consumidor”.

La sociedad demandante cita el artículo 81 de la Decisión 344, señalando que “la denominación ROLAND DISEÑO DE LETRAS no es suficientemente distintiva, es decir, no posee poder diferenciador frente a la marca ya registrada en Ecuador ROLAND ETIQUETA”. Finalmente, sostiene que dicho signo “no puede registrarse como marca ya que el artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 es absolutamente claro al expresar que no son registrables como marcas los signos que no constituyan marca según el artículo 81 o que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Como pretensión “demando en acción subjetiva o de plena jurisdicción a fin de que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución 973352 se deje sin efecto y se niegue el registro de la marca ROLAND DISEÑO DE LETRAS ”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), contesta la demanda de la siguiente manera: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho de la misma;

(ii) ratifica la Resolución No. 973352 “pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”; y, (iii) al momento de dictar sentencia se acojan sus excepciones y se rechace la demanda. El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado “comparece con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa”. El Director Nacional de Propiedad Industrial, según el consultante “no contesta la demanda”.

Audiencia de Conciliación, el 25 de junio de 2002, se lleva a cabo la Audiencia de Conciliación, en la que American Roland Food Corporation, tercero interesado conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, comparece y dice: Que “tiene registradas las marcas Roland en varios países de América, tales como: Colombia, Bolivia, Perú marcas que protegen los productos de clases internacionales: 29, 30 y 32”.

Que American Roland Food Corporation es legítima propietaria de la marca ROLAND, “denominación que ha cobrado total notoriedad, misma que ha rebasado los límites internos de su país de origen para convertirse en marca de renombre ”; que en el Ecuador su marca es “usada con singular éxito y prestigio, estando los productos con los que identifica esta marca en los principales supermercados y tiendas del país”.

Así mismo, señala que la marca ROLAND “es novedosa, es visible y suficientemente distintiva, ya que tiene un diseño especial de letras y su etiqueta es inconfundible de cualquier otra, por lo que bajo ningún concepto se puede aceptar la versión de que al permitir el registro esta denominación causaría confusión en el público consumidor”; por lo que sostiene que es “inaceptable creer que el público no diferencie entre lo que son productos comestibles que contempla la clase internacional 29 y que protege la marca ROLAND diseño de letras de mi representada, con calcetines que ampara la marca ROLAND de la parte contraria”, indicando ser imposible, “fuera de toda lógica pensar que el consumidor solicite un par de calcetines o medias y el vendedor por error le de pescado, carne, un frasco de mermelada o un producto similar a estos últimos”, por lo que insiste en que la marca ROLAND, clase 29, no causa engaño ni confusión a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, protección y procedencia de los productos que ampara.

Que la marca Roland cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria y que “individualiza y singulariza en el mercado sus productos alimenticios”. Concluye oponiendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) improcedencia de la acción; (iii) caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción;

(iv) negativa de la confusión entre las marcas en controversia; (v) total validez de la resolución impugnada; (vi) falta de derecho de la actora para proponer la acción; (vii) “coexistencia pacífica con la marca de la demandante”; (viii) “notoriedad y renombre de la marca ROLAND de propiedad de American Roland Food Corporation”; (ix) no allanamiento a la nulidad.

Por su parte la representante de la Empresa Textiles El Rayo Cía. Ltda. dice: (i) se afirma y ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda presentada el 21 de febrero de 2000; (ii) no desea conciliación y solicita se continúe con el trámite correspondiente, se abra la causa a prueba y se le conceda un término para legitimar su intervención. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate: ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )” I. LA MARCA Y SUS REQUISITOS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad a efectos de su elección. En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado en palabras, imágenes, figuras, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo descriptible que permita formarse una idea del signo objeto de la marca para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Matías Alemán, Marco, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP- 2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca ROLAND diseño de letras cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRÁFICAS Y MIXTAS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cual de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

Al respecto la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Igualmente el Tribunal ha sostenido: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS).

Tratándose de marcas mixtas, a efectos del cotejo, se debe proceder con una etapa previa, cual es la de determinar en cada uno de los signos en cuestión cual de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece, para recién después efectuar el procedimiento de cotejo marcario entre los elementos que resulten prevalentes en cada signo a fin de determinar su posible confundibilidad.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan por si mismos a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, marca CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85) Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999) IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, pertenecientes a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común al extremo de que si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro surgiría el riesgo de confusión de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Sobre el supuesto de identidad entre dos signos, el Tribunal ha observado que si las denominaciones son idénticas, desplaza a la similitud, en cuyo caso no se aplican las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad releva de toda regla para realizar una comparación diferenciada entre los dos signos, “pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’”.

(Proceso 56-IP- 2003, aprobado el 25 de junio de 2003, marca: IQA mixta, citando al proceso 8-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: HERMES). Es importante señalar que la valoración entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación doctrinal y jurisprudencial de este Tribunal, que ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos”. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N°. 231 de 17 de octubre de 1996).

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). Al respecto se debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También deberá considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo deberá analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA) Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, ya citado).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, cuando se dan los criterios de conexión competitiva los mismos que deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el juez consultante.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cual de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder conforme a los criterios contenidos en la presente sentencia.

TERCERO: No será registrable como marca el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, quien no exento de discrecionalidad pero necesariamente alejado de toda arbitrariedad, ha de adoptarla en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si entre ellos se da o no el fenómeno de conexión competitiva.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6805-2000 MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO