PROCESO Nº 69-IP-2003 Interpretación prejudicial de las normas previstas en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 71, 72, literal h, y 73, literales a y e, de la Decisión 313 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad JEAN PATOU. Marca: “D L 1.000”. Expediente Interno: N° 3352-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de agosto del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos “81, 82 letra h), art. 83 c) y d) y art. 95 de la Decisión No. 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de junio de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda y de su contestación se desprende que la sociedad JEAN PATOU “es propietaria de la marca 1000 cuyo registro en Ecuador fuera otorgado bajo el No. 6841-87 en Noviembre 17 de 1987 para la clase internacional No. 3”; que la compañía PERFUMERÍA LEMAITRE S.A. “solicitó el registro e inscripción como marca de fábrica la denominación ‘D. L 1.000, trámite Nro. 37314-93 de fecha 18 de febrero de 1993”, destinada a proteger los productos de la clase internacional Nº 3, relativos a: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, talcos para tocador, lociones capilares, dentífricos”.

El 24 de febrero de 1994, la sociedad JEAN PATOU presentó observación al registro del signo en referencia y, en fecha 18 de julio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución 0956395, notificada en fechas 23 y 28 de julio del mismo año, a través de la cual rechaza la observación y concede “el título de la marca de fábrica ‘D L 1.000’…”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, la actora denuncia que “la marca 1000 constituye un distintivo mundialmente conocido como marca de diferentes productos”; y que “ha demostrado de modo fehaciente que su marca existía y era notoria con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca ‘DL 1000’ ”. En su demanda, el apoderado de la parte actora señala que “el nombre 1000 constituye un activo de inmenso valor para JEAN PATOU, razón por la cual dicha empresa han (sic) gastado considerable suma de dinero en proteger su marca en muchos países del mundo inclusive el Ecuador”.

Como fundamento de derecho indica el demandante: “El artículo 82 literal h) de la Decisión 344 … que prohíbe registrar como marcas aquellos signos que creen confusión sobre la procedencia, las características o cualidades de los productos que buscan proteger”; “El Art. 83 literal c) de la citada Decisión prohíbe el registro de marcas que fueren idénticas o similares a otras marcas registradas previamente para proteger productos de similares características.

También el literal e) del mismo artículo 83 prohíbe el registro de marcas que fueran de tal manera similares a marcas notoriamente conocidas que crearían confusión en el consumidor, aún cuando los productos protegidos fueran distintos”; por lo que sostiene finalmente la demandante que “tiene el derecho al uso exclusivo del término 1000 como medio de identificar a los consumidores de sus afamados productos y según el inciso 1 del Art. 104 de la Decisión 344 tiene derecho a impedir que la sociedad PERFUMERIA LEMAITRE S.A., o alguna otra persona no autorizada, utilice la maca DL 1000”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Afirma el consultante que, en su contestación a la demanda, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca “se limita a negar los fundamentos de la acción propuesta, a sostener la validez de su resolución y a pedir la interpretación prejudicial que hoy se recaba”. 2.2. Por otra parte, el Delegado del Procurador General del Estado adhiere a la contestación presentada por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. 2.3.

El apoderado de la sociedad PERFUMERIA LEMAITRE S.A., en su escrito de contestación, afirma que el literal h del artículo 82 “no es aplicable al presente caso”, puesto que “carece de verdad” lo manifestado sobre que su marca crea confusión; que “El Actor … argumenta que … el literal c) del artículo 83 de la Decisión 344, prohíbe el registro de marcas que fueren idénticas o similares … literal que no es aplicable al presente caso, porque se refiere a lemas comerciales registrados; por lo tanto, este literal se menciona en forma absolutamente equivocada, porque en el presente caso, no se está en discusión ni en litigio sobre lemas comerciales registrados”; que “Tampoco es aplicable al presente caso el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344”; y plantea las siguientes excepciones: “1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el libelo de demanda. 2.- … Ilegitimidad de personería del actor, y que se le declare falso personero. 3.- Violación del trámite. 4.- Improcedencia de la acción. 5.- … caducidad de la marca ‘1.000’ … ya que el Actor en su infundada demanda no indica que esta marca de producto haya sido renovada, o que existe una solicitud de renovación marcaria. 6.- … que la marca ‘1.000’ no se encuentra en uso real y efectivo en el Ecuador. 7.- … que la marca ‘1.000’ no es notoria. 8.- … que al presente caso litigioso, no se puede aplicar el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 … 9.- … que al presente caso litigioso, no se puede aplicar los literales c) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 … 10.- … que al presente caso litigioso, no se puede aplicar en forma fragmentaria el inciso 1 del artículo 104 de la Decisión 344 … Porque aplicando en forma absoluta los cuatro numerales del artículo 104 … el Actor probará que su marca actualmente caducada sea presuntamente notoria”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literal h, 83, literales c y d, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 15 y 16 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, en consecuencia, interpretar de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como los artículos 71, 72, literal h, y 73, literales a y e, de la Decisión 313 de la citada Comisión, por ser éstas últimas las disposiciones sustanciales principalmente aplicables en el caso de autos.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344: “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. Decisión 313: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( )”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “D. L 1.000” fue introducida en fecha 18 de febrero de 1993, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992), mientras que la observación formulada por la sociedad JEAN PATOU (el 24 de febrero de 1994), así como la concesión del registro del signo (el 18 de julio de 1996), ocurrieron bajo la vigencia de la Decisión 344 de la citada Comisión. Ahora bien, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido luego en el artículo 81 de la Decisión 344, contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De los signos engañosos El literal h del artículo 72 de la Decisión 313, reproducido luego en el artículo 82, literal h, de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los respectivos productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide el registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos … se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor … el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir” (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98 y 38-IP-99, publicadas en las G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”, y N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”), IV.

De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192). V. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, reproducida posteriormente en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras y cifras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras y cifras, o su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras y cifras que integran los signos, al ser pronunciadas éstas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

VI. De la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 73, literal e, de la Decisión 313, reproducida en el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro haya sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino a prevenir el aprovechamiento indebido o el perjuicio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro. La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma …” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-97, de 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo del mismo año, caso “MANOLITA”).

Así, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP- 96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

Por tanto, de invocarse el conocimiento notorio de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo idéntico o semejante, el interesado deberá probar que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo. En efecto, “El hecho de que la marca fue o es notoria ha de establecerse no en la fecha de la demanda de nulidad de la Resolución del registro de la marca cuestionada, sino al momento en que fue solicitada y tramitada … Por lo tanto la marca notoria tiene que ser anterior a la nueva marca por registrarse” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada país” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y si no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3° No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate. 4º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 5º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 6º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

De invocarse el conocimiento notorio de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo idéntico o semejante, el interesado deberá probar que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO