PROCESO 71-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Marca: “RETROHAVIRAL”.
Proceso interno N° 6299. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de julio del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de agosto del año 2003. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la firma GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 1368, de 30 de enero de 1999, mediante la cual la mencionada Superintendencia concedió el registro para la denominación “RETROHAVIRAL” como marca, solicitada por la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA., para amparar productos de la Clase Internacional 5 y, declaró infundada la “oposición” presentada por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, con base en la marca de su propiedad “RETROVIR”, que distingue productos también de la clase 5. - Nº 14310, de 22 de julio de 1999, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 25897, de 30 de noviembre de 1999, por la cual el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto y, confirma lo decidido en la Resolución inicial Nº 1368.
Solicita adicionalmente la actora que, como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia “rechace” el registro de la marca RETROHAVIRAL. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 27 de enero de 1998, la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación “RETROHAVIRAL” como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de la solicitud fue publicado el 30 de abril de 1998, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 459, Pág. 74. - El 12 de junio de 1998, fue presentada observación por parte de la firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca notoriamente conocida “RETROVIR”, destinada a amparar productos también de la Clase Internacional 5. - El 30 de enero de 1999, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 1368, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro como marca para la denominación solicitada. - La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. - El 22 de julio de 1999 fue resuelto dicho recurso, por medio de Resolución Nº 14310 que confirmó la Nº 1368, en todas sus partes. - El 30 de noviembre de 1999, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 25897 por la cual, al resolver el recurso de apelación, igualmente propuesto, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotando de esta forma la vía gubernativa. b) Escrito de demanda THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED manifiesta, que la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “RETROHAVIRAL”, destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, respecto de la cual formuló “oposición” argumentando semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con la marca de su propiedad “RETROVIR” que ampara productos también de la Clase Internacional 5.
Alude la violación del artículo 81 de la Decisión 344, por considerar que “la Administración ignoró que la marca RETROHAVIRAL carece del requisito de distintividad que exige esta norma, por su obvia similitud ortográfica, visual y fonética con la marca RETROVIR.”, produciendo riesgo de confusión entre los respectivos consumidores. Sostiene que el artículo 83, literal a) de la aludida Decisión fue violado por la Administración, al declarar infundada la “oposición” presentada, pues “el Jefe de la División de Signos Distintivos, así como el Superintendente de la Propiedad Industrial ignoraron ampliamente la obvia similitud gráfica, fonética y conceptual que se presenta entre la marca notoria RETROVIR de mi mandante y la marca RETROHAVIRAL de la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA.” Respecto de la argumentación utilizada por la Superintendencia al expedir su resolución y declarar infundada la observación, sostiene que “la Administración no podía partir de la afirmación errada de que RETRO es un prefijo común en la Clase 5, y simplemente analizar los demás elementos que componen las marcas enfrentadas.” En el mismo sentido manifiesta que las marcas en conflicto son similares y que “su coexistencia le creará al público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto deseado.” Manifiesta también, que “la marca RETROHAVIRAL pretende amparar los mismos productos que se amparan con la marca RETROVIR, consistentes en un producto antiviral”.
Recalca que “la marca RETROVIR de mi representada fue utilizada por primera vez por mi representada en 1987 para distinguir la primera medicina anti-viral desarrollada para uso en adultos y niños contra el VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (Human inmunodeficiency Virus (“HIV”) o comúnmente conocido SIDA.”. Considera, adicionalmente, que la marca RETROVIR ha sido promocionada en casi todos los países del mundo incluyendo Colombia y otros de la Comunidad Andina, logrando “un muy buen posicionamiento en el mercado, ya que siendo la primera droga desarrollada para este tipo de enfermedades su demanda ha sido muy alta”.
Al señalar la violación del artículo 83, literal d), manifiesta que la administración no tomó en cuenta “el carácter de notoriedad de la marca RETROVIR en el mercado mundial para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5.” Describe la utilización de su marca en algunos países, destacando la notoriedad de la misma, y afirma que “…todas estas pruebas nos demuestran claramente que la marca RETROVIR también es notoriamente conocida en Colombia, y que se encuentra muy bien posicionada en el mercado nacional de productos farmacéuticos.” Concluye aseverando, que “la administración al momento de realizar la comparación de las marcas RETROVIR y RETROHAVIRAL ha debido tener en cuenta el carácter de notoriedad de la marca RETROVIR, fundamento de la observación y, partir de este hecho al realizar su estudio, por cuanto esta clase de marcas gozan de una especial y mayor protección, con el fin de evitar que terceros se beneficien del buen nombre y difusión que tienen estas marcas en el mercado.” En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 32-IP-96 y 34-IP-98. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Manifiesta que con la expedición de las resoluciones aludidas “no se ha incurrido en violación de normas contentivas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Sostiene la legalidad de los actos realizados y, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Al referir la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 22-IP-96 y 1-IP-87. Respecto a la violación del artículo 83 de la aludida Decisión, sostiene, en lo fundamental, que “la marca “RETROHAVIRAL” solicitada por la Sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA LTDA, para productos de la clase 5, es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad.”.
La sociedad Grupo Internacional Farmacéutico GRUFARMA LTDA., considerada como tercero interesado en las resultas de esta controversia, por medio de apoderado contesta la demanda señalando que “La marca RETROHAVIRAL fue bien concedida por la entidad encargada de ello, en cumplimiento y observancia de las normas aplicables al tema, en especial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por ello, no se debe acceder a las pretensiones del demandante”.
Manifiesta en lo fundamental, que “la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con el trámite de ley para el otorgamiento de la marca RETROHAVIRAL, verificó similitudes con las marcas registradas, analizó en debida forma las observaciones presentadas y al no encontrar en ninguno de los dos casos riesgos de confusión concedió el Registro.” Respecto de la violación de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 citados por la parte actora, expresa que “si el análisis realizado por la demandante hubiera seguido esos principios o parámetros establecidos, el resultado indicaría que entre la marca RETROVIR y la marca RETROHAVIRAL no hay algún tipo de similitud…” Lleva a cabo un análisis comparativo de las marcas desde el punto de vista de la confusión visual, de la confusión auditiva e ideológica y, sostiene que “la imagen que cada una de las marcas en conflicto son diferentes, así como queda demostrado por la comparación de los signos apreciados en su conjunto.”;
“…que las marcas RETROVIR y RETROHAVIRAL tienen una pronunciación diferente, que simplemente resulta de un ejercicio de pronunciación sucesiva de las marcas.”; “…se produce una diferencia en el campo ideológico por cuanto la marca RETROVIR es un signo novedoso, proveniente de la imaginación y de la fantasía, sin un significado real ni evocativo de alguna idea específica, mientras que la marca RETROHAVIRAL puede imprimir en la mente del consumidor una idea determinada…”.
Sostiene finalmente, que “realizado éste análisis con cada uno de los criterios doctrinales y jurisprudencialmente establecidos queda claro que el análisis de confundibilidad que efectuó la demandante no fue el acertado, puesto que dejó de lado ciertos factores determinantes y relevantes en el momento del examen, y se basó en otros que no corresponden a la realidad de las marcas enfrentadas, por lo cual el Despacho deberá revisar cuidadosamente cada uno de los argumentos presentados por la apoderada de la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED por cuanto éstos no envuelven la realidad marcaria y sólo persiguen lograr un objetivo sin una fundamentación global y objetiva.” Acerca de la comparación de las marcas, destinadas a amparar productos de la misma clase, argumenta que “Si bien es cierto que la marca RETROHAVIRAL se comercializará en el mismo mercado en que se comercializa la marca RETROVIR, también lo es el que hay que destacar que el estudio de confundibilidad entre las marcas, debe analizarse dentro del mercado al cual va a dirigirse el producto o servicio, identificado por determinado signo distintivo; por lo cual, y en este caso en particular, cabe resaltar que el mercado destinatario del producto es únicamente el consumidor específico o especializado, es decir el PACIENTE, por ser éste un producto restringido de la clase 5, lo que genera el que las posibilidades de confusión son menores.”.
Señala, finalmente, que “es preciso decir que es cierto que el hecho de que las marcas distingan productos de la CLASE 5, hace más delicada y peligrosa su convivencia y que deben tener un rigor comparativo mucho más extremo; pero por ésta misma razón, se han tomado las medidas adecuadas y óptimas para evitar que se ocasione un perjuicio a la salud pública y a la sociedad en general.”.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada con base al artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pedido que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, razón por la cual este Organismo procede a atender el requerimiento oficializado.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1195, de 2 de mayo del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente realizar la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión, al amparo de la facultad establecida por el artículo 34 de su Tratado Constitutivo. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; "Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen las prohibiciones para el registro de un signo como marca, referidas a las situaciones en las cuales el uso de aquella pueda inducir al público a error. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Prefijos y sufijos de uso común La doctrina reconoce algunas clases de marcas, principalmente, las denominativas, las gráficas y las mixtas, en correspondencia a la estructura del signo; determinando que la marca denominativa está constituida por una o varias palabras pronunciables, con o sin significado; la marca figurativa está formada por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y la marca mixta, cuya estructura compleja, es en parte denominativa y en parte figurativa.
Respecto a los signos denominativos que están estructurados por prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, este Tribunal ha sostenido que: “…estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.
“Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.
También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.
Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen.”. [3] Consecuentemente, la Autoridad Nacional Competente deberá analizar la estructura del signo en controversia y establecer, tomando en cuenta la naturaleza de sus elementos, si su configuración en conjunto tiene distintividad suficiente para obtener el registro.
Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [4]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5] La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.
La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de “difusión” y de "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[6] Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
La interpretación prejudicial solicitada surge por el conflicto presentado entre dos signos que van a diferenciar los mismos productos y servicios pertenecientes a la clase 5 internacional, por lo que el juez consultante debe poner especial cuidado en determinar sus similitudes tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en los tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, ya citados anteriormente.
6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD Este Tribunal ha sostenido que se considera como marca notoria a “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. [7] Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado, conforme lo establece el artículo 84 de la misma Decisión. El referido artículo determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad.
Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.
La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. “La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” [8] La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de él se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
7. MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el proceso 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).” Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[9] En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más estricto respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud de las personas.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 sean idénticos o similares a otros tal como lo contempla el literal a); tampoco son susceptibles de registro si constituyen una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, de acuerdo con el literal d) del mismo artículo. 3.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 7.
No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 8. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6299, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 77-IP-2001, sentencia de 13 de marzo del 2002, Marca: “CHOCOVITOS”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001.
G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002. Marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA [9] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.