PROCESO Nº 77-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno Nº 7631. Actor: FABRICA DE CALZADO KONDOR LTDA. Marca: KONKOR.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a); 154, y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contenida en el Oficio Nº 1412, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 7631, oficio que fue recibido el 16 de junio de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el diez de septiembre de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La demandante es la sociedad FABRICA DE CALZADO KONDOR LTDA. Se demanda a la República de Colombia, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Como tercero interesado interviene la sociedad DOTACIONES MODATEX LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos La sociedad FABRICA DE CALZADO KONDOR LTDA., interpone la acción de nulidad que da origen al presente proceso de interpretación prejudicial, a fin de solicitar al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 15570.

La demandante es titular de la marca KONDOR (Nominativa) desde el 11 de octubre de 1996, fecha en la que obtuvo el registro mediante Resolución No. 2215. Esta marca está registrada para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (A saber: “Vestidos, calzado, sombrerería”). Con fecha 21 de Marzo de 2000, la sociedad DOTACIONES MODATEX LTDA. solicitó el registro de la marca KONKOR (Mixta), para distinguir productos comprendidos también en la Clase 25.

En el trámite administrativo correspondiente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 15570 de fecha 30 de abril de 2001, concedió el registro de la marca KONKOR a nombre de la sociedad DOTACIONES MODATEX LTDA., ordenando expedir el Certificado de Registro por el término de diez (10) años, para distinguir “Botas de trabajo” productos comprendidos en la Clase 25. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad FABRICA DE CALZADO KONDOR LTDA., señala la violación de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón de que la marca KONDOR previamente registrada y KONKOR, son confundibles en virtud de su similitud ortográfica y fonética, existiendo identidad entre ellas, puesto que la primera corresponde a “vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas en general” y la segunda comprende “botas de trabajo”.

Señala que “las marcas KONDOR Y KONKOR son similares en grado de causar confusión y que por ende, dado que la marca KONDOR de la Fábrica de Calzado Kondor Limitada se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución 15570 de fecha 30 de abril de 2001, no es posible registrar la marca KONKOR, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” (sic).

Respecto de la existencia previa de una marca solicitada, alude al hecho de que la FABRICA DE CALZADO KONDOR LIMITADA es titular de la marca nominativa KONDOR desde el 11 de octubre de 1996, y la solicitud del registro de la marca KONKOR fue presentada el 21 de marzo del 2000, es decir, cinco años después. Señala además que respecto a que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada, dice que no hay identidad, sino semejanza entre las marcas de acuerdo a las pautas que permiten determinar la confundibilidad, sustentadas por la doctrina y la jurisprudencia. Solicita se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del certificado de registro si éste ya había sido extendido; o la abstención de expedirlo. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio Por intermedio de apoderado señala que “.. el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución N° 15570 concediendo el registro de “KONKOR” ”; y que “ la oficina nacional (sic) competente en materia de marcas realizo el examen de registrabilidad procedente a fin de otorgar el registro marcario solicitado, análisis del cual se concluyo (sic) que no existía riesgo de confusión ”. 2.3.2.

Del tercero interesado La sociedad DOTACIONES MODATEX LTDA., señala lo siguiente: Que, en la expedición de la Resolución No. 15570 de fecha 30 de abril, no se ha cometido ninguna violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, aduce, que de acuerdo al ordenamiento interno, esta Resolución fue válida y legalmente expedida, garantizándose el debido proceso y el derecho a la defensa.

Señala que, haciendo mención y concordando el tema con antecedentes jurisprudenciales, procede al análisis jurídico sobre la registrabilidad de la marca en debate: “La sociedad Dotaciones Modatex Ltda., en cuanto a la solicitud de registro de la marca en debate, cumplió con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes en materia marcaria por lo tanto el registro concedido por la oficina nacional competente es legalmente válido”.

Alega, que la Oficina Nacional competente en materia de marcas, realizó el examen de registrabilidad correspondiente a fin de otorgar el registro marcario solicitado, concluyendo que “Del análisis efectuado a las marcas mencionadas, se colige que entre KONKOR (mixta) y KONDOR (nominativa) no existe riesgo de asociación desde este aspecto, pues la primera es clara en evocar que se trata de un avión de características especiales, mientras que la otra evoca un concepto totalmente distinto el cual se refiere tal vez a una marca de fantasía o en algunas personas evocar por que no el concepto de un ´animal´ ”; y que se pudo concluir que KONDOR y KONKOR no presentan semejanzas que imposibiliten su coexistencia en el mercado.

Respecto a la confundibilidad en el plano gráfico y fonético, señala “Al revisar la marca KONKOR se verifica que esta (sic) se compone de un círculo gris dentro del cual se aprecia un círculo más pequeño de color rojo, atravesado por la palabra KONKOR, sobre la cual se distingue un avión supersónico con una ligera inclinación, lo cual es determinante para establecer que las mismas pueden convivir en el mercado al poseer elementos que las hacen distinguibles”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, dicha Decisión no se encontraba vigente a la fecha de la solicitud de registro de la marca, por lo que el Tribunal, en uso de las facultades otorgadas por el Tratado y el Estatuto, considera que deben interpretarse los artículos correspondientes a la Decisión 344, vigente en ese momento.

Los artículos que serán interpretados son los siguientes: 81, 82 literal a), 83 literal a), 102 y 113. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, ( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, ( )” Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente” Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión” b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1) Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera 2) Cuando la solicitud del registro hubiera sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

En vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de acuerdo con el principio de irretroactividad, las normas comunitarias sustantivas no tienen efectos retroactivos.

En este sentido, las situaciones jurídicas disciplinadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su concreción. Y si la nueva norma comunitaria no fuera aplicable, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En este sentido este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida”.

(Proceso 74-IP-2003 del 16 de septiembre de 2003 Marca: “A + grafica”). En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “KONKOR”, se presentó el 21 de marzo de 2000, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344. A fin de precisar cuál es la norma vigente para la fecha de expedición del acto administrativo y, en consecuencia, aplicable para juzgar sobre su legalidad, el Tribunal ha declarado que será aplicable “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Sentencia dictada en el expediente Nº 28- IP-95, del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso “CANALI”).

Asimismo, el Tribunal ha señalado, en salvaguardia de la seguridad jurídica, que “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso” (Sentencia dictada en el expediente Nº 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”).

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA SU REGISTRO El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, en este sentido dispone que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97.

G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en desripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). III. CLASES DE SIGNOS: Denominativos, gráficos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos, gráficos y mixtos. Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formados por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por el signo— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de los signos denominativos se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado Los segundos, son llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Mientras que los terceros, los signos mixtos, se hallan compuestos por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de signos arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto del signo mixto; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a los signos comparados. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). IV. DE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE SIGNOS MARCARIOS. DE LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). V. NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “KONKOR LTDA.”, solicitado el 21 de marzo del año 2000, fue otorgado el 30 de abril de 2000, fecha en que se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En supuestos de esta índole, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”.

(Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”). En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, este Órgano jurisdiccional comunitario ha manifestado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’.

“En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. “La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’.

Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’.” (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

“En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso “COLSUBSIDIO”).

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina nacional competente’ procede entender la entidad administrativa a que ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca, toda vez que el artículo 113 no lo regula expresamente. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. Finalmente, el citado artículo 113 prevé las causales que, consagradas en forma taxativa, sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.

Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. VI.

DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, a tenor de la potestad contemplada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

En el presente caso, se procedió a la interpretación prejudicial de las normas correspondientes a la Decisión 344, por ser ésta la aplicable. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Tercero: Los signos denominativos son los que utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están estructuradas.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

Cuarto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Quinto: El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión. A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca.

El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción Sexto: El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o semejantes.

Para ello está facultado, como interesado legítimo, para presentar observaciones que impidan el registro como marca de signos confundibles con la de su propiedad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Claudio Sosa Voysest MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO