PROCESO 84-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PFIZER PRODUCTS INC. Marca: “consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional”.
Proceso interno Nº 7386. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cinco días del mes de octubre del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Magistrada, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud en referencia se ajusta a los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal y por su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite por auto emitido el 24 de de septiembre del año 2003.
ANTECEDENTES: 1. PARTES. Actúa como demandante la firma PFIZER PRODUCTS INC., siendo demandada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de la República de Colombia.
2. ACTOS DEMANDADOS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Pretende la accionante que mediante sentencia se declare nula la Resolución Nº 6580 de 25 de marzo de 2000 proferida por la División de Signos Distintivos, por medio de la cual se negó al demandante el registro de la marca figurativa, descrita en la referencia, por carecer de fuerza distintiva.
Pide, además que se declare la nulidad de la Resolución No. 12893 de junio 16 de 2000, proferida por la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, por la cual confirma la Resolución atrás citada; y, también, que se declare nula la Resolución No. 7776 de febrero 28 de 2001, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmatoria de las dos anteriores.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad demandada el registro de la marca figurativa descrita. Manifiesta la demandante que los actos administrativos citados deben anularse porque su expedición viola el artículo 82 literal a), en concordancia con los artículos 81 y 82, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la medida en que la Superintendencia consideró que “la marca solicitada carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada, por consistir en una figura de una simplicidad tal que no podría distinguir notablemente los productos que se pretenden amparar de los que compiten dentro del mercado”.
Asegura que esta consideración no guarda concordancia con la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos mencionados, lo que determina su violación por aplicación indebida. Estima que la marca solicitada no está comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la ley y que por el contrario, ella está constituida por una novedosa forma dotada de características especiales, que corresponden a la forma del producto sildenafil y que semeja la forma de un diamante, la cual es perceptible, susceptible de representación gráfica y capaz de distinguir el producto de otras tabletas, pastillas, cápsulas o grageas que se ofrecen en el mercado.
Agrega que presentó ante la Superintendencia copias auténticas de dos de los registros obtenidos en la Unión Europea para la marca “tridimensional” que ahora pide registrar en Colombia. Culmina sus alegaciones afirmando que la marca solicitada no constituye una forma básica, común o usual y que por tanto, “el hecho de otorgarse un derecho de exclusiva sobre la misma mediante su registro, no impide el acceso al mercado de otros competidores que siempre tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos con las formas básicas de pastillas, tabletas o grageas, o bien con formas características que resulten de su propio ingenio y creación”. 3.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumenta que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Alega que “la marca no es distintiva de los productos para los cuales fue solicitada, teniendo en cuenta que reviste la forma usual que varios empresarios les han dado a los mismos dentro del mercado”.
Frente a los documentos aducidos como prueba de la marca solicitada, especialmente los referentes a los registros obtenidos en la Unión Europea, aduce que “es menester señalar que la figura que se adjuntó a la solicitud de registro en Colombia es diferente al diseño tridimensional presentado para el registro en Europa”. (Subrayados en el memorial).
Alega que la solicitud hecha en Colombia es para una marca FIGURATIVA, en tanto que el registro obtenido en Europa es para una marca TRIDIMENSIONAL, y realiza un análisis comparativo entre los dos signos para especificar las diferencias entre los dos tipos de marcas. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
4. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 de su Tratado Constitutivo. 5.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La interpretación recaerá sobre los artículos 81 y 82 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Considera el Tribunal que no debe interpretarse el artículo 135 de la Decisión 486, también solicitado, por su manifiesta impertinencia con relación al aspecto temporal de la aplicación de la norma.
El texto de las normas a interpretarse es: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. Con fundamento en las normas transcritas el Tribunal abocará el tratamiento de los aspectos concernientes a los requisitos para el registro de marca; las clases de marcas, especialmente en lo relativo a Marcas Figurativas y Marcas Tridimensionales; y, la irregistrabilidad por falta de distintividad y por razón de consistir el signo a registrarse, en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
6. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del usuario o consumidor, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, sin que ello obste para que otros tipos de signos perceptibles por órganos de los sentidos distintos (tacto, oído, gusto, olfato) puedan cumplir la función de la marca. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada como la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, toda vez que la función esencial de la marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
La marca es, por tanto, el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una relación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección de la marca; característica ésta que ha llevado a Fernández Novoa a decir que “…la marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión”. [1] c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser descrito en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
7. CLASES DE MARCAS La doctrina, tomando en consideración la estructura de los signos, clasifica las marcas en DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, cuando utilizan un elemento acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual;
GRAFICAS o visuales, cuando están dirigidas a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa; y MIXTAS, cuando se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En cuanto a las marcas gráficas debe agregarse que son expresiones plásticas que pueden estar constituidas por imágenes, por dibujos, por figuras alegóricas (emblemas), por imágenes de un objeto específico o concreto o por la expresión pictórica de una idea.
Ellas, según la Doctrina, generan en la mente de los consumidores distintas impresiones o reacciones que permiten clasificarlas, a su vez, en tres categorías: Las marcas puramente gráficas, constituidas por signos de forma caprichosa o de fantasía, que el consumidor en su proceso cognoscitivo no logra asociar con un objeto concreto ni con una idea abstracta; las marcas figurativas que son aquellas que se pueden definir o expresarse en el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa, un perro, una botella, un utensilio de cocina, las cuales suscitan en la mente del consumidor la impresión de un objeto determinado, concreto y conocido por éste o familiar a éste y que además evocan en él un concepto determinado; y, por último, las marcas evocativas que son las que transmiten a la mente del público una idea a través de un proceso escalonado en el que el consumidor medio se forma la idea de “un concepto concreto del que se asciende, a través de una generalización a un concepto abstracto y superior”. [2] Cabe destacar que la marca figurativa, y en general las de tipo visual, difiere de la marca denominativa, en el hecho de que la primera no es pronunciable, puesto que el signo que la expresa o representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que simplemente se le da un nombre o se le atribuye el de la figura que evoca.
El Tribunal ha expresado con respecto a la marca figurativa que su análisis para determinar si posee suficiente distintividad a fin de que pueda ser objeto de registro, “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores.
De esta suerte, el análisis de la marca deberá hacerse por la comparación gráfica aplicando las reglas de cotejo entre marcas puramente gráficas por una parte y además realizando la comparación conceptual, toda vez que la posibilidad o riesgo de confusión en esta clase de marcas puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también por la semejanza conceptual de la idea que la marca gráfica suscite”; agregando a renglón seguido que “…la regla para definir la confundibilidad entre esta clase de marcas se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Así, a pesar de que pueda haber diferenciación en los rasgos de figuras que al compararse tienen trazos y delineaciones diferentes, en su conjunto pueden suscitar comparativamente una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Podría traerse como ejemplo el de dos recipientes con un cuello en su parte superior, cuyos trazados difieren porque uno es cilíndrico y el otro es cuadrado; a pesar de tener distintos trazos desde el punto de vista gráfico, el consumidor necesariamente llega a la conclusión de que se trata en ambos casos de la idea o concepto “botella”; si además el examen de comparación lleva a la conclusión de que tanto los trazos como los conceptos que suscita el gráfico son semejantes, la conclusión de confundibilidad e irregistrabilidad no ofrece lugar a duda”. [3] Así mismo y atendiendo al criterio de su presentación externa, pertenecen a este grupo de marcas visuales las llamadas marcas tridimensionales, las cuales en concepto del Tribunal, “…son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).
Debe dejarse en claro, desde luego, que para constituirse como marcas, deben esos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional.
Así, la marca tridimensional ha de ser perceptible por la vista y por el tacto, como es el caso, entre otros productos, de los envoltorios, envases y relieves”. [4] El Tribunal entiende, de acuerdo con la Doctrina, que marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos. [5] Los signos tridimensionales, al igual que las demás categorías mencionadas, cuentan con respaldo legal para ser registradas como marcas, siempre que cumplan con los requisitos exigidos aludidos y que no se encuentren contemplados en las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario.
8. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 82 de la Decisión 344, contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohibe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.
Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección del público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.
La expresión “formas usuales de los productos” se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos, y no comprende representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca. [6] El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.
Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.
En este examen deberá apreciarse como usual no sólo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan sólo en características secundarias o no sustanciales. En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.
Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial. En el presente caso, para determinar la viabilidad del registro, el examinador deberá considerar si la impresión en conjunto del signo solicitado reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado o si, por el contrario, constituye una forma usual para las preparaciones y sustancias farmacéuticas de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo sea registrable como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no debe encontrarse comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83.
Segundo: A los signos gráficos les son aplicables las mismas reglas que rigen el examen de registrabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de distintividad y de confundibilidad; no siendo registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro o se identifiquen visual o conceptualmente con los bienes a los que se aplican.
Tercero: La protección de las marcas figurativas y su examen de registrabilidad, debe referirse no sólo a su aspecto gráfico propiamente dicho, sino al concepto que la figura pueda producir en la mente de los consumidores. Cuarto: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.
Quinto: Las formas usuales de los productos o las impuestas por la función de aquéllos, no pueden ser susceptibles de registro por carecer de distintividad. No obstante, si se les adiciona elementos que les permita adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno Nº 7386, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Fernández Novoa, Carlos.
“El Sistema Comunitario de Marcas”, Madrid 1995, p. 23. [2] Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 225. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-97, Sentencia de Abril 17 de 1998. En G.O.A.C. No. 354 de 13 Julio de 1998 [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 18 de junio de 2003. Proceso 31-IP-03. En G.O.A.C. No. 960 de agosto 1 de 2003. [5] Fernández Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Ibidem. p. 31. [6] En el mismo sentido se expresa Carlos Fernández Novoa, en El Sistema Comunitario de Marcas Madrid 1995, p. 137.