PROCESO Nº 91-IP-2003 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Caso: denominación “LOXAN”.

Expediente Interno N° 6159. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, ocho de octubre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de septiembre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 3 de noviembre de 1998, la sociedad TECNOQUIMICAS solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la expresión LOXAN, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, productos comprneiddos (sic) en la clase quinta de la Clasificación Internacional de Niza”; que “La sociedad ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación a la solicitud de registro de la marca LOXAN con base en la marca HOLOXAN”; que “El 23 de junio de 1999, mediante Resolución 11394, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca LOXAN solicitada por la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. y declaró infundada la observación debido a que la marca HOLOXAN estuvo vigente hasta el 9 de octubre de 1989”; que “La sociedad ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, dentro del término legal, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 11394”; que “Mediante Resolución 17250 del 30 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 11394 y negó el registro de la marca LOXAN”; que “Contra la Resolución 17250, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó recurso de apelación el 9 de noviembre de 1999”; y que “Por medio de la Resolución 28556 del 23 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 17250 del 30 de agosto de 1999 negando el registro de la marca LOXAN …”.

Por otra parte, del texto de la citada Resolución 17250 se desprende que “Esta Oficina, por un error involuntario en la resolución impugnada dijo que la marca HOLOXAN no estaba vigente, cuando en realidad está vigente hasta el 9 de octubre de 1999 …”. 1.2. Cuestión de derecho Según el consultante, la parte actora denuncia la violación del “artículo 83, literal a) por las siguientes razones: 1.

No existen semejanzas visuales y auditivas; realizando un análisis objetivo de conjunto y observando las marcas en forma simultánea, puede observarse que la similitud aparentemente otorgada en el aspecto visual no es tal, ya que los elementos que conforman el signo ‘LOXAN’ gozan de características que hacen que la marca tenga identidad propia y no guarde relación con la marca base de la negativa, de lo que se observa que la marca solicitada ‘LOXAN’ contiene no solo los elementos esenciales para que un signo pueda constituirse como marca, sino que, además, cumple con la función básica del signo como es la función individualizadora, no sólo por las diferencias fonéticas, gramaticales y visuales, sino también en razón del mercado y el consumidor al que va dirigido el producto, otorgando al signo ‘LOXAN’, el requisito indispensable para que se acceda a la protección marcaria. 2.

Existen suficientes elementos diferenciadores entre los signos LOXAN y HOLOXAN; por lo tanto, no existe riesgo de confusión. Considera que a pesar de exsitr (sic) algunas coincidencias entre las expresiones, como bien lo señala el Manual de Marcas de la OMPI, no implicaría que las marcas no posean elementos diferenciadores, las que por cierto excluyen la supuesta confundibilidad entre los signos que endilga la Superintendencia; además, es importante resaltar la diferencia del aspecto fonético por lo cual son plenamente diferenciables. 3.

Los mercados y consumidores son diferentes y diferenciables, en cuanto al consumidor debe observarse que tiene diferentes comportamientos cuando el producto es de consumo masivo o selectivo, o de acuerdo al precio del producto, pues si es más elevado, el consumidor pondrá mayor atención a la calidad y a la marca, lo que reduce el riesgo de confusión; la verificación del mercado objetivo en donde se comercializa el producto también es otra forma de encontrar diferenciación entre las marcas, así como la marca HOLOXAN va dirigida al mercado de pacientes enfermos de cáncer, lo que además requiere un estudio minucioso para el paciente y la sintomatología precisa para poder prescribir el uso de la sustancia; por otro lado, el producto LOXAN contiene un ingrediente activo diferente al HOLOXAN puesto que va dirigido al consumidor que padece de infecciones urinarias.

En consecuencia, el público no podrá ser inducido a error bajo ninguna circunstancia, pues ambas medicinas requieren de unos conocimientos especializados sobre los ingredientes activos, cómo evolucionan en el organismo y necesitan una precisión absoluta en la dosimetría”. Agrega el consultante que, según el actor, no hay obstáculo “para la coexistencia pacífica de los productos en el mercado, debido a la diferencia de los signos distintivos desde el punto de vista visual, fonético, ortográfico y conceptual, y de otra porque estos productos serán consumidos por personas o animales que pertenecen a dos tipos de mercado total y radicalmente distintos”.

Y el propio actor señala en la demanda que “en la clase quinta los productos no son de la libre escogencia del consumidor sino que por el contrario obedecen a indicaciones de personas especializadas en el ramo de la medicina, la veterinaria y la agronomía entre otras, lo que disminuye a tal punto la posibilidad o riesgo de confusión, a pesar de ser marcas que identifican productos comprendidos en la misma clase”.

Por otra parte, el actor denuncia también la violación indirecta del artículo 81 de la Decisión 344. A su juicio, “la distintividad que requiere el artículo violado, es de carácter objetivo, pues se requiere que existan diferencias suficientes entre los productos, y las marcas … la distintividad en materia (sic) cobija también el elemento subjetivo de las marcas en conflicto, pues la prescripción y el uso son diferentes, lo que nos lleva a que los consumidores de este producto sean totalmente diferentes, con lo cual el uso otorgado a los productos es diferente … la doctrina y jurisprudencia ha (sic) sostenido con acierto que una marca puede, en principio, ser registrada a nombre de dos o más personas diferentes, siempre que se registre para productos o servicios distintos y, que el uso de la marca para los respectivos productos o servicios no cause un riesgo de confusión o de asociación, o un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca más antigua.

Por lo tanto, en el presente caso es claro que existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales entre LOXAN y HOLOXAN. Adicionalmente la marca LOXAN solicitada para registro ampara productos, como ya vimos diferentes, destinados a mercados diferentes, y para diferentes tipos de consumidores, por lo que no tienen estrecha relación con los productos que distingue la marca HOLOXAN.

Es así como vemos que no puede imputarse riesgo de confusión”. 2. Contestación a la demanda 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “Con la expedición de las resoluciones 17250 … y 28556 … no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘LOXAN’ (solicitada), frente a la marca ‘HOLOXAN’, certificado 94234 para la clase 5, registrada a favor de la sociedad Tecnoquímicas S.A. se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre ésta (sic) y la marca ‘HOLOXAN’ en los aspectos visuales y auditivos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”, que “Si se aprecian las marcas ‘LOXAN’ y ‘HOLOXAN’ en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error”; que “En consecuencia, la marca ‘LOXAN’ para distinguir productos de la clase 5 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión pues no es suficientemente distintiva”; y que “las resoluciones acusadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. 2.2.

El apoderado de la sociedad ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT contesta la demanda, a título de tercero interesado, argumentando que “la marca HOLOXAN, está registrada y vigente, tal como consta en el certificado de registro número 94.234 del 9 de Octubre de 1.979”; que “Los actos administrativos demandados por TECNOQUIMICAS S.A., no violan disposiciones constitucionales, de derecho comunitario andino, u otras de derecho internacional público o de derecho interno. Por el contrario, les dan plena aplicación”; que “los denominados por la norma comunitaria ‘impedimentos’ se presentan en forma clara”, ya que “La expresión LOXAN, en verdad, está incorporada dentro de la marca HOLOXAN … La expresión LOXAN se limita a suprimir la sílaba HO de la marca registrada … la palabra LOXAN no cumple la función individualizadora que se atribuye a los signos distintivos, y entre ellos, las marcas”; que “la marca HOLOXAN ampara todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Marcaria vigente, como se acostumbraba en la época de su registro, y que con la expresión LOXAN pretendía la parte actora distinguir prácticamente todos los productos de la misma clase, o sea, los mismos para los que se encuentra registrada HOLOXAN”; y que “con la marca HOLOXAN se distinguen en la actualidad algunos medicamentos oncológicos, esto es, para el tratamiento del cáncer, y como lo plantea la parte actora, con la denominación LOXAN se busca proteger un producto antibiótico de alto espectro destinado a combatir infecciones localizadas en vías respiratorios (sic), aparato génito urinario, vías biliares etc., incluyendo algunas enfermedades”, por lo que “el rigor con que debe efectuarse el examen de confundibilidad debe ser máximo.

Aquí debe primar más la salud individual y colectiva que la simple consideración de mercadeo para mantener la decisión con criterios de justicia y equidad”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 150 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe del signo “LOXAN”, destinado a distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca “HOLOXAN”, registrada para todos los productos comprendidos en la clase 5, y que distingue “en la actualidad algunos medicamentos oncológicos”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el producto amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 ss). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP- 2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 05-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). III. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo que pretenda amparar productos farmacéuticos y una marca destinada a proteger ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no del riesgo de confusión, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos; ob.cit., pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes. 4º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará por sí solo para la consecución del citado propósito. 5º La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO