PROCESO 90-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 81 y 95, in fine, de la misma, con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno No. 6719-LR. Actor: “BELL IP HOLDING L.L.C.”. Marca: “BELL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de octubre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por medio del Magistrado Consultante doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto de siete de octubre del año en curso. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las partes: Demandante: BELL IP HOLDING L.L.C. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Procurador General del Estado. 1.2. Objeto de la demanda y su contestación. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 0033226 de 1999, del Director Nacional de Propiedad Industrial por la cual se ratifica la negativa al registro de la marca BELL, destinada a proteger servicios de la Clase 42, por considerar que puede ocasionar confusión con la marca TACO BELL, registrada para designar servicios de la misma clase internacional.

Alega la demandante que las marcas en controversia no generan confusión respecto de los productos que identifican y que ellas han coexistido tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Aduce que la marca solicitada presenta con respecto a la registrada, suficientes diferencias visuales y fonéticas que impiden la confusión y que, prueba de ello es que TACO BELL CORP., no presentó oposición al registro y, antes bien, manifiesta que no se opone a que se conceda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda oponiendo las excepciones de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y defendiendo la legalidad del acto demandado. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, solicitado por el consultante y, además, de oficio, los artículos 81 y 95 eiusdem, por considerarlos pertinentes para la resolución de la controversia.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 3. CONSIDERACIONES. Toda vez que de conformidad con las normas del Tratado de Creación y del Estatuto, el Tribunal es competente, procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas; la confundibilidad como circunstancia impeditiva del registro; las marcas en idioma extranjero; las reglas para la comparación de signos; y, la ausencia de observaciones y la obligatoriedad del examen de registrabilidad. 3.1.

Requisitos para el registro de marcas. La normativa comunitaria, en el artículo 81 de la Decisión 344, establece los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, indicando que ellos son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. La marca para ser tal, debe cumplir indefectiblemente con estas tres condiciones, además de no estar incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto de estos requisitos el Tribunal, en reiteradas sentencias, ha señalado que: “ la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [1] 3.1.1.

Acerca del carácter distintivo de la marca. Distinguir adecuadamente los bienes y servicios es la función primordial de la marca, puesto que por ella se pueden identificar los distintos bienes que se ofertan en el mercado, diferenciándolos unos de otros y atribuyéndoles un determinado origen empresarial. La capacidad de poder distinguir e identificar los productos y servicios permite que exista una elección conciente e informada por parte del consumidor.

Sobre esta característica de la marca la doctrina señala que: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. [2] El derecho exclusivo de uso y el consecuente jus prohibendi de que goza el titular de la marca, hacen posible que se cumpla adecuadamente con el principio de distintividad. 3.1.2.

Acerca de la calidad de perceptible que debe ostentar la marca La marca, definida como un bien inmaterial, debe necesariamente encontrar un medio para pasar de lo abstracto a lo material o tangible (corpus mechanichum). La perceptibilidad es esa condición objetiva que permite a la marca ser captada por los sentidos para asociarla con un producto o servicio.

Ya que, como ha dicho el Tribunal, “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, como requisito necesario para poder ser registrado como marca ” [3] 3.1.3. Sobre la susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito hace relación a la forma de expresión del signo mediante el empleo de diferentes vehículos tales como: palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc, que es lo que permite al receptor formarse una idea o una imagen de sus características y por medio de la representación gráfica de la marca llegar a una descripción que posibilite su publicación, registro y archivo y consulta. 3.2.

La confundibilidad como circunstancia impeditiva del registro. El cotejo de las marcas. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión, indica que no son registrables aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso pueda inducir al público a error.

El titular de la marca, posee el derecho exclusivo de uso sobre ésta y se encuentra facultado por la ley para presentar observaciones en contra de registros de signos que por sus características causarían confusión, al igual que puede oponerse a los actos administrativos emitidos por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos.

Pero además, la autoridad correspondiente, en guarda del interés general, posee la facultad de impedir el registro solicitado, aún sin necesidad de contar con la opinión del titular de marcas idénticas o semejantes, cuandoquiera que encuentre que aquél puede entrañar un factor de confusión en los consumidores. La finalidad de una marca es, como ya se dijo, individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares, protegiendo con ello, tanto a los consumidores de la confusión o el engaño, como a los empresarios de la competencia desleal.

Debe enfatizarse en el hecho de que la prohibición de registro comentada no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que basta la existencia de este riesgo, el cual puede darse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican. La confusión producida por las marcas puede ser: directa, cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; o, indirecta, cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee.

El examen de registrabilidad, denominado también “cotejo de las marcas” se hace con el propósito de determinar si los signos son confundibles y es de la exclusiva competencia del administrador o del juez nacional, quienes, en su caso, deben hacer uso, para llevarlo a cabo, de los criterios elaborados al efecto, por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria que se consignan en el siguiente resumen: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [4] Tales reglas o criterios suponen que la comparación de los signos deberá ser conducida por la impresión unitaria que ellos habrán de producir en la sensorialidad unitaria del consumidor a que está destinado.

Es decir que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón se constituya en factor determinante de la valoración. También se considera de la mayor importancia para el cotejo, definir las distintas clases y niveles de similitud que pueden presentarse entre las marcas, tomando en consideración que: a).

La similitud ideológica se produce cuando las marcas evocan ideas similares o iguales, es decir, cuando los signos evocan una misma cosa o idea, lo que causa confusión que impide al consumidor distinguir entre las marcas; b). La similitud ortográfica existe por la coincidencia de letras contenidas en los segmentos a compararse, por lo que la confusión se dará por la secuencia de vocales, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes; y, c).

La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, que depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. 3.3. De las marcas en idioma extranjero. Las marcas en idioma extranjero contienen o se expresan en palabras en otra lengua distinta del Español, cuyo significado posiblemente no sea de conocimiento general, por lo que, en principio y por esta circunstancia, se les podría considerar en la categoría de marcas de fantasía. La normatividad de la Comunidad Andina en materia de marcas no establece prohibición alguna en cuanto al registro de este tipo de marcas, mientras cumplan con los requisitos básicos señalados por la Decisión 344 y no se encuentren dentro de las causales de irregistrabilidad que la misma norma contiene.

Cabe señalar, sin embargo, que está prohibido el registro de palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero se han convertido en expresiones de uso común o general en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles por su semejanza fonética o raíz común. El Tribunal ha expresado al respecto que: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.[5] 3.4.

Ausencia de observaciones y examen de registrabilidad. La Decisión 344, establece quiénes son los interesados directos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95. Los terceros que según la ley tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados desde la fecha de la publicación. Recibida la observación la Oficina Nacional Competente debe realizar el estudio del signo para determinar si cumple con los requisitos legales, posteriormente se notifica al solicitante para que defienda sus pretensiones y presente las pruebas que considere adecuadas dentro del plazo establecido, luego de lo cual se decidirá sobre las observaciones concediendo o negando el registro de marca, esto deberá ser notificado al peticionario por medio de resolución motivada.

El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá observar los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia. Resultaría improcedente que la administración del sistema de propiedad industrial se ampara en la ausencia de observaciones para justificar el registro de una marca, sin considerar el examen de registrabilidad, pues con ello no se prestaría la suficiente protección a la marca ni a los consumidores y se podría llegar al resultado de que en el mercado coexistieran marcas idénticas o similares generadoras de confusión. La inexistencia de observaciones al registro de marcas no libera a la administración de la obligación de practicar el examen respectivo, ya que es una etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los aludidos registros.

Ha dicho el Tribunal: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ” “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ” [6] Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Segundo: No son registrables los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Tercero: La determinación del riesgo de confusión deriva de la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Al comparar los signos se deben apreciar sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas.

Cuarto: Son registrables como marcas las palabras en idioma extranjero, cuyo significado no forma parte del conocimiento común; en el caso de vocablos extranjeros aceptados como de uso común, la denominación podría no ser registrable. Quinto: El examen de registro marcario es obligación ineludible de la Oficina Nacional Competente, sin que pueda condicionarse la práctica del mismo, o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de oposición o de observaciones durante su tramitación. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6719-LR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “Tower”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 791 de 9 de mayo del 2002. [2] BERTONE Luis Eduardo. Derecho de Marcas. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso 71-IP-00.

Caso: “Fuente Clara”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 631 del 10 de enero de 2001. [4] Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, p.p. 351 y ss. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 69-IP-2001. Marca: OLIMPUS Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 759 del 6 de febrero del 2002. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso No. 81-IP-2003. Sentencia de 16 de septiembre del 2003. Marca: SOUND BLASTER.