PROCESO 114-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expediente Interno No. 7496. Actor: EBEL S.A. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de noviembre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.
ANTECEDENTES 1.1 Las partes en el proceso interno Comparecen en el proceso interno, como demandante, EBEL S.A. y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se cita como tercero interesado a la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. 2. OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA DEMANDA La actora solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la citada Superintendencia: • La Resolución No. 16377 de 24 de julio de 2000 por la cual se otorgó el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) para distinguir productos de la clase 5ª. • Las Resoluciones No. 30841 de 28 de noviembre del 2000 y No. 12264 de 30 de marzo de 2001, mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos, confirmando la anterior Decisión. La actora manifiesta que la Superintendencia violó las disposiciones contenidas en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 al haber concedido el registro para el signo EBEL INTERNATIONAL (mixta) en clase 5ª a nombre de EBEL INTERNATIONAL LTD. por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de EBEL S.A. Expone que su representada es titular en Colombia desde el año 1985 de la marca notoria EBEL, habiendo sido concedido el primer registro el 28 de noviembre 1990, para la marca EBEL (mixta) en clase 16; adicionalmente es titular de registros para la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25, todos anteriores a la solicitud de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).
Sostiene que la marca impugnada se solicitó y concedió para identificar “productos higiénicos, farmacéuticos y similares”, productos comprendidos en la clase 5ª y que tal restricción del cubrimiento de la marca indica que su titular pretende utilizarla para identificar productos directamente relacionados con los de la clase 3, como cosméticos, los cuales según el Consejo de Estado, se encuentran directamente relacionados con los productos de la clase 14, en la cual se encuentra la actividad primordial de EBEL S.A. A este respecto manifiesta que el Consejo de Estado en el expediente 3449 consideró que existe conexidad entre los productos de las clases 13 y 14 y que por tanto la habría respecto de los de las clases 5ª y 14 por tratarse de productos relacionados con los de clase 3, lo cual causaría riesgo de confusión entre el público consumidor.
Además agrega que el registro de la marca impugnada se concedió violando las disposiciones de los literales d) y e) del artículo 83 por cuanto la marca EBEL de EBEL S.A. es una marca notoria, “reconocida dicha calidad tanto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, así como por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, proferida dentro del expediente 3449”, de la cual transcribe el siguiente aparte: “( ) para que pueda hablarse de una marca notoriamente conocida, necesariamente es menester que tal notoriedad deba reflejarse en los aspectos antes reseñados.
En este caso, la marca EBEL registrada a favor de Fabrique Ebel S.A. (hoy EBEL S.A.) para distinguir productos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca EBEL SPA era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial ( ) y las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14) sobrepasa las 50.000 piezas por año. Considera, pues, la Sala que el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados se ajustan a derecho ( )”.
(negrilla y subrayado fuera del texto).” Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) irrespetando tanto el derecho de EBEL S.A. sobre la marca EBEL, como la calidad de notoria de dicha marca, de la cual derivan derechos que confieren una protección mayor. Afirma que la notoriedad de EBEL es reconocida a nivel mundial y oficialmente reconocida en Colombia por las autoridades estatales competentes para la protección de la propiedad industrial, como son la propia Superintendencia y el Consejo de Estado.
Concluye manifestando que aún en el evento de que se decidiera que entre las clases en las cuales EBEL S.A. cuenta con registro para la marca notoria EBEL y la clase 5ª en la que se registró irregularmente la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), no existe riesgo de confusión, por ser la primera una marca notoria, el principio de especialidad no aplica toda vez que la protección de la marca notoria se predica respecto de cualquier clase en la cual se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquélla; agregando que este criterio deberá ser aplicado en el presente caso pues se trata de una misma situación jurídica para la cual el Consejo de Estado profirió sentencia reconociendo que la notoriedad de la marca EBEL (la cual, afirma, se ha mantenido en el tiempo) impide el registro de una marca idéntica o similar, independientemente de la clase para la cual se pretenda el registro de la misma por parte de terceros. 3.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Tanto la Superintendencia como EBEL INTERNATIONAL LTD. se opusieron a la demanda con los argumentos que a continuación se resumen: La Superintendencia consideró que entre los productos de la clase 5ª y la clase 14 no existe relación y que la condición de notoriedad debe ser probada al momento de formular las observaciones y que no es cierto que la marca EBEL pueda considerarse notoria con base en lo decidido por el Consejo de Estado en la actuación que se cita por el demandante, porque dicha notoriedad debió ser probada al momento de presentar las objeciones al registro.
Aduce en resumen que la demandante no demostró la notoriedad del signo EBEL de conformidad con las prescripciones legales ni la vinculación competitiva entre las clases de las marcas en conflicto, razón que lleva a concluir que las Resoluciones acusadas fueron validamente expedidas. Por su parte la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED, luego de argumentar que la norma jurídica aplicable al caso es la Decisión 486, particularmente en lo que toca con el reconocimiento de la notoriedad de una marca, manifiesta que no es cierto que la característica alegada por la actora hubiese quedado oficialmente reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril 1999, porque el hecho de que allí se hubiese aceptado esa notoriedad no significa que dicho reconocimiento tenga el carácter de permanente.
Explica que la citada sentencia no es aplicable al caso debatido, no obstante la identidad de las partes, puesto que la causa y el objeto son sustancialmente diferentes, toda vez que en el caso al que hace referencia la sentencia citada se definía la confundibilidad de las marcas EBEL SPA y EBEL y ahora se invoca el riesgo de confusión entre EBEL INTERNATIONAL (mixta) y EBEL.
Considera de otro lado que los productos registrados en el trámite del registro de la marca de su propiedad (productos higiénicos, farmacéuticos y similares) no tienen relación ni conexidad con los productos protegidos por las marcas de EBEL S.A. (clases 6, 9, 16, 18, 25 y 34). Culmina su alegación defendiendo la legalidad de los actos acusados y argumenta en favor de ellos que las marcas en conflicto han coexistido en el mercado colombiano en distintos campos, la una para cosméticos, también notoriamente conocida y la otra para relojes, poco conocida en Colombia.
Sostiene que los relojes se distribuyen en relojerías de cierto nivel que venden productos costosos, mientras que los cosméticos y la perfumería se distribuyen por venta directa en el hogar o en el trabajo a través de un visitador o vendedor, lo que demuestra que los canales de distribución utilizados no se mezclan o interponen uno frente al otro. 4.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Se interpretarán las normas requeridas por el Juez Consultante, a saber: artículo 83, literales a), d) y e). Además se estima conveniente interpretar de oficio las siguientes normas por tener, a juicio del Tribunal, incidencia para la resolución del caso que da origen a la consulta: artículos 81 y 84 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
DECISIÓN 486 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 5.
CONSIDERACIONES El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente, de conformidad con lo que dispone su Tratado de Creación, para realizar la interpretación prejudicial del Ordenamiento Jurídico Comunitario a fin de lograr la uniforme aplicación del derecho en los Países Miembros. Procede, en consecuencia, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual emitirá sus criterios interpretativos, de manera principal, acerca de los siguientes aspectos: los requisitos de registrabilidad; la confundibilidad como impedimento del registro; la conexidad competitiva; la especial protección que deriva de la notoriedad de la marca y la prueba de esta calidad; y, la aplicación de la ley en el tiempo. 5.1.
Los requisitos para el registro de marcas: La marca tiene por finalidad diferenciar los productos o servicios de los demás que existen en el mercado, por lo que posee gran importancia económica para el empresario, siendo este el motivo por el cual la norma comunitaria establece mecanismos que protegen tanto el interés del titular como el del consumidor.
Los requisitos para el registro de las marcas se establecen en el artículo 81 de la Decisión 344 y guardan relación directa con las funciones que ellas cumplen y, consecuentemente, garantizan a su titular el derecho al “ius prohibendi” contra el registro de marcas que sean similares o idénticas, con el fin de que el público consumidor no incurra en confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen.
Distintividad: Es considerada por la doctrina como la función primordial de la marca al llevar implícita la posibilidad de diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible la elección por parte del consumidor. Esta característica es destacada por Otamendi, cuando manifiesta que: "la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” [1]. Perceptibilidad: La marca es un bien inmaterial, es decir que no tiene una existencia sensible, por esta razón, para ser percibida es necesario que se materialice o que tome la forma de una cosa tangible o “corpus mechanicum”.
La doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [2] Susceptibilidad de Representación Gráfica: La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de describir de modo material el signo; esta condición permite que el creador de la marca la lleve desde el campo subjetivo a la realidad, utilizando para ello diferentes medios tales como palabras, gráficos, colores, etc., haciendo factible reproducirla ilimitadamente y de modo simultáneo en varios lugares.
Es indispensable dar cumplimiento a estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como verificar el hecho de que el signo no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 5.2. Confundibilidad como impedimento del registro. Una marca, para constituirse como tal, debe aprobar el examen realizado en la Oficina Nacional Competente en donde se observará que el signo cumpla con su función de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante, con el objeto de que no se confunda con ninguna marca registrada o solicitada anteriormente, ya que éstas gozan de protección legal.
La norma comunitaria trata de evitar que signos similares o idénticos entren al mercado de competidores a provocar confusión en los usuarios; la causal de irregistrabilidad de un signo confundible, protege a la distintividad de la marca. Una marca no distintiva evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia su impedimento de registro o la anulación de éste.
Para determinar la presencia de dicho riesgo el examinador deberá analizar la marca o el signo solicitado, basándose en los criterios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia acogidos reiterativamente por el Tribunal. Al respecto de la confusión se ha expresado lo siguiente: “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. [3] La norma contenida en el literal a) del artículo 83 señala que basta la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
El riesgo de confusión puede darse sobre la base de los siguientes supuestos: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
La confusión es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Y, en cualquier caso, como lo recomienda Cavelier, “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía” [4] En el cotejo marcario se deberá establecer si existe o no identidad o semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca previamente registrada, efecto para el cual es útil tener en cuenta por parte del examinador que la similitud visual se produce por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y que habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. El Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
El examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” [5] La primera regla es la de mayor importancia, ya que el cotejo debe hacerse en conjunto, de ese modo se produce la impresión que el consumidor tiene sobre la marca y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se ofertan en el mercado.
La doctrina explica que los elementos que conforman la marca no deben ser fraccionados para comparar sus componentes; además el examen entre las marcas debe realizarse en base de las semejanzas y no de las diferencias. El cotejo entre las marcas debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor las analiza en forma individualizada, se debe deducir cuál es la impresión final que permanece luego de la observación de las dos marcas.
En todo caso, tal como lo ha señalado el Tribunal, no deberán el juez o el funcionario administrativo, perder de vista que “ la confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.
La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia.”[6] 5.3 La conexidad competitiva.
A fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación y si de ella se desprende un verdadero riesgo de confusión, determinante de la irregistrabilidad que se alega, el consultante habrá de tomar en cuenta, además, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
En el presente caso, los signos en cuestión se refieren a diferente clase de productos y es por ello que el Juez consultante deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos de ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha recogido algunos criterios doctrinales que pueden resultar de útil aplicación a la materia consultada.
Ha identificado, al respecto, las siguientes reglas cuya observación permite dilucidar si existe o no la suficiente conexión competitiva entre los productos, la cual unida a la identidad o semejanza de los signos, determine o descarte la presencia del riesgo de confusión: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subiudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”.[7] 5.4 La especial protección que deriva de la notoriedad de la marca y la prueba de esta calidad.
La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria.
El conocimiento de una marca notoria no requiere necesariamente el uso de los productos o servicios que ésta ampara, sino que es suficiente conocer o tener referencia de ésta, a través de los medios que divulguen la marca. La divulgación de una marca puede causar el efecto del consumo por parte del público y consecuentemente una marca constantemente usada será reconocida en el mercado; además la calidad contenida en los productos que la marca ampara es un factor importante para que exista aceptación por parte del consumidor, quien adquirirá reiteradamente los productos identificados con ese signo y difundirá su uso.
La notoriedad de la marca se alcanza a través del esfuerzo de su titular que la ha difundido de manera efectiva en el mercado y ha mantenido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros quieran aprovechar maliciosamente el prestigio alcanzado; al punto que como señala Zuccherino, “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” [8] La Decisión 344, protege a la marca notoria al establecer en su artículo 83 literales d) y e) la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se aspira a registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida.
Adicionalmente, como lo ha reiterado el Tribunal estas causales de irregistrabilidad son aplicables “…con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en los que se destine a productos o servicios distintos.” [9] Empero el reconocimiento de la notoriedad de la marca, no es un hecho automático, de tal modo que quien la alega debe probar esta calidad, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.
Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84, ibidem, enseña: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” [10] 5.5.
La aplicación de la ley en el tiempo. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No. 7496, se desprende que la solicitud de registro objeto del presente estudio, fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344. Por principio, la doctrina manifiesta que las normas rigen para lo posterior, en virtud del principio de irretroactividad, dado que su acción no se extiende sobre situaciones anteriores al momento de su vigencia. Las circunstancias jurídicas sobre las que se deba aplicar una norma comunitaria, deberán regirse por los parámetros de la que se encuentre vigente al tiempo de haber sido planteada ésta, tal como lo confirma la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. Este Tribunal ha explicado que cuando una norma posterior se usa para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo la norma anterior, esto no constituye aplicación retroactiva de la ley.
Se debe observar la fecha en que se ha presentado la solicitud de registro del signo marcario y la norma sustancial que se encontrare vigente a esa fecha será la aplicable para resolver lo relativo a la concesión o denegatoria de registro y se aplicará además en los casos de impugnación. El inciso tercero de la disposición transitoria primera señala que la Decisión 486 regirá desde su entrada en vigencia sobre los procedimientos que se encuentren en trámite, respecto de las etapas pendientes del mismo La doctrina manifiesta que: “ la nueva ley se aplica en forma inmediata, no sólo a las relaciones futuras, sino también a los efectos futuros aún no agotados de las relaciones pasadas, o sea, que rige también los tramos no cumplidos de las relaciones existentes, que están todavía en ejecución o no consumados.”[11] Sobre el tema ha manifestado el Tribunal en el sentido de que: “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, esta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”[12].
6. COLABORACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD PARA LA APLICACIÓN UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.
La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse al respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.
De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: De conformidad con la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro, debe reunir los tres requisitos establecidos en la ley: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: El funcionario examinador deberá analizar el riesgo de confusión que produzca el signo con respecto a una marca registrada o a otro signo solicitado con prioridad, utilizando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido. Sobre todo deberá considerarse que el análisis de los signos debe hacerse en forma conjunta, global, apreciando todas sus características.
TERCERO: Para determinar la distintividad de signos que amparen productos que pertenezcan a clases distinta del nomenclator, el juzgador deberá tener en cuenta una serie de criterios que lo lleven a determinar si es o no procedente el registro de marcas idénticas o semejantes, estimando siempre, que el objetivo es evitar confusiones en el consumidor, guardar el interés del titular de la marca y alentar la libre competencia.
CUARTO: La notoriedad de la marca supone que ella es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada, hecho que le permite gozar de una protección que va más allá de la regla de la especialidad de la marca y que es el resultado de un conjunto de características especiales como la calidad del producto, la difusión de la marca, su imagen en el mercado, la comercialización del producto, la publicidad etc.; cualidades que no poseen las marcas comunes.
La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que correspondan, siendo de cargo de quien la alega a su favor, realizar las demostraciones conducentes a ello. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso No. 7496, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] OTAMENDI, Jorge.
"Derecho de Marcas". Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 10. [2] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. Fundamentos del derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y 22 [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 101-IP-2002. Gaceta Oficial Andina No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA. [4] CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis.
Bogotá 1962. Pág. 190. [5] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [6] Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 7 de junio del 2000. Proceso Nº 38-IP-2000. Marca: FRITTY. En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 578 del 27 de junio del 2000. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso Nº 26-IP-2003. Sentencia de 23 de abril del 2003 En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 959 del 31 de julio del 2003. [8] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Jurisprudencia”. Tomo XII. Pág 42. Proceso 11-IP-99 Marca “LELLI”. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso 22-IP-2003. Marca “UBS Union Bank of Switzerland”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 777 de 27 de marzo del 2003. [11] PEREZ Benjamín. “CURSO DE DERECHO CIVIL” Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1998. Pág. 24. [12] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de septiembre del año 2002.
Proceso 38-IP-2002. Marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. Publicado en Gaceta Oficial Andina No. 845 del 1 de octubre del 2002.