PROCESO Nº 99-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Creaciones PACHICAS S. EN C. Marca: PACHICAS (nominativa).
Proceso Interno Nº 7009. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 1949, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 7009.
Oficio recibido el 23 de septiembre de 2003. Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 29 de octubre de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C., la que interviene mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 28 de febrero de 1994, la Sociedad CREACIONES PACHICA S. EN C., a través de apoderado solicitó el registro de la marca “PACHICAS” (nominativa) para distinguir productos amparados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 25: vestidos, calzados, sombrerería).
Publicada la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 399, no fueron formuladas observaciones. Mediante Resolución Nº 52002 de 29 de diciembre de 1994, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la mencionada marca PACHICAS (nominativa).
Contra la referida Resolución Nº 52002, CREACIONES PACHICAS S. EN C., interpuso recursos de reposición y de apelación. Mediante Resolución Nº 008111 de 21 de marzo de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por vía de reposición confirmó la Resolución que expidió y concedió el recurso interpuesto.
Y mediante Resolución Nº 25670 de 29 de septiembre de 2000, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la citada Resolución Nº 52002. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C. -demandante en el presente caso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, que declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones Nº 52002, 08111 y 25670, y asimismo que “se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en el cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento ”.
La sociedad demandante fundamenta su pretensión en los artículos 13 incisos 1, 2 y 61 de la Constitución Política de la República de Colombia, en los artículos 81, 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia.
La actora sostiene en síntesis, que: “Las expresiones descriptivas, genéricas de los productos o servicios que identifican, se consideran como vocablos no monopolizables, en consecuencia cualquier persona podrá usarlas, en relación con los determinados productos o servicios respecto de los cuales se consideran como expresiones descriptivas y genéricas, por consiguiente ninguna persona podrá adquirir derechos exclusivos respecto de dichos vocablos ya sea como marca comercial o como lema comercial de productos y servicios”.
Asimismo, la demandante señala que “ es titular de derechos adquiridos respecto de la marca comercial PACHICAS, en la clase 25, en virtud de la concesión de la marca CREACIONES PACHICAS (MIXTA), inscrita bajo el certificado Nº 133.657, vigente hasta el 26 de diciembre de 2005”. Añade además que “La negación de la marca PACHICAS (MIXTA) en combinación de colores azul y blanco, en la clase 25, con base en el carácter descriptivo de la expresión PACHICAS, para distinguir productos de la clase 25, conduce necesariamente a calificarla como un vocablo no monopolizable, consideraciones de la administración que facultan a cualquiera persona del sector económico a que pertenecen los productos comprendidos en la clase 25, para usarla en cualquier sentido”. 2.3 Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia- parte demandada en el presente caso- a través de su Oficina Jurídica, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación- Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
De igual manera, sostiene la demandada que “Con la expedición de las resoluciones nº 52002 del 30 de diciembre de 1994, 8113 del 21 de marzo de 1997 y 25670 del 29 de septiembre del 2000 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”. En ese sentido, señala la demandada que “la marca ‘PACHICAS’ además de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que describe el tipo de servicios que ampara”.
La citada Superintendencia fundamenta su decisión contenida en las Resoluciones Nº 52002, 008113 y 25670 en la medida en que “el signo cuyo registro se solicita ‘PACHICAS’, consiste en la expresión ‘PACHICAS’ la cual fonéticamente corresponde a ‘PA‘ CHICAS’ por lo cual resulta indicativo del destinatario de algunos de los productos directamente amparados en la clase para la cual se solicita el registro”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que los artículos 146 y 147, no se interpretarán ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este Órgano Comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros de la Comunidad Andina responsabilidades de carácter nacional que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.
En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 señala que podrán registrarse como marca: “ los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso el signo, en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. El Tribunal ha interpretado que: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97.
G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS. REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando, a los signos que exclusivamente designen la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse.
Signos genéricos El signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un articulo determinado. Al igual que la doctrina, este Órgano Jurisdiccional ha rechazado el registro de signos genéricos. En este sentido el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).
Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.
Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”. (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003, G.O.A.C. Nº 956 de 25 de julio de 2003, marca: PACHICAS y Proceso 07-IP-2001, G. O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). En este orden de ideas, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.
"La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.
Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). Signos descriptivos Respecto al signo descriptivo, Otero Lastres señala que es aquel que “( ) informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (Memorias del Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios.
Editorial Noplu S.A., Quito, 1997, p. 237). Este Tribunal al respecto ha señalado que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.
(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. En anteriores interpretaciones, este Órgano Jurisdiccional ha dicho que “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 ya citado, Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en función con los productos o servicios que el signo va a distinguir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa conexión el signo puede ser registrado.
Por tal razón, hay signos genéricos o descriptivos, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios que van a distinguir, por lo que el impedimento para el registro no procede. Signos evocativos Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características.
En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican. (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 ya citado, Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; Proceso 27-IP-2001 ya citado). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.
Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (Otamendi, Jorge.
Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29). Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen con la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrables. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además, la marca no debe estar comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran, exclusivamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o servicio que se pretende distinguir Tercero: Podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos, respecto de los cuales puedan fungir como marca de fantasía. Cuarto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO