PROCESO 131-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e), 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 82 literal d). Marca: COLIBRÍ y logotipo. Actor: COLIBRÍ LIGHTERS LIMITED. Proceso Interno Nº 2800-96-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro.
VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Ernesto Muñoz Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 13 de noviembre de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a), e) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, “en concordancia con los artículos 134, 135 literales a), i), g), j), y 136, literales a) y h) de la Decisión 486”, con motivo del proceso interno Nº 2800-96-L.Y.M. El auto de diez de diciembre de 2003, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.
Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED y, son demandados el Procurador General del Estado, Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca y Director Nacional de Propiedad Industrial. Interviene como tercero interesado el señor Cesar Augusto Maldonado Sambache. 2. Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 998-TDCA-25 de 11 de noviembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El señor Cesar Augusto Maldonado Sambache, solicitó el 5 de septiembre de 1994, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca de fábrica “COLIBRI y logotipo”, trámite No. 50161, para proteger todos los productos de la Clase Internacional Nº 16.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 16: temperas y lápices de cera (crayones) y todo tipo de artículos de uso escolar y de escritorio). La sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED, por medio de su apoderado, el 5 de abril de 1995 presentó observaciones en contra de la solicitud de registro de la marca “COLIBRI y logotipo” con base en su marca de fábrica denominada “COLIBRI”, registrada con el No. 180-67 de 30 de junio de 1967, renovada con el No. 1631 el 7 de febrero de 1986, renovada nuevamente con el No. 1614 el 30 de octubre de 1991, que, conforme lo señala el consultante y el demandante, protege productos igualmente de la Clase Internacional No. 16.
El señor Cesar Augusto Maldonado Sambache contestó las observaciones planteadas el 8 de agosto de 1995, sosteniendo que la marca “COLIBRI” se ha transformado en un término de dominio público totalmente vulgarizado y no es susceptible de apropiación exclusiva. El Director Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Administrativa de fecha 20 de diciembre de 1995, notificada el 4 de enero de 1996, resolvió rechazar la observación presentada por COLIBRI LIGHTERS LIMITED y concedió el registro de la marca de fábrica “COLIBRI y logotipo”, trámite No. 50161-94, para proteger todos los productos de la Clase internacional No. 16. 3.
Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad COLIBRI LIGHTERS LIMITED, expresa que la Resolución Administrativa emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial con fecha 20 de diciembre de 1995, notificada el 4 de enero de 1996, “constituye el resultado de la inobservancia de leyes expresas y es una directa transgresión de los derechos de mi mandante”.
Sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en su artículo 83, literal a), que “no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Manifiesta que la marca registrada “COLIBRI” de propiedad de COLIBRI LIGHTERS LIMITED, y la marca “COLIBRI y logotipo”, solicitada por Cesar Augusto Maldonado Sambache son idénticas, pues utilizan el mismo término y protegen productos en la misma Clase Internacional Nº 16, y de permitirse el registro de esta última se produciría confusión en el público consumidor.
Finalmente sostiene que “la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial viola la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no solo por la identidad entre la marca registrada COLIBRI y la marca solicitada COLIBRI y logotipo, sino también al resolver que la denominación COLIBRI es de uso común. El Art. 82, literal e), establece que una denominación es de uso común cuando dicha denominación es con la que se designa a los productos o servicios de los que se trata.
En el presente caso, con el término COLIBRI no se protege a un “pájaro” o a un “ave” sino a los productos incluidos en la Clase Internacional 16 que nada tienen que ver con pájaros o aves, ni vivos ni muertos”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Procurador General del Estado, a través de su delegado, el Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado al contestar la demanda dice: (i) negar pura y simplemente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, (ii) alega la improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y por carecer de las causales de nulidad del acto administrativo, (iii) falta de derecho del actor para proponer su demanda por carecer de fundamento legal, (iv) caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. El señor Cesar Augusto Maldonado Sambache, al contestar la demanda manifiesta: El demandado alega que la Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.
Expresa que “La sociedad actora pretende ilegalmente apropiarse de un termino genérico que se encuentra totalmente vulgarizado”, y hace hincapié en que en la Resolución impugnada se reconoció este hecho cuando se mencionó que “… el término “COLIBRI”, es el nombre de un pájaro mosca, muy conocido en el Ecuador, por lo que ninguna persona puede tener derecho exclusivo sobre el mismo”.
El demandado manifiesta de la misma manera que la palabra “COLIBRI” mantiene varios registros en el Ecuador, no solamente a nombre de la firma actora, sino que también a nombre de diez diferentes titulares, “que protegen diversas clases internacionales”, e “inscritas con anterioridad a la marca COLIBRÍ, de propiedad de la contraparte.”, y que por lo mismo no puede decirse que la actora es la propietaria exclusiva de dicha marca.
Por último el demandado niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta. El Ministro de Comercio Exterior al contestar la demanda expresa lo siguiente: (i) Manifiesta que la Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida y (ii) Niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta por no estar apegada a la Ley.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), e) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta y de acuerdo a lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literales a) y e), 83 literal a) de la Decisión 344, y conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto de oficio se interpretará el literal d) del artículo 82.
No corresponde la interpretación del artículo 82 literal h), 83 literales d) y e) y 95 de la misma Decisión por no ser aplicables al caso concreto. Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.
I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).
Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.
(Proceso 2-IP- 2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca COLIBRÍ y logotipo cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRÁFICAS Y MIXTAS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de marcas: denominativas, gráficas y mixtas.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.
Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
Al respecto la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).
Igualmente el Tribunal ha sostenido: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos”.
(Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS), cuyo criterio deberá ser tomado en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre a marca denominativa COLIBRÍ y la marca mixta COLIBRÍ y logotipo. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.
El Tribunal, al referirse al signo genérico ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.
(Proceso 17- IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo COLIBRÍ resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue.
Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DE USO COMÚN Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar y proteger una determinada clase de productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Marco Matías Alemán sostiene sobre la denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob.
Cit. p. 84) El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), prohíbe el registro de signos como marcas cuando: “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; en consecuencia, no podrán registrarse como marca un signo “que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca” (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).
Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo COLOBRÍ con relación a los productos contenidos en la Clase 16, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los productos que se pretende proteger. V. SIGNOS DE FANTASÍA Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus creadores.
Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas … se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989 del 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).
Jorge Otamendi sostiene que “Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características ”. (Otamendi, Jorge. Ob.Cit. p. 29). En este punto es necesario que el consultante determine si la demoninación COLIBRÍ, con relación a los productos que ampara es o no un signo de fantasía. VI.
IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.
Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona, así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar las siguientes reglas de comparación: Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, ob. cit. p. 215). 2.
El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre COLIBRÍ y COLIBRÍ y logotipo. VII. DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.
El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.
TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.
CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, por lo que no son registrables.
QUINTO: Los signos de fantasía son altamente distintivos y por tanto registrables.
SEXTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
SÉPTIMO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, quienes no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que pudieran existir entre los signos. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, distrito Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2800-96- L.Y.M., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO