PROCESO 41-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2001 00265. Actor: “SOCIEDAD ASTRAZENECA UK LIMITED”.
Marca: “DRICOM” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Consejera de Estado y Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: SOCIEDAD ASTRAZENECA UK LIMITED Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: FARMA DE COLOMBIA S.A. (sin comparecencia en el proceso) 1.2. Objeto y Fundamento de la demanda. Pretende la accionante que mediante sentencia se declare nula la actuación administrativa contenida en las Resoluciones Nº 21553 del 30 de diciembre de 1996, 18707 del 14 de julio de 1997 y 34727 del 28 de diciembre de 2000, por medio de la cual actuación la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la demandante el registro de la marca “DRICOM”, en clase internacional Nº 5, para identificar “preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y alteraciones urogenitales”, con el motivo de que en la misma clase aparecía el registro de la marca “TRICON”, bajo la titularidad de Farma de Colombia S.A. Como consecuencia de la nulidad pide se le conceda el referido registro.
La demandante argumenta que la Superintendencia violó los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344, toda vez que la marca cuyo registro solicita es distintiva y no es confundible con la previamente registrada aducida por la oficina nacional competente. 1.3. Contestación a la demanda. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumenta que la demanda es infundada por cuanto la actuación administrativa que concluyó con la negativa del registro, se ajustó plenamente al procedimiento previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Reitera que entre la marca cuyo registro se solicitaba y la previamente registrada existen semejanzas que pueden inducir al público a error o a confusión desde el punto de vista ortográfico y fonético. No hay constancia en el expediente remitido por el Consejo de Estado de que el TERCERO INTERESADO, haya comparecido en esta actuación y todo parece indicar que no lo hizo. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. No obstante la imprecisión que se advierte en la consulta sobre las normas a ser interpretadas, de la documentación remitida se deduce claramente que la interpretación debe recaer sobre los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por confundibilidad e inducción a error al público; reglas para la comparación de los signos; marcas farmacéuticas. 4.1. Requisitos para el registro de marcas.
La marca se define como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, cuya función principal es la de identificar productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La normativa comunitaria protege al titular de la marca otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés general de los consumidores a quienes van destinados los productos, evitando que se genere confusión en procura de garantizar transparencia en el mercado.
Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [1] El artículo 81 de la Decisión 344 establece que los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.
La distintividad. La función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos o servicios de un comerciante o fabricante de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. La distintividad puede ser intrínseca y extrínseca; la primera se refiere al signo que en sí mismo es capaz de diferenciar o distinguir los bienes y servicios de los demás en el mercado; la distintividad extrínseca se encuentra en los signos que al reunir condiciones específicas, pueden coadyuvar a una competencia comercial clara.
La perceptibilidad. La marca es un bien inmaterial, que para poder ser apreciado por medio de los sentidos adquiere forma material, a través del empleo de diferentes elementos, como: signos, letras, números, colores, o indicaciones que hagan posible su percepción, tal condición permite que el consumidor identifique a la marca y la asocie con algún producto o servicio que se ofrezca en el mercado.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha expresado lo siguiente respecto de la perceptibilidad. “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ” [2] La susceptibilidad de representación gráfica.
Se trata de una descripción o expresión material, que permite presentar una idea del signo, objeto de la marca, de este modo se hace posible la publicación y el archivo de la denominación solicitada. 4.2. Irregistrabilidad por confundibilidad e inducción a error al público. Un signo es registrable como marca, cuando cumple con los requisitos señalados por el artículo 81 y no se encuentra incurso en alguno de los impedimentos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
La prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, va encaminada a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario. El artículo señala que no pueden ser objeto de registro los signos idénticos o similares respecto de una marca registrada o previamente solicitada, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; la norma comunitaria no exige que el riesgo de confusión se produzca de manera efectiva, sino que es suficiente la posibilidad de que tal hecho pueda producirse.
El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situación. La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.”[3] “Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1).
En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad [4]”.
La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos. 4.3 Reglas para la comparación entre signos. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.
Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas.
En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión 4.4.
Las marcas farmacéuticas. Al elaborar una marca se pueden emplear determinados sufijos o prefijos de uso común, los que por ser de libre utilización no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que el titular de una marca conformada por tales partículas, no podrá oponerse a que terceros las incluyan en el diseño de sus signos marcarios, siempre y cuando el resultado tenga la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión. Las partículas de uso común presentes en las marcas farmacéuticas, se incluyen con el fin de darle a la palabra una cierta facultad evocativa, que comunique al consumidor una idea acerca de la función del producto, propiedades, compuestos, etc.
El examen de las marcas que identifican productos farmacéuticos, merece especial atención y debe ser más riguroso, en procura de evitar que se incurra en confusión por la identidad o semejanza entre las marcas, ya que el perjuicio que se generaría al adquirir un producto en lugar de otro pudiese ser peligroso o fatal para la salud humana.
Fernández Novoa al respecto expresa que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación” “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[5] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente dentro del tema tratado: “En el caso de marcas farmacéuticas es frecuente que las marcas se confeccionen con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que, por lo general, le dan al signo creado cierto poder evocativo, bien sea de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. … tales partículas de uso común, por tal razón, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas, siendo ésta una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. [6] De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Para poder ser registrado como marca un signo debe reunir los tres requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Además de cumplir los mencionados requisitos, el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente origen empresarial. Por ello no procede el registro como marca de un signo que sea confundible con otro por razón de identidad o semejanza, cuando tales signos puedan inducir al público a error.
TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión, además se debe aplicar un criterio más riguroso ya que al equivocar marcas farmacéuticas se podrían causar graves resultados en la salud de las personas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001 00265, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71-IP-2000. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 631 del 10 de enero de 2001. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 804 del 11 de junio del 2002. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso Nº 4-IP-98. Marca: “OPTIPAN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 375 de 7 de octubre de 1998. [5] FERNÁNDEZ Novoa Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984.
Págs. 265 y 266. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de septiembre del 2003. Proceso Nº 78-IP-2003. Marca “HEMAVET”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 997 de 13 de octubre del 2003