PROCESO 50-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 6747. Actor: “EBEL S.A.”. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Consejero Ponente, Doctor Rafael Ostau De Lafont Pianeta.
VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Comparecen como demandante en el proceso interno EBEL S.A. y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se cita como tercero interesado a la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda. La actora solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la citada Superintendencia: ( La Resolución Nº 08300 de 30 de abril de 1999 por la cual se otorgó el registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), para distinguir “institutos de educación y entrenamiento” servicios comprendidos en la clase 41ª, previa declaratoria de infundada de la observación formulada por la demandante.
( Las Resoluciones Nº 27731 de 20 de diciembre de 1999 y Nº 15177 de 30 de junio de 2000, mediante las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos confirmando la anterior Decisión. La actora manifiesta que la Superintendencia violó las disposiciones contenidas en el artículo 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344, al haber concedido el registro para el signo EBEL INTERNATIONAL (mixta) en clase 41 a nombre de EBEL INTERNATIONAL LTD., por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de EBEL S.A. Expone que la demandante es titular en Colombia y en otros países de la subregión, desde el año 1985, de la marca notoria EBEL (mixta) para clase 16; y que adicionalmente es titular de registros para la marca EBEL en las clases 9, 14, 34, 6, 18 y 25, todos anteriores a la solicitud de registro de la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta).
Sostiene que la marca impugnada se solicitó y concedió para identificar “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la clase 41ª lo que indica que su titular pretende utilizarla respecto de servicios directamente relacionados con los de promoción y venta de productos de la clase 3, como cosméticos, los cuales según el Consejo de Estado, se encuentran directamente relacionados con los productos de la clase 14, en la cual se encuentra la actividad primordial de EBEL S.A. A este respecto manifiesta que el Consejo de Estado en el expediente 3449 reconoció la notoriedad de la marca EBEL.
Además agrega que el registro de la marca impugnada se concedió violando las disposiciones de los literales d) y e) del artículo 83 por cuanto la marca EBEL de EBEL S.A. es una marca notoria, “reconocida dicha calidad tanto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones Nº 35971 de diciembre 31 de 1993 y 507 de marzo 31 de 1995, así como por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, proferida dentro del expediente 3449”, de la cual transcribe el siguiente aparte: “( ) para que pueda hablarse de una marca notoriamente conocida, necesariamente es menester que tal notoriedad deba reflejarse en los aspectos antes reseñados.
En este caso, la marca EBEL registrada a favor de Fabrique Ebel S.A. (hoy EBEL S.A.) para distinguir productos en la clase 14, desde antes de la solicitud de registro de la marca EBEL SPA era ampliamente publicitada en revistas que tienen circulación a nivel mundial ( ) y las ventas de los relojes (productos comprendidos en la clase 14) sobrepasa las 50.000 piezas por año. Considera, pues, la Sala que el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados se ajustan a derecho ( )”.
(negrilla y subrayado fuera del texto).” Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) irrespetando tanto el derecho de EBEL S.A. sobre la marca EBEL, como la calidad de notoria de dicha marca, de la cual derivan derechos que confieren una protección mayor. Afirma que la notoriedad de EBEL es reconocida a nivel mundial y oficialmente reconocida en Colombia por las autoridades estatales competentes para la protección de la propiedad industrial, como son la propia Superintendencia y el Consejo de Estado.
Concluye manifestando que aún en el evento de que se decidiera que entre las clases en las cuales EBEL S.A. cuenta con registro para la marca notoria EBEL y la clase 41ª, en la que se registró irregularmente la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta), no existe riesgo de confusión, por ser la primera una marca notoria el principio de especialidad no aplicaría, toda vez que la protección de la marca notoria, se predica respecto de cualquier clase en la que se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquélla.
Agrega que este criterio deberá ser aplicado en el presente caso pues se trata de una misma situación jurídica para la cual el Consejo de Estado profirió sentencia reconociendo que la notoriedad de la marca EBEL (la cual, afirma, se ha mantenido en el tiempo) impide el registro de una marca idéntica o similar, independientemente de la clase para la cual se pretenda el registro de la misma por parte de terceros.
Concluye que existen cinco hechos probados que dan la razón a la demandante: la notoriedad de la marca EBEL; la confusión entre las marcas en conflicto; la coexistencia no tolerada de las marcas; el aprovechamiento indebido de la reputación ajena por los titulares de la marca impugnada; y, el desconocimiento del derecho de EBEL S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.3.
Contestación a la demanda: Tanto la Superintendencia como EBEL INTERNATIONAL LTD., se opusieron a la demanda con los argumentos que a continuación se resumen: La Superintendencia consideró que con la expedición de los actos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la actora, pues los mismos se expidieron con arreglo a las atribuciones legales otorgadas por la Decisión 344 de la Comisión. Sostiene que entre los productos de la clase 14ª y los servicios de la clase 41 no existe relación y que han coexistido en el mercado pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados con una y otra marca.
La condición de notoriedad debe ser probada al momento de formular las observaciones y que no es cierto que la marca EBEL pueda considerarse notoria con base en lo decidido por el Consejo de Estado en la actuación que se cita por el demandante, porque dicha notoriedad debió ser probada al momento de presentar las objeciones al registro. Aduce, en resumen, que la demandante no demostró la notoriedad del signo EBEL de conformidad con las prescripciones legales ni la vinculación competitiva entre las clases de las marcas en conflicto, razón que lleva a concluir que las Resoluciones acusadas fueron válidamente expedidas.
Por su parte la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED manifiesta que no es cierto que la característica de notoriedad alegada por la actora hubiese quedado oficialmente reconocida por el Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril 1999, porque el hecho de que allí se hubiese aceptado esa notoriedad no significa que tal reconocimiento tenga el carácter de permanente.
Explica que la citada sentencia no es aplicable al caso debatido, no obstante la identidad de las partes, puesto que la causa y el objeto son sustancialmente diferentes, ya que en el caso al que hace referencia la sentencia citada se definía la confundibilidad de las marcas EBEL SPA y EBEL y ahora se invoca el riesgo de confusión entre EBEL INTERNATIONAL (mixta) y EBEL.
Considera, de otro lado, que los servicios distinguidos por la marca de su propiedad no tienen relación ni conexidad con los productos protegidos por las marcas de EBEL S.A. (clases 6, 9, 16, 18, 25 y 34). Culmina su alegación defendiendo la legalidad de los actos acusados y argumenta en favor de ellos que las marcas en conflicto han coexistido en el mercado Colombiano en distintos campos, la una para cosméticos, también notoriamente conocida y la otra para relojes, poco conocida en Colombia.
Sostiene que los relojes se distribuyen en relojerías de cierto nivel que venden productos costosos, mientras que los cosméticos y la perfumería se distribuyen por venta directa en el hogar o en el trabajo a través de un visitador o vendedor, lo que demuestra que los canales de distribución utilizados no se mezclan o interponen uno frente al otro. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. Se interpretarán las normas requeridas por el Juez Consultante, a saber: artículo 83, literales a), d) y e). Se estima pertinente interpretar de oficio las siguientes normas por tener incidencia para la resolución del juicio que da origen a la consulta: artículos 81 y 84 de la Decisión 344. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
DESICIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: los requisitos de registrabilidad; la confundibilidad como impedimento del registro; la conexidad competitiva; la especial protección que deriva de la notoriedad de la marca y la prueba de esta calidad. 4.1.
Los requisitos para el registro de marcas. La marca posee gran importancia económica y comercial, ya que representa un importante activo de la empresa, por ello se ha considerado la necesidad de brindarle adecuada protección a través de la normativa nacional y supranacional dentro de un proceso de integración, es así que el Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 344, brinda especial tutela a la marca y ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores.
El artículo 81 de la Decisión 344 señala que los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. Es indispensable dar cumplimiento a estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como verificar el hecho de que el signo no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto de los Requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [1] La Distintividad.
Es la función principal de la marca, y permite identificar los productos o servicios de un comerciante o fabricante, para distinguirlos de otros de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Fernández Novoa dice al respecto que: “Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo un importante mecanismo para la protección de los consumidores”.[2] La Perceptibilidad.
Se entiende por marca a todo signo capaz de ser captado a través de los sentidos, y que sirve para distinguir e identificar los bienes o servicios que se comercializan en el mercado, la materialización del signo, se realiza por medio de todo elemento o indicación que haga posible que el signo pueda ser percibido. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ”[3] Y a su vez, la doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[4] Susceptibilidad de representación gráfica.
La representación gráfica de la marca, permite que el signo pueda describirse materialmente, a fin de que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad, lo que hace posible la publicación y el archivo de la denominación solicitada. Tal condición, permite que quien la observe pueda percibirla, reconocerla y solicitarla. 4.2.
Confundibilidad como impedimento del registro. La Decisión 344 en su artículo 83, literal a), establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; la norma expresa claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Esta prohibición no exige que el signo genere efectivamente el error en los consumidores o usuarios, puesto que para que ella opere, es suficiente con la sola existencia de este riesgo. Puede generarse confusión por la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo y la similitud de los productos o servicios que distinguen las marcas confrontadas; por lo que de permitirse el registro de un signo que carece de fuerza distintiva, se atentaría contra el interés del titular de un signo solicitado o registrado anteriormente, y se afectaría a los consumidores creando confusión. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.”[5] “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.[6] La confusión es directa, cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta, cuando el consumidor asume erróneamente que dos productos o servicios que se le ofrecen, tienen un origen empresarial común. Cavelier aporta, al respecto, el siguiente criterio: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”[7] El Tribunal, estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor asume que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas, cree, por su similitud, que provienen del mismo fabricante.
El examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina han sido acogidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.
Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”[8] En el caso examinado y por tratarse la marca impugnada de un signo mixto, es preciso destacar que, para la comparación con otro de su misma clase o con signos denominativos, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.
Y es así como para determinar cual elemento resulta preponderante dentro del signo de tipo mixto la doctrina ha señalado algunas reglas específicas entre ellas la que destaca la conveniencia de observar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.
En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” [9] 4.3. La conexidad competitiva. Con el fin de determinar la existencia de semejanza entre los productos o servicios en comparación y si de ella se desprende un riesgo real de confusión, capaz de impedir el registro del signo que se alega, el consultante deberá tomar en cuenta la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
Es tarea del Juez consultante, analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y los servicios amparados por ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha recogido algunos criterios, cuya observación en lo pertinente, permitirá determinar si existe o no la suficiente conexión competitiva entre los productos, la cual añadida a la identidad o semejanza de los signos, determine o descarte la presencia del riesgo de confusión: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subijudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”.[10] 4.4.
La marca notoria y prueba de esta calidad. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”[11] La Normativa Comunitaria protege a la marca notoria, por ello ha establecido la irregistrabilidad de signos distintivos que posean el carácter de notoriedad; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.
Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión – o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”[12] “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”[13] La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” [14] Alberto Casado Cerviño indica que: “ el titular de la marca notoria deberá gozar de una cierta protección reforzada, proporcional a la notoriedad adquirida, que le proteja en cierta medida frente a los intentos de terceros desaprensivos de aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial del titular del signo anterior y del prestigio que la marca haya podido obtener en el mercado.”[15] El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.
Es necesario reiterar que el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “ Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: ( Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
( Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. ( Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. ( Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” [16] De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.
SEGUNDO: La principal función de la marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error. Con el propósito de evitar que ello se produzca el derecho comunitario prohíbe en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares.
TERCERO: La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos por este Tribunal.
CUARTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias ha manifestado que para determinar la distintividad de signos que amparen productos o servicios que pertenezcan a clases distintas del nomenclator, el juzgador deberá tener en cuenta una serie de criterios que lo lleven a determinar si es o no procedente el registro de marcas idénticas o semejantes, estimando siempre, que el objetivo es evitar confusiones en el consumidor, guardar el interés del titular de la marca y alentar la libre competencia.
QUINTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6747, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 791 de 9 de mayo del 2002. [2] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “LEGISLACIÓN. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. Marcial Pons. Madrid, 2001. Pág. 15. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000.
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Marca: “PACIOLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 804 del 11 de junio del 2002. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + GRÁFICA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de diciembre de 2002. [7] CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis.
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