PROCESO Nº 62-IP-2004 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 71, 72, literal a, 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 93 de la citada Decisión 344.

Parte actora: sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Caso: marca “DERBY”. Expediente Interno Nº 3691-184-97-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, siete de julio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81, 82 literal a) 83 literales a, d y e) y 95 de la Decisión (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 3 de junio de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda presentada por el apoderado de la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED se desprende que la “COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACO) presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con fecha 15 de diciembre de 1992, una solicitud No. 35958-92 de inscripción de la marca DERBY para la clase # 34.

El 20 de enero de 1994 BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, presenta una oposición tendiente a impedir el registro de esta marca, sobre la base de una solicitud anterior en Ecuador, registros en terceros países y la notoriedad mundial de la misma marca ‘DERBY’ ”; que “En el expediente consta una amplia prueba de la notoriedad de la marca DERBY a nombre de mi mandante ”; que “la marca DERBY, posee la propiedad muy dividida en los países americanos. En Perú la marca pertenece a Tabacalera Nacional S.A., en Venezuela es propiedad de Catana S.A. y en Bolivia el propietario de la marca es Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA).

Adicionalmente es pertinente señalar que los registros de las mencionadas compañías datan de una fecha muy anterior a los alegados por COLTABACO (1985) y que durante el proceso resultó probado que, por ejemplo, Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA) en Bolivia posee sus registros para la marca DERBY desde 1954. Es entonces evidente que COLTABACO solo (sic) posee registros en Colombia y con este presupuesto resulta inadmisible que pretenda adjudicarse derechos a todo el Pacto Andino” (Clase 34: “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”).

Agrega el demandante que “En Ecuador BAT fue legítimo titular de la marca DERBY (N0. 990-70) hasta julio de 1989, año en el (sic) venció el registro sin oportuna renovación. Este hecho argumenta por sí solo que la marca DERBY estuvo durante casi 20 años en Ecuador y que ninguna confusión emergió de la coexistencia de los registros Ecuatorianos (BAT) y Colombiano (COLTABACO)”; que “La absolutista notoriedad que se le ha conferido a la marca DERBY de COLTABACO, fue reconvenida en el momento oportuno con una amplia prueba de la también notoriedad de la marca DERBY de BAT en América Latina”; y que “Sin embargo, ninguna relevancia fue otorgada por la Dirección Nacional a estos particulares, ni siquiera a la demostrada existencia durante casi 20 años de un registro anterior en el propio Ecuador a nombre de BAT.

La oposición a la solicitud No. 35958-92 de la marca DERBY fue simplemente denegada, causando grave perjuicio a mi mandante y el registro impugnado fue otorgado a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACO)”. 1.2. Cuestión de derecho El apoderado de la actora alega que “la solicitud de registro de esta marca se ajustaba a lo prescrito en la Ley de Marcas de Fábrica, y a la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, especialmente sus artículos 81, 82, literal a), y 83 literales a), d) y e)”; e invoca como fundamento de su demanda “ la Decisión 344 que ha sido quebrantada y en general en cuanta disposición legal o reglamentaria sea (sic) pertinente y aplicable al caso”.

Según el consultante, la actora “solicita se revoque la providencia notificada a las partes el 04 de febrero de 1997, numerada 958019 … y se rechace el registro de la marca … DERBY que fue solicitada por la compañía Colombiana de Tabaco S.A., en defensa de los derechos de mi mandante y del consumidor ecuatoriano”. 2. Contestación a la demanda 2.1.

Afirma el consultante que el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca “se excepciona negando los fundamentos de la acción propuesta y afirmando la legalidad del acto impugnado, a la vez que solicita la interpretación prejudicial de los arts. 81, 82 literal a), 83 literales a, d y e) y 95 de la Decisión de la comisión (sic) del Acuerdo de Cartagena”. 2.2.

Informa también el consultante que “el señor Subprocurador General del Estado delega al Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, para que intervenga a su nombre en la defensa de la presente demanda”. 2.3. Finalmente, del escrito presentado por el apoderado de la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., quien actúa “como parte coadyuvante del demandado, en vista de que mi representada tiene interés directo en el mantenimiento del acto administrativo que motivó esta acción”, se desprende que, a su juicio, la “marca DERBY es una marca de amplio consumo y aceptación en el mercado colombiano, y por tanto subregional andino, siendo un producto además de exportación”; que “La marca DERBY de mi mandante, debido a su amplio uso, aceptación, y consumo, importantes inversiones en publicidad y canales de distribución, tiene la cualidad de notoria, según se demostró a lo largo de ya mencionado proceso administrativo”.

A título de excepciones a la demanda alega que “Para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, se debe cumplir con lo prescrito en el artículo 84 de la Decisión 344”; que la actora “a lo largo del proceso no presentó prueba alguna ni de la notoriedad del signo DERBY que alega de su propiedad, ni de los registros que dice poseer en países de Latinoamérica, por lo que realmente me sorprende la afirmación de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED al decir en su demanda que ‘consta una amplia prueba de notoriedad de esta misma marca (DERBY) a nombre de mi mandante’ ”; y que “Es absurdo pretender alegar la ilegalidad de una resolución tomada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en base a pruebas que no fueron presentadas en su debido tiempo, y que el accionante pretende presentarlas ahora”.

Asimismo, el apoderado de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. argumenta que “el objetivo principal del derecho de Propiedad Industrial es el de precautelar los intereses del público consumidor, evitando causar confusión ya sea por el producto en sí mismo, o por su origen empresarial, por lo qué (sic) es imposible que coexistan dentro del mercado marcas exactamente iguales que protegen el mismo producto, como es el caso de DERBY para amparar cigarrillos”; y que “si el accionante tuvo o no registrada en el Ecuador la marca DERBY no tiene ninguna importancia ni consideración puesto que su derecho caducó, terminó y es, a la fecha de la solicitud, de la observación y de la resolución sobre la marca DERBY, inexistente”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos 81, 82 literal a) 83 literales a, d y e) y 95 de la Decisión de (sic) la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 18 y 19 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, por tratarse de normas aplicables al caso, realizar la interpretación de la disposición relativa al procedimiento de registro que, perteneciente a la Decisión 344, ha sido citada por el consultante, esto es, el artículo 95; además, a juicio del Tribunal, procede interpretar de oficio el artículo 93 eiusdem, así como el ordenamiento sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca del signo “DERBY”, esto es, los artículos 71, 72, literal a, 73, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. Decisión 344 “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “DERBY” fue introducida en fecha 15 de diciembre de 1992 por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACO), es decir, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, del 14 de febrero de 1992); y que la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED formuló observaciones a dicha solicitud el 20 de enero de 1994, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en los Países Miembros “a partir del 1 de enero de 1994” (Disposición Transitoria Segunda).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido luego en el artículo 81 de la Decisión 344, contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 72, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha distinguido entre los supuestos de semejanza e identidad de los signos y, en relación con el supuesto específico de identidad, ha declarado, a propósito de un caso particular, que “… las dos denominaciones … son idénticas, concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad … ‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En caso de semejanza entre los signos, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada uno, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Por tanto, “las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-96, del 1 de diciembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero del mismo año, caso “GOLOSIA”).

IV. De la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 73, literal d, de la Decisión 313, reproducida en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. De conformidad con el artículo 73, literal e, de la Decisión 313, reproducido en el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro haya sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino a prevenir el aprovechamiento indebido o el perjuicio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada país” (Sentencia dictada en el expediente N° 08- IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre del mismo año, caso “LISTER”).

V. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado. Del examen de registrabilidad de un signo como marca. El Capítulo IV, Sección II, de la Decisión 313, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

En el caso de autos, las observaciones fueron formuladas bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que sería ésta la norma aplicable al trámite de admisión o rechazo de aquéllas. De conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro.

La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en la norma vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario, esto es, en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN- 97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y si no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. 4º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

De invocarse el conocimiento notorio de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, el interesado deberá probar, conforme a los medios procesales internos de cada país, que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo. 5º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada y vigente, o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.