PROCESO 70-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00171 (7966).
Actor: “COMESTIBLES ALDOR S.A.” MARCA: “PIN-POP”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de julio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: Comestibles ALDOR S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: Carlos Luis Sanabria Acevedo. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda. El 16 de junio de 1994 COMESTIBLES ALDOR LIMITADA (hoy S.A.), solicitó el registro de la marca PIN-POP, para distinguir productos de la clase 30; posteriormente a su publicación, se presentaron escritos de observación por parte de COLOMBINA S.A. y de Carlos Luis Sanabria Acevedo con fundamento en su marca POPPING, solicitada con anterioridad para productos de la Clase 30.
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 13901 de 29 de mayo de 1996, declaró infundada la oposición presentada por el titular de la marca POPPING, aceptó el desistimiento de COLOMBINA S.A. y otorgó el registro de la marca PIN-POP. Ante tal situación, el titular de la marca POPPING, interpuso los recursos de reposición y de apelación, respecto de la resolución anterior, en respuesta a ello, la Superintendencia declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca PIN-POP. Por su parte, la Sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. impugnó el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 32518 del 30 de noviembre del 2000, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio del cual se niega la solicitud de registro de la marca PIN-POP para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 30.
El actor manifiesta que la marca PIN-POP cumple con los requisitos para el registro de marcas contenidos en el artículo 81 de la Decisión 344, además de que no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la ley y que en atención a los criterios doctrinarios establecidos para la comparación de marcas, es justo concluir que las denominaciones en conflicto no son semejantes.
Se agrega que, al comparar las marcas PIN-POP y POPPING, producen una impresión diferente, por lo que no es posible que se produzca confusión alguna; además es importante tomar en cuenta que la doctrina recomienda que las marcas deben ser observadas en conjunto, sin fraccionar sus elementos a fin de compararlos individualmente, como lo ha hecho en forma errada la Superintendencia. Señala que las marcas en conflicto no poseen semejanzas capaces de producir confusión entre los consumidores, pues las denominaciones PIN-POP y POPPING, cuentan con elementos ortográficos y fonéticos característicos que le dan distintividad suficiente. 1.3.
Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la validez de la resolución impugnada, por haberse apegado al trámite administrativo previsto en materia marcaria. Considera que la marca PIN-POP, no posee la suficiente fuerza distintiva y que al compararse con la marca registrada POPPING es claro percibir que existen grandes similitudes, ortográficas y fonéticas, ya que la marca PIN- POP hace una transposición de las sílabas de la marca registrada suprimiéndole la letra G. Las semejanzas entre la marca PIN-POP y POPPING, son evidentes ya que las mencionadas denominaciones, utilizan las mismas letras, que hacen que al ser pronunciadas las palabras causen una impresión prácticamente idéntica.
Las marcas son susceptibles de generar confusión en el mercado porque distinguen productos comprendidos dentro de la misma clase, por lo que el consumidor podría asumir que tienen un origen empresarial común. El tercero interesado Carlos Luis Sanabria Acevedo, no contestó a la demanda. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Por ser pertinentes dentro del caso planteado se interpretarán los artículos solicitados por el consultante, esto es: los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas y comparación entre marcas denominativas. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas: Se define a la marca como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, que tiene como función principal la identificación de productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La normativa comunitaria andina ofrece protección al titular de la marca, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés general de los consumidores a quienes van destinados los productos o servicios, evitando que se genere confusión, en procura de garantizar transparencia en el mercado.
Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Además de cumplir con los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada norma.
Dentro del tema el Tribunal ha señalado que: “ la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [1] La Distintividad.
Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y ofrece al público facilidad para realizar la elección de lo que desea adquirir. El signo le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores; esta característica es destacada por Otamendi, cuando manifiesta que: “la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” [2]. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha expresado lo siguiente: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] La Perceptibilidad.
Se define a la marca como todo signo, capaz de distinguir los bienes o servicios que se comercializan en el mercado, el signo para ser identificado debe ser perceptible y su materialización se realiza por medio de todo elemento o indicación que haga posible que pueda ser captado por los sentidos. La doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [4] La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello es indispensable que exista un soporte material, que permita que se exprese la idea que encierra el signo, a fin de que pase del campo subjetivo a la realidad y pueda ser captado o percibido.
Susceptibilidad de representación gráfica. Esta característica permite la apreciación visual del signo a través de su descripción material, además posibilita realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada. Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[5] 4.2.
Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud y riesgo de confusión. El titular de la marca goza de un derecho de uso exclusivo sobre el signo registrado, la tutela a dicho interés del titular, es objeto de especial atención por parte de la norma comunitaria, que a través de la prohibición de registro de marcas idénticas o semejantes evita que se produzca la dilución de la fuerza distintiva de la marca.
La prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, va dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario, en la mencionada disposición se expresa claramente, que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La prohibición señalada por la norma, no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores o usuarios, sino que basta para que ella opere con la sola existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe agregar que, una marca carente de fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.
La identidad o semejanza existente entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética, o ideológica. La similitud ortográfica, surge del parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden contribuir a que la confusión se produzca; además la semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se manifiesta en los signos que transmiten una idea o concepto idéntico o semejante.
Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” [6] Cabe al examinador determinar, la existencia de identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para proceder, luego, a establecer si las identidades y semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar confusión. José Manuel Otero Lastres, dentro del tema señala lo siguiente: “Como es sabido, para determinar si la marca solicitada puede producir riesgo de confusión con otras marcas anteriores, hay que valorar dos factores: la Identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas y la identidad o similitud entre los productos o servicios distinguidos por dichas marcas.
De tal manera que si las marcas en conflicto son idénticas o semejantes y los productos o servicios distinguidos por esas marcas son idénticos o similares, habrá que denegar la marca posterior por ser confundible con la anterior.” [7] La confusión es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Cavelier expresa que: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”[8] 4.3.
Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre marcas denominativas. Para determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre las marcas PIN-POP y POPPING, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)”[9] El cotejo de todo tipo de marcas, en principio, debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo que importa es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no cabe el análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. La marca denominativa o llamada también verbal, utiliza expresiones que se componen por una o varias letras, palabras o números, que integran un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual.
En sentencias anteriores se ha manifestado que: “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.” [10] Es importante advertir que al comparar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo marcario, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin descomponer o fraccionar sus partes.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “…la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [11] El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede registrase como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00171 (7966), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [2] OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 10. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, Proceso Nº 46-IP-2000.
Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000, [4] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y 22 [5] ALEMAN, Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 804 del 11 de junio del 2002. [7] AREÁN Lalín Manuel y otros. “COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA”. Editado por la Universidad de Alicante. Primera edición. 1996. España. Pág. 102. [8] CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis.
Bogotá 1962. Pág. 190. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002.
Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786 de 24 de abril del 2002. [11] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.