PROCESO 80-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, de los literales d) y e) del referido artículo 73 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 también de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: “PUDIN POP”. Proceso interno N° 1443-1994- M.L. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de julio del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de agosto del 2004. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma KELLOGG COMPANY, siendo demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador. Se considera como tercero interesado en los resultados de este proceso, a la firma PITTIHELA S.A. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la firma KELLOGG COMPANY, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador: Nº 0939680, de 23 de agosto de 1994, mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó la observación presentada por KELLOGG COMPANY con base en la marca de su propiedad “POPS” (diseño), que ampara productos comprendidos en la clase internacional Nº 30 y, concedió registro como marca para la denominación “PUDIN POP” requerido por la firma PITTIHELA S.A. para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase Internacional 30; 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 8 de octubre de 1992, la sociedad PITTIHELA S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “PUDIN POP”, como marca destinada a amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 333, Pág. 78, de 31 de agosto de 1993. - El 7 de octubre de dicho año, la sociedad KELLOGG COMPANY presentó “observación” contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad “POPS”, destinada a amparar productos también de la referida clase 30. - El 23 de agosto de 1994, el ya mencionado Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 0939680, por medio de la cual rechazó la “observación” presentada y concedió registro como marca para la denominación PUDIN POP. b) Escrito de demanda La firma KELLOGG COMPANY, constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, por intermedio de apoderado manifiesta que la firma PITTIHELA S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “PUDIN POP”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual la aludida Dependencia declaró sin fundamento la observación presentada por la firma actora, al considerar que la referida marca solicitada para registro “…constituye una novedad y que además el término ‘POP’ ha llegado a ser de uso común”, procediendo, en consecuencia, a otorgar el registro solicitado, por medio de Resolución Nº 0939680, de 31 de agosto de 1994 (sic).
Afirma que “el signo POPS ha sido utilizado como marca, por muchos años en todo el mundo, por KELLOGG COMPANY, para proteger los productos de la clase internacional Nº 30, de manera que ese simple hecho impide de manera absoluta que exista siquiera, en el caso, el concepto de novedad, que encuentra el señor Director en su resolución que es objeto de esta impugnación. En consecuencia, esa denominación solicitada por PITTIHELLA S.A. no reúne los requisitos exigidos de manera expresa por la disposición del Art. 81 de la Decisión 344…”.
Argumenta la violación del artículo 71 de la Decisión 313, precepto recogido igualmente por el artículo 81 de la Decisión 344 al sostener que “aparece, con claridad, que en el signo que se pretende inscribir no existe el carácter de distintividad que exige la norma jurídica invocada en las observaciones, que continúa vigente, en la Decisión 344”.
Sostiene, así mismo, la violación del artículo 73 de la Decisión 313, concordante con el artículo 83 de la Decisión 344, al expresar que “entre las marcas en conflicto existen características de absoluta similitud e identidad gráfica-visual, fonética-auditiva y conceptual, que manifiestan el propósito de aprovecharse del prestigio ganado por las marcas de su mandante y que la similitud puede ocasionar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor.” Adicionalmente, manifiesta que se ha violado el artículo 32 del Reglamento internamente establecido respecto de la Decisión 344, relativo a la falta de contestación a las observaciones, el que tiene como consecuencia el abandono de la solicitud y, alude también al artículo 95 de la Decisión 344, referente al término establecido para presentar la contestación a las observaciones de un registro.
Concluye determinando que “…el señor Director Nacional de Propiedad Industrial no podía expedir la resolución por la que manda registrar la marca, porque debe tenerse en cuenta el desistimiento del solicitante, de acuerdo con la norma reglamentaria vigente.”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial no ha dado contestación a la demanda; comparece tan sólo en la etapa de prueba para solicitar que “se reproduzca todo cuanto de autos le fuera favorable y que se tenga como prueba en su favor todo el expediente administrativo de registro”, además de impugnar las pruebas de la contraparte.
El Delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda en los siguientes términos: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Nulidad procesal por omisión de las solemnidades sustanciales establecidas en los numerales 3ro y 4to del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil. - Ilegitimidad del acto administrativo. - Falta de derecho del actor. - Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. La firma PITTIHELA S.A., en calidad de tercero interesado, no ha comparecido en el proceso.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para esa interpretación, se identifica la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha requerido de este Organismo, por medio de solicitud formulada con oficio Nº 183-TCA-DQ-IS-1443-ML, de 9 de junio del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313, así como de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344; no obstante, este Organo Comunitario determina al respecto, que corresponde atender el requerimiento formulado únicamente en lo relativo a la interpretación de los artículos de la Decisión 313, por haberse constatado que la solicitud referente al registro de la marca “PUDIN POP” ha sido presentada el 8 de octubre de 1992, esto es, en vigencia plena de esa Decisión; disposiciones por cierto concordantes con los artículos solicitados de la Decisión 344.
Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, a los literales d) y e) del señalado artículo 73 de la Decisión 313, referentes al signo notorio y, además, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma aplicable al trámite administrativo materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
( ) “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” DECISION 344 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación PUDIN POP fue presentada, como ha sido ya dicho, el 8 de octubre de 1992, en vigencia plena de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Las actuaciones administrativas posteriores han sido, contrariamente, realizadas en vigencia de la Decisión 344, cuya Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. Al respecto este Tribunal ha sostenido: “Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos.
Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”.[2] Los conceptos antes expuestos se apoyan también, en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que “en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”.
5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, los que por cierto son los mismos consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. Comparación entre signos denominativos y mixtos La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[3] Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.
La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca, que se contempla en la aludida norma, entre otras, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado. La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”[4]. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, el determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, constituye una decisión de responsabilidad de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.
Como consecuencia de la aludida protección, el signo que resulte engañoso para los medios comerciales o para el público es irregistrable, señalándose además que si bien dicho literal consagra tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, estableciendo la doctrina los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.
En este contexto, el Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible.
La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
Trámite para el registro y obligatoriedad del examen de registrabilidad La norma comunitaria determina los trámites que para la aprobación o el rechazo de un registro deberán ser cumplidos, a los fines de que la actuación administrativa no se encuentre viciada de nulidad. La Decisión 313 establece la necesidad de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión del registro; presentadas o no dichas observaciones, le corresponde a la Autoridad Nacional Competente decidir acerca de la procedencia o no de aquéllas y posteriormente, una vez vencido el plazo respectivo, llevar a cabo el examen de registrabilidad, que es una obligación insoslayable de la aludida autoridad nacional y que no puede estar sujeta a su libre arbitrio.
Déjase en claro que este examen responsable y serio, es determinante del otorgamiento o no del registro; decisión que, en consecuencia, debe ser debidamente motivada. Resta señalar, que las causales de irregistrabilidad que deben ser tomadas en cuenta para el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos de la Decisión 313 analizados en el presente caso.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del juez nacional; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad comunitaria. 3. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. 4.
En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 5.
No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8. El artículo 73, literal d), de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad (nombre comercial y lema comercial), pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio. 9.
No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. En todo caso, la notoriedad constituye una calidad que requiere necesariamente ser probada. 10. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 313.
Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1443-1994-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [2] Proceso 29-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. Nº 952, de 22 de julio del 2003.
Marca: “POPS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989.
Pág. 153.