PROCESO 91-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretaciones, de oficio, del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
ACTOR: INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. Marca: “FLEX SYSTEM” (mixta). Proceso interno N° 2002-00106 (7822). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de agosto del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 18 de agosto del 2004. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: Nº 32457, de 28 de septiembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia quien, al resolver el recurso de apelación presentado, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 06741, de 28 de febrero de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió dos “oposiciones” formuladas; una, por la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344; y otra, por la sociedad FLEXON S.A. con base en las marcas ALMAFLEX, FLEXXIMOVIL, FLEXCARGA, FLEXON, MECANOFLEX y SELECTAFLEX; declarando fundadas dichas “oposiciones” y, negó el registro como marca para la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta), solicitado por la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 20.
Por medio de la referida Resolución Nº 32457, se declara infundadas las observaciones propuestas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y FLEXON S.A. y, se concede registro como marca para la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta). Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de INDUSTRIAS DORMILUNAS LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia que niegue el registro de la marca FLEX SYSTEM (mixta). 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 23 de junio de 1999, la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 28 de julio del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 482. - La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. formuló observaciones a dicha solicitud, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal d) de la decisión 344.
Adicionalmente presentó observación al registro, la firma FLEXON S.A., como titular de varias marcas que amparan también productos de la clase 20. - El 28 de febrero del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 06741, por medio de la cual declaró fundadas las observaciones presentadas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y la firma FLEXON S.A. y negó el registro para la marca “FLEX SYSTEM” (mixta).
La sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución Nº 06741. El 20 de junio del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto mediante Resolución Nº 20194, por la cual confirmó la resolución Nº 06741 inicial y, concedió el recurso de apelación interpuesto. - El 28 de septiembre también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 32457, revocó la decisión contenida en la Resolución 06741, declarando infundadas las observaciones propuestas por INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. y sociedad FLEXON S.A. y, concediendo registro como marca para la denominación “FLEX SYSTEM” (mixta). b) Escrito de demanda La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. manifiesta, por medio de apoderado, que la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “FLEX SYSTEM (mixta)”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 20, respecto de la cual, la firma INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA. presentó oposición al registro.
La mencionada Superintendencia, con fundamento en aquélla, negó el registro solicitado. Posteriormente, al resolver el recurso de apelación presentado, la mencionada Superintendencia revocó lo resuelto en la Resolución Nº 06741 y concedió el registro para la marca FLEX SYSTEM (mixta). Sostiene que la oposición la fundamentó, por considerar que la marca incurría en la causal de irregistrabilidad establecida por el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumenta, además, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la norma señala que “…la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico ni descriptivo. La marca FLEX SYSTEM, es descriptiva de las características de los productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de marcas, por lo tanto no cumple con una de las condiciones señaladas en la legislación para que sea procedente su registro.” Acusa, por otro lado, la violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, concordante con el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 y, considera que era obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicar dicha norma.
Plantea que la marca solicitada “…consiste EXCLUSIVAMENTE, en la unión de un sustantivo y un adjetivo, los cuales designan expresamente un producto y una característica esencial de los productos de la clase 20”. Concluye señalando que “…los signos genéricos y descriptivos son signos de libre uso por parte de fabricantes y productores, por lo tanto la concesión del derecho de exclusiva sobre el signo FLEX SYSTEM, atenta contra la facultad que tienen empresarios y consumidores de usar libremente dicho signo en el mercado.” En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 27-IP-95; 5-IP-97 y 17-IP-98. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Sostiene la legalidad del acto administrativo acusado, ya que “…no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias” y, expresa, además, que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Describe antecedentes basados en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 22-IP-96 y 26-IP-2000, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca.
Manifiesta, que “…en el caso que nos ocupa la marca ‘FLEX SYSTEM’ (mixta), además de reunir los requisitos marcarios establecidos, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 … toda vez que (sic) describe en forma directa e indirecta las características de los productos de la clase 20 que pretende amparar; la expresión ‘FLEX SYSTEM’ (mixta) es una expresión catalogada como evocativa o sugestiva y por lo tanto registrable ya que inmediata o directamente no designa ni el producto ni a sus características esenciales.” Concluye aseverando que “…se trata de una expresión creada por el empresario que le permite ser registrada como marca y por ende con suficiente distintividad, De (sic) otra parte, el carácter mixto de ‘FLEX SYSTEM’ que presenta la marca solicitada, el diseño de la etiqueta acompañado de un cisne, desvirtúan aún más la posibilidad remota de que la marca ‘FLEX SYSTEM’ (mixta) sea descriptiva.” La sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A., como tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma por medio de su apoderada, manifestando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante.
Reitera la naturaleza del signo solicitado, el que afirma que es mixto, aludiendo a textos originados en este Tribunal respecto a este tipo de marcas y, señalando que “…el elemento gráfico de la marca FLEX SYSTEM, es en efecto evocador. El cisne que acompaña a la expresión FLEX SYSTEM, invita a pensar en la tranquilidad, la comodidad, la relajación. Ahora bien, toda vez que el producto que se identifica bajo dicho sello consiste en colchones, almohadas y somieres, es claro que el cisne permite asociar estos artículos con la comodidad, en virtud de su capacidad evocativa”.
Expresa que la marca solicitada no es descriptiva, puesto que “…es indudable que la expresión FLEX SYSTEM no se está refiriendo a la cualidad común y genérica del producto que busca identificarse”. Afirma, además, que “…no estaremos ubicados frente a una marca descriptiva sino más bien evocativa, cualidad que no impide el registro del signo en comento”.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, la sociedad FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE S.A. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1136, de 27 de julio del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no obstante, este Tribunal determina que procede atender el requerimiento formulado únicamente en lo relativo a la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca FLEX SYSTEM (mixta) ha sido presentada el 23 de junio de 1999, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.
Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 82 literal d) también de la Decisión 344, por cierto concordante con el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 y, además, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 literal d) y 135 literal e) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ya ha sido dicho, el 23 de junio de 1999, en vigencia plena de la Decisión 344.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]
5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[3] Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca.
7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. Signos descriptivos, genéricos y evocativos El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los distintivos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.
Signos Descriptivos Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.[4] La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.
En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.
Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.
Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;
“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” [5] Signos genéricos Con el objeto de definir esta clase de signos, los tratadistas han considerado que éstos están constituidos por una expresión, “…que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.”.
Se ha dicho además: “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. “ si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.[6] También se ha manifestado a este respecto: “Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.[7] La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.
La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así mismo, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o el servicio de que se trate, la respuesta se manifiesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Una expresión genérica respecto de unos determinados productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado sea novedoso y distintivo al ser empleado para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto o el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para distinguirlo.
La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica.
Signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.
Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”[8] El riesgo de confusión Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.
Así, en el artículo 83 literal a) se establece que no podrá registrarse signos que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
De lo expresado se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión de un signo a registrarse respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.
No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 5.
Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. 6.
Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.
No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00106 (7822), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 20.- Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso Nº 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. [6] Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996.
Pág. 69 y 70. [7] OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71. [8] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.