PROCESO 98-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ACTOR: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. Marca: “MOTORKOTE 100” (mixta). Proceso interno N° 2002-00024 (7664). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los quince días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de agosto del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de septiembre del 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como terceros interesados en el proceso, a la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. y a la firma DOW CORNING CORPORATION. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia de Industria y Comercio: - Nº 09964, de 28 de abril del 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia quien, al aceptar las observaciones formuladas por la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA., con fundamento en la marca de su propiedad, SUPERKOTE 2000, que ampara productos de la clase 4ta. de la Clasificación Internacional de Niza y, por la sociedad DOW CORNING CORPORATION, con fundamento en la marca también de su propiedad, MOLYKOTE, que distingue productos de la misma clase, negó el registro como marca para la denominación “MOTORKOTE 100” (mixta), solicitado por la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. para amparar productos, igualmente, de la Clase Internacional 4. - Nº 27992, de 31 de octubre del 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 11992, de 30 de marzo del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución inicial Nº 09964.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia, que conceda el registro de la marca solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 22 de febrero de 1999, la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., presentó solicitud para obtener registro de la denominación “MOTORKOTE 100” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 26 de mayo del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 478. - La sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. formuló observación a dicha solicitud, con fundamento en la marca de su propiedad SUPERKOTE 2000, que ampara productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adicionalmente presentó observación al registro, la firma DOW CORNING CORPORATION, como titular de la marca MOLYKOTE que amparan también productos de la clase 4. - El 28 de abril del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 09964, por medio de la cual declaró fundadas las observaciones presentadas por AMERICAN FRICTION LUBE LTDA y DOW CORNING CORPORATION y, negó el registro para la marca “MOTORKOTE 100” (mixta). - La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución Nº 09964. - El 31 de octubre del 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, resolvió el recurso de reposición mediante Resolución Nº 27992, por la cual confirmó la resolución inicial y, concedió el correspondiente recurso de apelación. - El 30 de marzo del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver dicho recurso por medio de Resolución Nº 11992, confirmó, así mismo, lo decidido en la Resolución Nº 09964. b) Escrito de demanda La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. manifiesta, como fuera ya dicho, que presentó solicitud para el registro de la denominación “MOTORKOTE 100” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 4, respecto de la cual, las firmas DOW CORNING CORPORATION y AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. presentaron observaciones al registro.

Expresa que la mencionada Superintendencia declaró con fundamento aquéllas, mediante Resolución Nº 09964 de 28 de abril del 2000 y, negó el registro solicitado. Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que “…no se está frente a expresiones idénticas ni similares, teniendo en cuenta que la desinencia KOTE es de común utilización para identificar productos de la clase 4ª internacional, como lo demuestran las marcas registradas Mobil-Kote®, MultiKote®, LubriKote®, OmniKote®, SuperKote®, ProKote® y MolyKote®”.

Plantea que “…el examen de registrabilidad debió efectuarse teniendo en cuenta que del cotejo de las marcas debía suprimirse el elemento común a éstas, debiéndose hacerse sobre los elementos distintivos de las mismas, para concluir que no existe (sic) entre las expresiones desde los aspectos fonético, visual y conceptual, como se estimó en las resoluciones demandadas”.

Sostiene que “…la expresión Motorkote 100 es susceptible de apropiación y de registro, porque tratándose de denominaciones compuestas o complejas como en este caso, si bien cada uno de sus elementos puede tener significado o carácter genérico, al analizar el signo en su integridad, sin desmembraciones o mutilaciones de carácter ortográfico o por sílabas, ese carácter genérico desaparece y el conjunto formado por ellas puede ser registrado”.

En apoyo de sus argumentos, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-95, 41-IP-2000 y 98-IP-2000. Acusa, por otro lado, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la norma señala que “…como requisito para que una marca proceda a registro, (sic) que el signo tenga capacidad para distinguir los productos o servicios en el mercado”, desarrollando argumentos acerca de la violación de este artículo, con apoyo en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 9-IP-94 y 22-IP-96.

Expresa que “…conforme a la jurisprudencia, MOTORKOTE tiene aptitud distintiva suficiente y la Superintendencia no cumplió con su deber de aplicar las normas en estricto sentido, valiéndose de los principios, criterios y reglas técnicas que se han instituido para el cumplimiento de esa función”. Concluye en que la Superintendencia de Industria y Comercio “…advirtió un supuesto riesgo, justamente por desestimar el hecho de que la expresión Kote es de común utilización. Las anteriores consideraciones son concluyentes en el sentido de que en el presente caso no hay riesgo de confusión lo que hace que las resoluciones que motivaron esta acción sean declaradas nulas”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, se opone a las pretensiones de la demanda.

Sostiene la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que “…no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Expresa, además, que en sus actuaciones “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.” Refiere antecedentes basados en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 2-IP-95 y 7-IP-95, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca.

Realiza un análisis jurídico sobre la irregistrabilidad de una marca basándose en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, concordante con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Asevera que “…efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘MOTORKOTE 100’ frente a ‘SUPERKOTE 2000’ y ‘MOLYKOTE’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 4, se concluye en forma evidente que éstas son semejantes entre sí, en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, habida cuenta que la marca cuyo registro se solicita reproduce parte de las marcas observantes, lo cual conllevaría a error a los consumidores en cuanto a los productos como tal, y en cuanto a su origen empresarial, generándose una confusión directa e indirecta”.

Sostiene, por otra parte, que “…los nombres y enseñas comerciales MOTORKOTE DE COLOMBIA, depositados ante esta Entidad no constituyen presupuesto legal para acceder al registro de una marca que resulte confundible con la marca solicitada, e igualmente el registro de la marcas (sic) ‘PROKOTE’ registrada a favor de la parte demandante.” La sociedad DOW CORNING CORPORATION, considerada como uno de los terceros interesados en el proceso, da contestación a la demanda por medio de apoderado, manifestando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante.

Sostiene que “la expresión KOTE no es de uso común, pues no resulta válido alegar que una expresión es de uso común porque existan marcas registradas a nombre de cuatro titulares distintos, cuando la doctrina señala que se requieren por lo menos seis registros pertenecientes a distintos titulares para que pueda hablarse de uso común. En el presente caso sólo existen cuatro titulares distintos, lo que hace evidente que la expresión KOTE no sea de uso común en la clase cuarta internacional”.

Expresa, además, que “…la marca MOTORKOTE 100 es similarmente confundible con la marca MOLYKOTE. El elemento predominante en la marca MOTORKOTE 100 + GRAFICA es su parte nominativa. La parte gráfica de la marca es una etiqueta común y corriente que no causa ninguna impresión importante en la mente del consumidor”. Manifiesta, finalmente, que “…la expresión MOTORKOTE no es distintiva para aceites y lubricantes, pues está conformada por una partícula de uso común y es descriptiva lo que hace que no pueda cumplir con la razón de ser de una marca: ser apta para distinguir los productos o servicios en el comercio”.

La sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA., considerada como otro de los terceros interesados en esta causa no ha dado contestación a la demanda. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para dicha interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 0678, de 7 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, este Tribunal determina que no procede atender el requerimiento formulado, en los términos planteados, por haberse constatado que la solicitud referente al registro de la marca MOTORKOTE 100 (mixta) ha sido presentada el 22 de febrero de 1999, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344 y no, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, procede el Tribunal a realizar la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cierto concordante con el solicitado artículo 134 de la Decisión 486 y, del artículo 83 literal a) también de la Decisión 344, concordante con el artículo 135 literal a) también de la Decisión 486.

Adicionalmente, considera necesario llevar a cabo la interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[3] Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Signos con prefijos y sufijos de uso común La doctrina reconoce, como se ha dicho ya, algunas clases de marcas, principalmente, las denominativas, las gráficas y las mixtas, en correspondencia a la estructura del signo. Respecto a los signos denominativos que están estructurados por prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, este Tribunal ha sostenido que: “…estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.

“Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.

También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.

Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen.”. [5] Consecuentemente, la Autoridad Nacional Competente deberá analizar la estructura del signo en controversia y establecer, tomando en cuenta la naturaleza de sus elementos, si su configuración en conjunto tiene distintividad suficiente para obtener el registro.

Reglas para realizar el Cotejo Marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [6]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 6.

En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº2002-00024 (7664), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 4.- Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 77-IP-2001, sentencia de 13 de marzo del 2002, Marca: “CHOCOVITOS”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.