PROCESO 108-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. ACTOR: UNITED STATES POSTAL SERVICES.
Marca: “DINERO SEGURO”. Proceso interno N° 5997-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de agosto del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 15 de septiembre del 2004. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Procurador General del Estado. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, mediante mandataria, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), de la República del Ecuador: Nº 0029368, de 24 de marzo de 1999, mediante la cual la mencionada Dependencia negó el registro como marca para la denominación “DINERO SEGURO”, requerido por la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase Internacional 36, por considerar que la denominación no es susceptible de registro, por estar constituida por “…términos genéricos y descriptivos para el tipo de servicios que pretende proteger”, resolviendo, consecuentemente, ordenar el archivo del expediente.
Solicita, adicionalmente la actora, que “…se deje sin efecto la mentada Resolución y se continúe con el trámite de registro de la denominación solicitada Dinero Seguro.” 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 12 de enero de 1998, la firma UNITED STATES POSTAL SERVICES presentó solicitud para obtener registro de la denominación “DINERO SEGURO”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 24 de marzo de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), emitió la Resolución Nº 0029368, por medio de la cual negó el registro para la denominación “DINERO SEGURO”, con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344 y, ordenó el archivo del expediente. b) Escrito de demanda La firma UNITED STATES POSTAL SERVICES, manifiesta que presentó solicitud para el registro de la denominación “DINERO SEGURO”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional 36, respecto de la cual la aludida Dependencia denegó el registro de la marca en referencia y ordenó el archivo del expediente.
Sostiene que “ evidentemente nos encontramos frente a un caso de aplicación errónea e indebida interpretación de una norma legal, ya que no es verdad que el término ‘DINERO SEGURO’ sea una denominación de uso común y corriente. Tampoco es verdad que dicho término identifique a un tipo de servicio.” Afirma que “…el término DINERO SEGURO es una expresión totalmente original, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
Podría decirse que la denominación DINERO SEGURO es una denominación evocativa, es decir aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del servicio o producto que va a distinguir o de la actividad que desarrolla su titular…” Asevera, así mismo, que “la marca DINERO SEGURO es una marca notoriamente conocida destinada para proveer servicios de transferencia electrónica de fondos internacionales, por lo que al negar el registro de esta marca en el Ecuador, estaríamos atentando contra lo estipulado en el art. 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…” c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda en los siguientes términos: - Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; - Asegura que es válido y legal el acto administrativo impugnado; - Afirma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344, concordante con el artículo 195 literales d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual, la denominación DINERO SEGURO “…no es susceptible de registro ya que no constituyen términos genéricos y descriptivos para el tipo de servicio que se pretende proteger”.
El Director Nacional de Patrocinio del Estado, Encargado, Delegado del Procurador General del Estado, comparece, según así se expresa, tan sólo con el fin de vigilar las actuaciones judiciales. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según se afirma, con base en lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Decisión 500; no obstante esta imprecisión, el Tribunal resuelve atender el requerimiento formulado, por considerar que cumple suficientemente con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe relativo a los hechos considerados relevantes para la interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado, por medio de oficio Nº 629- TDCA-2S, de 16 de julio del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 82 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual, corresponde atender el requerimiento en los términos planteados, por haberse constatado que la solicitud referente al registro de la marca DINERO SEGURO ha sido presentada el 12 de enero de 1998, esto es, en vigencia plena de esa Decisión. Estima conveniente este Tribunal, no obstante, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 81 del mismo instrumento; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de su Creación. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”
4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. a) Irregistrabilidad de signos descriptivos y genéricos El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los distintivos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.
Signos Descriptivos Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.[2] La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.
En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.
Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.
Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;
“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” [3] Signos genéricos Con el objeto de definir esta clase de signos, los tratadistas han considerado que éstos están constituidos por una expresión, “…que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.”.
Se ha dicho además: “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. “ si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.[4] También se ha manifestado a este respecto: “Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.[5] La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.
Una expresión genérica respecto de unos determinados productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado sea novedoso y distintivo al ser empleado para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto o el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para distinguirlo.
La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica. b) Irregistrabilidad de signos comunes o usuales El artículo 82 literal e) de la Decisión que se analiza, prohíbe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.
Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo en el que se utiliza la misma, como el nombre o la designación del producto o del servicio. No importa si el producto o el servicio tienen una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.
El Tribunal ha expresado en este contexto: “Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.
Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo.
No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable. La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos.
Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común”[6]. Este Tribunal ha determinado que un signo de uso común es aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o los servicios de que se trate; por tanto, este signo no será suficientemente distintivo y, no podrá otorgar a su titular, el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.
En el mismo sentido ha considerado: “ Otamendi enseña que: ‘El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores’ (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;
Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77)”. [7] Toda denominación debe tener en su estructura, un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil. La debilidad de las marcas figurativas puede derivar de “su carácter de uso común en la clase, por representar productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto.
Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no sólo por el hecho de ser una marca figurativa”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 35). El uso de ciertos gráficos en una clase determinada de productos o de servicios, puede acarrear al signo la característica de “débil” y, será admitido a registro, en tanto no induzca a confusión a los consumidores respecto a marcas previamente registradas.
Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquél tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo.
6. LOS SIGNOS EVOCATIVOS Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.
Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, le corresponderá a la autoridad nacional establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este sentido ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.” [8]
7. LA MARCA NOTORIA Este Tribunal ha sostenido que se considera marca notoria a “…aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. [9] Criterios para la determinación de notoriedad Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y, por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado.
El artículo 84 de la misma Decisión establece, por su parte, la exigencia de probar la notoriedad y determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.
La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
“La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” [10] La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Para que pueda hablarse de marca notoria es necesario, sin embargo, la existencia de un titular de la misma que pueda ejercitar el derecho exclusivo a su uso y los demás derechos que de manera general y especial se derivan del registro y de la calidad de notoria de la marca. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3.
Si un signo se encuentra comprendido en las situaciones a que se refiere el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, e incorpora en su estructura componentes adicionales que le otorguen suficiente distintividad y, además, no incurre el signo en ninguna de las causales de irregistrabilidad, será susceptible de registro. 4. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. 5.
La notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. La notoriedad, no obstante, es una condición que sólo puede ser reivindicada por quien observa o se opone al registro de un determinado distintivo.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 5997-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 36.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. [2] Proceso Nº 7-IP-95.
Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. [4] Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria.
Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70. [5] OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71. [6] Proceso 33-IP-95, sentencia de 15 de noviembre de 1996. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Pág.: 205-206. [7] Proceso 01-IP-2004, sentencia de 10 de marzo del 2004.
Marca: “SPORT SPIRIT”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [8] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 07-IP-96, sentencia de 29 de agosto de 1997; G.O. Nº 299, de 17 de octubre de 1997; marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001; G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002; marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA