PROCESO 111-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y, 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 118 y 122 de la misma Decisión y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ACTOR: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Lema Comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”. Proceso interno N° 2002-00220 (8064). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1º de septiembre del presente año, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 15 de septiembre del 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA (CONAVI), siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA (CONAVI), mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 9808, de 27 de marzo de 1996, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA y, consecuentemente, negó el registro del lema comercial “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO” para amparar servicios de la Clase Internacional 35, solicitado por CONAVI; y, - Nº 43989, de 26 de diciembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien al resolver el recurso de apelación planteado en contra de la Resolución Nº 30971, de 29 de noviembre del año 2000, la revocó y confirmó la decisión concretada en la Resolución Nº 9808.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de CONAVI, se ordene a la mencionada Superintendencia que conceda el registro del lema comercial “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 29 de noviembre de 1994, la sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud para obtener registro del lema comercial “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”, destinado a amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 30 de enero de 1995, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 412, (página 38). - La sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA formuló observación a dicha solicitud. - El 27 de marzo de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 9808, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada y, negó el registro solicitado. - La sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución inicial. - El 29 de noviembre del 2000, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, resolvió el recurso de reposición mediante Resolución Nº 30971, por la cual revocó la Resolución Nº 9808 y, concedió el registro del lema comercial solicitado. - Contra esa resolución se interpuso el correspondiente recurso de apelación. - El 26 de diciembre del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver dicho recurso por medio de Resolución Nº 43989, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 30971 y confirmó lo decidido en la Resolución inicial Nº 9808, quedando definitivamente negado el registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO y, agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA, CONAVI, manifiesta que presentó solicitud para el registro del lema comercial “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”, destinado a amparar servicios comprendidos en la clase internacional Nº 35, respecto de la cual fue presentada observación por parte de la sociedad CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA.

La mencionada Superintendencia declaró fundada la observación y negó el registro solicitado. Argumenta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, concordante con el artículo 134 de la Decisión 486, al expresar que “ las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o servicios que identifican, porque permiten distinguirlos de los de otras personas que concurren al mercado.

No puede, por lo tanto, entenderse que una marca se encuentra separada del producto o servicio cuando ella sirve para diferenciarlo de otro similar o parecido. La marca solicitada cumple una función distintiva, imprescindible en el mercado en cuanto permite separar los productos o servicios idénticos o similares en el mercado, convirtiéndose en un elemento esencial de protección, no solo (sic) para el propietario sino para los consumidores, y este supuesto es aplicable a los lemas comerciales que constituyen signos distintivos que permiten diferenciar productos o servicios que prestan otros empresarios en el mercado”.

Sostiene que “ el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, cumple con dichos requisitos, pues es perceptible por el sentido de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro”. Expresa que “ la jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido clara en sostener que una marca (aplicable a lema comercial) que hace relación a cualidades secundarias del producto o servicio, es registrable, ya que sólo la marca (o lema comercial) que se refiera a atributos esenciales de aquellos es irregistrable, dada la insuficiente distintividad que adquiere el signo por incluir características que tienen directa relación con tales productos o servicios”.

Alude la violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486, por mala aplicación del mismo, pues “ al determinarse que el signo estaba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en esta norma, sin tener en cuenta que los signos irregistrables son aquellos que contengan atributos esenciales y no características secundarias del producto o servicio”.

Argumenta que “ la Superintendencia debió otorgar el registro del lema comercial solicitado para los productos de la Clase 35 Internacional, porque la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE no es un atributo esencial del producto sino una cualidad secundaria del mismo y constituye una expresión evocativa, que puede ser una expresión con significado conceptual referido a los atributos secundarios del producto y no a los principales”.

Acusa, por otro lado, la violación del artículo 135 literal f) también de la Decisión 486, al considerar que “ la Administración, al negar el registro, olvidó que las palabras SISTEMA, TARJETA e INTELIGENTE no definen un producto o servicio determinado, porque son expresiones que por su carácter de vocablos con múltiples definiciones expresan no solo (sic) una idea sino otras afines que adquieren una connotación distinta cuando se les agregan otras palabras y pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o servicio determinado.

En consecuencia, la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE no es una expresión genérica porque no es un término que requieran los empresarios del sector financiero y de negocios para identificar un producto o servicio, ya que expresan ideas muy generales no relacionadas con productos o servicios, pero que acompañadas de la marca CONAVI adquieren un carácter evocativo”.

Refiere la violación del artículo 82 literal h) de la Decisión 344, concordante con el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, al sostener que la administración “ no tuvo en cuenta que el lema comercial tiene por finalidad su uso en toda clase de impresos, folletos, libros, revistas, publicaciones donde se explican las características del sistema identificado con él y su uso en tarjetas para tener acceso a servicios financieros y de seguros y, por tanto, es suficientemente original y distintivo”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que “…no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Expresa, además, que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Alude antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en el proceso 22-IP-96, relativos a los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado marca y, a las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, refiriéndose también, al proceso 23-IP-2000, atinente a marcas genéricas y descriptivas.

Manifiesta que “ en el caso que nos ocupa el lema comercial consiste en el SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO; es una expresión que no es apropiable por terceros a través de los derechos de propiedad industrial, sobre la cual no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo, por cuanto es una expresión que puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para designar un servicio ofrecido, el que consiste en la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica las causales vienen a sustituir el pago de productos o servicios a través de dinero en efectivo, expresiones que son de dominio público”.

Afirma que “ la expresión CONAVI que acompaña el término descriptivo es la marca registrada con que la actora pretende asociar el lema solicitado, que no le imprime a todo el conjunto la distintividad necesaria, pues en la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO no hay elemento alguno que la haga susceptible de registro. Además, señala una de las características de los servicios para los cuales va a aplicarse como seguros y finanzas”.

Argumenta, finalmente, que “ resulta evidente que en la expresión SISTEMA INTELIGENTE CONVI (sic) no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión señala una de las características de los servicios para los cuales se aplicará (sic) de la clase 35”. El tercero interesado en esta causa no ha dado contestación a la demanda.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para dicha interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1287, de 23 de agosto del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; este Tribunal determina, no obstante, que corresponde atender el requerimiento formulado únicamente en lo relativo a la interpretación de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344, por haberse constatado que la solicitud referente al registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO ha sido presentada el 29 de noviembre de 1994, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344, no considerando procedente la interpretación del literal a) del artículo 83 de esa Decisión. Estima conveniente, por otra parte, extender dicha interpretación, de oficio, a los artículos 118 y 122 también de la Decisión 344, relativos al lema comercial, así como a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. ( ) “Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. ”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. ”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. CONCEPTO DE LEMA COMERCIAL La Decisión 344 ha determinado que el lema comercial es un complemento de la marca que acompaña; en su artículo 118 define al lema comercial como “ la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Este Tribunal ha acogido también sobre el concepto de lema comercial, lo expresado por Víctor Bentata en los siguientes términos: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.

Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ”.[3] La Decisión 344 establece, adicionalmente, en el mismo artículo 118, que “los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

Con esta norma se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales. Al respecto ha señalado el tratadista Manuel Pachón: “Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria.

“Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales”. [4]

7. REQUISITOS PARA REGISTRAR EL LEMA COMERCIAL El artículo 122 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe reunir un lema comercial determinando que “ serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión”. Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es la función de distintividad, esto es, que debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. El lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; ni aún las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o a los servicios que la marca que publicite distinga.

8. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la Decisión en estudio, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. [5] En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado, adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”. [6] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario, relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Bajo el amparo de la Decisión 344 el lema comercial es un signo distintivo. Este al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 4. El lema comercial es complemento de la marca que acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.

Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 5. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir, se encuentra la aptitud distintiva, para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 6. Según lo determina el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00220 (8064), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] BENTATA, Víctor. “Reconstrucción del Derecho Marcario”. Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994. [4] PACHON, MANUEL. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal). [5] Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. [6] Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.