PROCESO 110-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 82, literales a), d) y e), 118, 119, 120 y 122, de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso interno Nº 2002-00222 (8066). Actor: CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORRO S.A. sigla CONAVI). Lema Comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto proferido el 15 de septiembre del corriente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORRO S.A. sigla CONAVI). Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La parte demandante solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad de la Resolución Nº 11809 de 08 de mayo de 1996 por la cual la Superintendencia negó el registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CONAVI.
Además que es nula la Resolución Nº 43987 de 26 de diciembre del 2001, por la cuál se revocó la Resolución Nº 30634 de 24 de noviembre del 2000 que había concedido el registro del lema comercial. Se estima en la demanda que las normas que han sido vulneradas son las contenidas en los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344, 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486.
Se evidencia que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el lema comercial solicitado por CONAVI, por considerarlo como genérico y descriptivo, sin embargo, utilizando otro criterio otorgó a la Corporación Social de Ahorro y Vivienda COLMENA, el registro del lema “EL MANEJO INTELIGENTE DE LA PLATA” para las clases 35 y 36, es decir, se utilizaron parámetros diferentes para el análisis de la registrabilidad.
La actora considera que el lema comercial solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por la norma comunitaria, ya que es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Las palabras SISTEMA, TARJETA e INTELIGENTE, no definen un producto o servicio determinado, porque son expresiones que adquieren una connotación distinta cuando se le agregan otras palabras, y pueden representar no sólo una idea sino otras afines.
Se cumple plenamente con el requisito de distintividad intrínseca ya que el lema no se compone de elementos genéricos o descriptivos, ni se trata del término técnico con el que se identifica a un producto o servicio determinado; también cumple con la condición de distintividad extrínseca entendiéndose por tal que el signo es apto para ser registrado por no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado.
El lema solicitado tiene la suficiente originalidad y novedad con relación a los productos de la clase 16, es de naturaleza evocativa, ya que hace referencia a características o cualidades secundarias y no a aspectos característicos o esenciales, por ello y por las consideraciones anteriores es registrable. 1.3. Contestación a la demanda: La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, los que fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.
La Superintendencia de Industria y Comercio luego de haber realizado el estudio de los requisitos de registrabilidad del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO considera que no es susceptible de registro. Señala que para que el lema comercial obtenga un derecho de exclusividad, es preciso que la frase publicitaria cumpla con el requisito de ser distintiva, abstracta y particular, de modo que facilite la identificación de un producto o servicio en el mercado.
El lema solicitado constituye una expresión no apropiable por terceros a través de derechos de propiedad industrial, ya que no puede otorgarse un derecho de uso exclusivo, por tratarse de expresiones que pueden ser utilizadas indistintamente por los empresarios para designar un servicio ofrecido, consistente en la ejecución de transacciones comerciales por medio de una tarjeta plástica que reemplaza el pago en dinero efectivo.
La expresión CONAVI que es parte del conjunto de palabras que forma el lema solicitado, no constituye un elemento que le imprima distintividad al todo. El tercero interesado, Corporación Social de Ahorro y Vivienda COLMENA, expresó que es indudable que cualquier otro empresario se encuentra asistido del derecho de utilizar las palabras contenidas en el lema solicitado para registro, por lo que no puede otorgarse el privilegio de uso exclusivo sobre tales vocablos al solicitante.
El lema comercial solicitado por CONAVI carece de distintividad ya que se conforma exclusivamente de designaciones comunes o usuales, hecho éste que imposibilita su registro, ya que consisten en indicaciones genéricas para designar tarjetas (como medio físico) para tener acceso a servicios financieros. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Examinada la consulta y sus documentos anexos, con el fin de determinar las normas aplicables al caso, tanto por razón de su vigencia como por razón de su pertinencia, se advierte que el trámite administrativo, adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo inicio con la presentación de la solicitud que ocurrió a finales de 1994 o comienzos de 1995 (hay constancia de que la publicación del extracto de la solicitud se efectuó el 30 de enero de ese año), es decir, bajo la vigencia de las disposiciones sustantivas contenidas en la Decisión 344.
Igualmente consta que la observación al registro fue formulada en este año y que la Resolución que la declaró infundada y negó inicialmente el otorgamiento del registro, se expidió el 8 de mayo de 1996. Si bien, en la solicitud de consulta formulada por el Consejo de Estado se requiere la interpretación prejudicial de normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (normas que, además, se invocan como violadas por la demandante), es claro que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, las disposiciones legales aplicables son las que tratan la materia correspondiente en la hoy subrogada Decisión 344.
Atendiendo al factor temporal, se tiene que la solicitud de registro de marca fue presentada en vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión 486, vigente esta última desde el 1° de diciembre del año 2000; lo que lleva a concluir que es aquélla, la norma del ordenamiento jurídico comunitario aplicable con respecto al asunto materia del litigio, en cuanto a las condiciones y requisitos para el registro del lema comercial.
Por lo anterior, el Tribunal interpretará las siguientes disposiciones: De los solicitados por el Consultante: artículo 81 y artículo 82, literal h), de la citada Decisión 344. De oficio, por considerarlos pertinentes: artículos 82, literales a), d) y e), 118, 119, 120 y 122, eiusdem. Así mismo interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en cuanto se refiere al tránsito de legislación. No se interpretará el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que no tiene aplicación en el caso planteado, en la medida en que no se trata de un conflicto frente a una marca anteriormente registrada o solicitada que pueda originar riesgo de confusión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” Artículo 118 “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Artículo 119 “La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.” Artículo 120 “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que pueda perjudicar a dichos productos o marcas.” Artículo 122 “Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.” DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas; aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales; noción y requisitos para el registro del lema comercial; irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos; signos engañosos; signos comunes o usuales; los signos evocativos. 4.1.
Aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno Nº 2002-00222 (8066), se desprende que la solicitud del registro del lema comercial se presentó bajo la vigencia de las disposiciones contenidas en la Decisión 344.
Respecto de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, es fundamental aclarar lo referente a la irretroactividad, retroactividad y ultra actividad de la ley; sobre el primer punto, debe decirse que al ser expedida una norma nueva, ésta regirá los hechos producidos después de su entrada en vigor; la ultra actividad de la ley, existe cuando la norma anterior, continúa siendo efectiva para regir o normar los hechos ocurridos cuando ella se encontraba en vigencia, es decir, que se aplica sobre situaciones jurídicas anteriores; finalmente, la aplicación retroactiva de la ley implica que la nueva norma regule hechos ocurridos antes de su expedición. Este Tribunal en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones con referencia al tránsito legislativo: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.
(Rubio, Marcial. Título Preliminar. “PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL”, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y SS).”[1] La norma de carácter sustantivo no es retroactiva, a menos que excepcionalmente se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de seguridad de los derechos adquiridos.
Las normas adjetivas, se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que se aplicarán sobre los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 explica que “Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento ”.
Es claro que un derecho válidamente concedido es un derecho adquirido, el que no puede ser vulnerado con una aplicación retroactiva de la ley, pues el derecho pertenece a su titular y por ello no es susceptible de ser alterado, si fue concedido de manera válida o legal. Con lo anterior se reitera lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.
“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] 4.2.
Aplicación de las normas sobre Marcas al registro de lemas comerciales. Tanto el lema comercial como la marca, sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil. El Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344, señala en su artículo 122 que para los efectos del registro de los lemas comerciales, se aplicarán en lo que resulte pertinente, las disposiciones referentes al Capítulo de marcas, es decir que le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunitarias en materia marcaria.
Para obtener el derecho de uso exclusivo sobre un lema comercial es necesario que se de efectivo cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas; estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria.
El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. 4.3. Noción y requisitos para el registro del lema comercial. Dentro del tráfico económico, la publicidad que se haga de un producto o servicio busca llamar la atención del posible consumidor para inducirlo a la compra de los bienes o servicios ofrecidos por una empresa, esto se logra, a través de diferentes medios o instrumentos publicitarios como el lema comercial.
Jorge Otamendi expresa que: “ los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más –cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos- dentro del conjunto de los que forman el mercado.”[3] Sobre la base de consideraciones doctrinarias el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente al definir el lema comercial: “Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.
Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ”. (BENTATA, V. “RECONSTRUCCIÓN DEL DERECHO MARCARIO”. Pág. 230, Editorial Jurídica Venezolana 1994)”[4] Entre los signos distintivos que forman parte de la Propiedad Industrial se incluye lo referente al lema comercial, el que debe contar con la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión entre los consumidores.
Es claro que el lema comercial es un complemento de la marca, por ello al solicitar su registro, se debe especificar acerca de la marca registrada o solicitada con que se usará dicho lema. El lema comercial registrable es el que no se constituye por una expresión, usual, banal o descriptiva de los productos o servicios que distinga la marca a la que se sumará el lema comercial; la distintividad es un elemento indispensable que debe estar presente en el lema comercial, ya que contribuye a reforzar la individualización o diferenciación que la marca otorga a los productos o servicios.
Debe ser perceptible, es decir apto para ser captado por alguno de los sentidos, y al ser el lema un conjunto de palabras, éste llega al consumidor a través del oído o de la vista, es decir que por su naturaleza se manifiesta a través del lenguaje hablado o escrito. La susceptibilidad de representación gráfica implica que el signo tenga aptitud para ser expresado materialmente; es indudable que el lema comercial al tratarse de un conjunto de palabras siempre serán susceptibles de contar con un soporte material.
Pueden ser registrados como lemas comerciales, aquéllos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma comunitaria en sus artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, además de que no se debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82, 83 y 120 de la Decisión 344 en lo que sea aplicable al caso. 4.4.
Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos. Un signo es registrable cuando cumple con los tres requisitos señalados en el artículo 81 y además cuando no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que señalan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El literal a) del artículo 82 claramente señala que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81; es decir, los signos que no reúnan las condiciones de ser distintivos, perceptibles y susceptibles de ser representados gráficamente; si un signo carece de alguna de estas condiciones no tiene posibilidad de obtener su registro.
El artículo 82 de la Decisión 344, en su literal d) trata acerca de la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos. La prohibición de registro se da, de acuerdo a la norma, para los signos que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan. La distintividad, es un requisito fundamental para el registro del lema comercial y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al lema comercial en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.
La doctrina ha definido la denominación genérica expresando que es: “…la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación. una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.[5] …se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.[6] Se entiende por denominación genérica a una o más expresiones que hacen referencia de manera directa al producto o servicio y son usadas por el público para designarlo; corresponde al vocabulario general o uso común, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esas palabras, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La genericidad de los signos debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate, ya que una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Al igual que en el caso de las marcas el lema comercial será de tal naturaleza si al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando las denominaciones genéricas que forman el lema comercial, de igual manera, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Es importante mencionar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. La normativa comunitaria andina señala que no son registrables los signos genéricos o descriptivos.
Esta disposición impide que un titular pueda apropiarse en exclusiva de palabras de libre uso, empero es indudable que el lema comercial o la marca, formados por uno o más vocablos genéricos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. 4.5. Signos comunes o usuales. La Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina en el artículo 82, en su literal e), trata acerca de la irregistrabilidad de los signos usuales o comunes, la prohibición se da para los signos que son utilizados de manera común o usual en los medios comerciales para nombrar el producto o servicio que pretenden amparar.
Son palabras consideradas comunes o usuales, aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado. Se consideran carentes de distintividad, por lo que se prohíbe su registro. No puede registrarse un lema comercial que conste de denominaciones comunes o usuales porque se establecería una relación directa entre el lema y el producto o servicio que la marca ampara.
Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “ aquélla que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.[7] 4.6. Signos engañosos. La Decisión 344 en su artículo 82 literal h), prohíbe el registro de signos, que pudiesen engañar al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.
Al registrar signos de tal naturaleza, se imposibilitaría que se cumpla adecuadamente la función del lema comercial, de contribuir y aportar distintividad al signo marcario, a fin de que en el mercado se pueda diferenciar unos productos o servicios de otros de diferente procedencia; la presente prohibición se dirige a precautelar el interés general de los consumidores.
El engaño existe cuando un signo provoca en la mente de los consumidores una idea distorsionada acerca de las características, u otras informaciones, que induzcan al público a error. Sobre el tema la doctrina hace el siguiente aporte: “La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
(…) “De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general”.[8] El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cuál es, que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.[9] 4.7.
Los signos evocativos. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva del signo, ya que no hacen relación directa o inmediata a una cualidad del producto o servicio como sucede en el caso de las marcas descriptivas. Los signos evocativos le ofrecen al consumidor una idea sobre el producto o servicio a que el lema se refiere, señalan de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos; es decir que pertenecen a esta clasificación los signos que tienen la capacidad de transmitir en la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía. Los signos evocativos constituyen también signos débiles, porque sugieren propiedades que incluyen sus productos o servicios, por lo que no pueden impedir que otros signos evoquen características similares, siempre que lo hagan de modo diferente.
Deberá apreciar, igualmente el consultante, que pueden ser objeto de registro los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan de manera indirecta una idea que le permita al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia o publicita. En sentencias anteriores se ha tomado en consideración lo expresado por Otamendi al señalar que no afecta a la originalidad del lema comercial “el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar.
Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos…”[10] De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro del lema comercial, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
SEGUNDO: La norma comunitaria señala que los Países Miembros para efectos del registro de un lema comercial deben aplicar en cuanto resulten pertinentes, las disposiciones del Capítulo sobre marcas. Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81.
TERCERO: Podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que fueren aplicables.
CUARTO: No podrán registrarse los lemas comerciales que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios. El lema comercial conformado por expresiones genéricas, descriptivas, comunes o usuales, no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.
QUINTO: Es registrable el lema comercial de carácter evocativo pues al sugerir de manera indirecta, en el consumidor ciertas cualidades del producto o servicio, es claro que cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP-2003. Marca: “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 963 del 5 de agosto del 2003. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto del 2003. [3] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS” Editado por Lexis Nexis. Buenos Aires 2002. Pág. 49. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30 de enero del 2002. Proceso Nº 74-IP-2002. Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 de 27 de febrero del 2002. [5] Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria.
Artículo de LEMA Ledesma Carlos. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70. [6] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. Pág. 71. [7] ALEMÁN Marco Matías, “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág. 84. [8] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág. 85. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 4 de diciembre del 2002. Proceso Nº 82-IP-2002, Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891 de 29 de enero de 2003. [10] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS” Editado por Lexis Nexis. Buenos Aires 2002. Pág. 50.