PROCESO Nº 124-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION.
Caso: “N NATIONAL SEMICONDUCTOR (etiqueta)”. Expediente N° 2001-00189 (7143). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de octubre del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 14 de septiembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según la Resolución N° 11390, de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “El 15 de Diciembre 1993 se solicitó el registro del signo N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA), para distinguir aparatos electrónicos, circuitos integrados, componentes discretos de circuitos electrónicos, circuitos electrónicos híbridos, tableros de circuitos, paquetes de circuitos integrados, macros conductores usados en la fabricación de semiconductores, chips semiconductores; programas de computador pregrabados en cintas, discos y CD Roms; periféricos para computador, productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada … por la sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION … Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 397, no se presentaron observaciones por parte de terceros”.
Del texto de la demanda se desprende que “La parte motiva de la Resolución se fundamentó principalmente en la confundibilidad existente entre la marca N NATIONAL de MATSUSHITA ELECTRIC CO. LTD. (sic) y la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) solicitada por NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION, en forma tal que podía inducir al público consumidor a error”.
El Tribunal consultante, en su resumen de los alegatos del actor, informa que “Mediante Resolución No. 11390 del 16 de abril de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca mixta ‘N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA)’ en la clase 9 internacional … El 15 de julio de 1996 se interpusieron los respectivos recursos contra la Resolución anterior … La Superintendencia de Industria y Comercio … mediante la Resolución 21422 del 14 de agosto de 1997 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada … Mediante la Resolución 31810 del 30 de noviembre de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio … resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada”. 1.2.
Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación de los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que, a su juicio, “no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1. La marca solicitada es (sic) tiene vocación de registrabilidad por cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344.
La Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro de la marca comercial ‘N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA)’, toda vez que entre las (sic) marca solicitada y la marca registrada no constituye (sic) confundibilidad gráfica, ortográfica ni real en el mercado”.
El actor alega además, en lo que concierne a la presunta violación del artículo 81, que “La marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) … es perceptible … es suficientemente distintiva, por cuanto ella ha servido en el comercio nacional e internacional para identificar productos de la clase 9 internacional, entre otros, por más de treinta años … ha cumplido con la función esencial de distinguir o individualizar los productos con ella identificados de los de TODO OTRO participante en el comercio de productos de la clase 9 internacional para los que ha sido solicitada. se encuentra registrada en más de sesenta países … cumple el requisito de ser susceptible de ser representada gráficamente, por cuanto la misma es una gráfica y palabras que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales.
Así mismo, el consumidor aprehende intelectualmente dicha gráfica y palabras por cuanto está en condiciones de leerla, escucharla y pronunciarla, es decir, que al ser ésta captada por el sentido de la vista se perfecciona el proceso aprehensivo de la misma”. En cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, el actor argumenta que “… en tratándose del análisis de confundibilidad con marcas gráficas, debe centrarse en todos su (sic) elementos.
Lo importante es que el aspecto gráfico de la marca con la cual se compare aquella solicitada, evoque un concepto o idea diferente al de la marca cuyo registro se pretende, lo cual se da a cabalidad en el presente caso … Al analizar el registro para la marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) se encuentra que el elemento preponderante es la letra ‘N’ en un tipo especial de tipogragfía (sic) y a su interior se lee la palabra National dentro de un círculo con rayos … La marca gráfica N NATIONAL SEMICONDUCTOR aunque comparte con la marca objeto de la negativa la letra ‘N’ y la palabra National, tiene tal disposición de elementos y una tipografía tan especial, que resulta imposible confundir ambas marcas gráficas … Con respecto a la letra N, y tal y como lo señalan todos los tratadistas, no podría reclamarse exclusividad sobre la misma basta analizar la diferente tipografía entre las letras N de cada una de las marcas, para llegar a la conclusión de que no existe confusión en la representación gráfica de este elemento … Con respecto a la expresión National cuya traducción al español es Nacional, esta palabra tiene una connotación tan precisa para indicar lo que es originario de un país, que es innegable que tiene mucho de descriptivo e indicativo sin ser apropiable con exclusividad por nadie se observa que existen muchas marcas registradas que coexisten e incluyen la expresión National o Nacional … Adicionalmente la marca de mi representada consta de otro elemento gráfico que no se observa en la marca negativa del registro, cual es la palabra SEMICONDUCTOR.
Esta palabra dentro de la gráfica le imprime una característica especial al conjunto y le da una connotación talmente (sic) diferente … Adicionalmente ES muy evocativa de la claase (sic) de productos distinguidos por la misma, en últimas semiconductores para aparatos eléctricos y electrónicos”. Según el demandante, “la administración no efectuó un análisis siguiendo la regla de cotejo marcario, razón por la cual su conclusión resulta infundada.
De haberse efectuado el análisis de las marcas en su integridad se habría llegado a la inequívoca conclusión de que la marca solicitada N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) no es confundible a la marca N NATIONAL (ETIQUETA)” (sic); a su juicio, “El hecho de que las marcas compartan la letra N y la palabra Nacional no necesariamente genera confundibilidad, pues como lo ha afirmado reiteradamente el Tribunal Andino, las marcas no pueden ser analizadas en forma aislada, según la regla en comento … al compararse los dos signos en forma sucesiva y no simultánea no se presenta grado alguno de confundibilidad”.
El actor sostiene también que “La marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) ha coexistido con la marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) por más de 40 años en el mercado nacional sin generar confundibilidad … El público consumidor a través del transcurso del tiempo ha distinguido el origen empresarial de los productos distinguidos con la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) y N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) tal y como se evidencia de la coexistencia a nivel internacional, máxime si el nombre comercial y razón social de mi representada reproduce la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPROATION (sic)”; y que “Los productos que identifican una y otra marca son sustancialmente diferentes … mi representada manufactura productos relacionados con la informática, tales como circuitos integrados, microprocesadores, y en general piezas originales que se incluyen dentro de equipos integrados que incluyan circuitos y microprocesadores … La marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic), registro No. 76054 fue solicitada para distinguir todos los productos de la clase 9 internacional, pero tal y como se puede observar en la web page de MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.
LTD. www. Matsushita.com, esta marca se utiliza únicamente para electrodomésticos para el hogar”; que “la sociedad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD. es fabricante de productos eléctricos y electrónicos bajo las marcas PANASONIC, NATIONAL Y TECHNICS que distinguen los diferentes segmentos de productos manufacturados por la compañía, a saber: Videos, equipos de audio, y electrodomésticos, en general productos dirigidos a los consumidores finales … En efecto, los productos identificados con una y otra marca están dirigidos a consumidores totalmente diferentes razón por la cual los canales de distribución son diferentes.
Los productos distinguidos con la marca N NATIONAL … son vendidos en almacenes especializados en electrodomésticos y almacenes por departamentos … Los productos distinguidos con la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR … no son vendidos a su consumidor final común y corriente, sino a fabricantes de computadores y equipos para la informática, que incluyen los productos de mi representada como parte de su producto final, cuando estos (sic) involucran microprocesadores y circuitos integrados …”.
Por último, el actor alega que “En Colombia, la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) se encuentra registrada bajo el Número 163.434 para identificar servicios de la clase 42, específicamente servicios … que estan (sic) totalmente conectados con los productos solicitados en la solicitud de la misma maraca (sic) en clase 9 y que fue negada.
No se entiende cómo, si mi representada ya es titular de la marca … para servicios relacionados con la clase 9, la solicitud en esta clase fue negada, pues ya es claro que ambas marcas han coexistido en el mercado colombiano por más de siete años”; que “Es tan pacífica la coexistencia en el mercado de las marcas N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) de mi representada y N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) de MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.
LTD. que esta última ha expedido a favor de mi representada cartas de consentimiento de coexistencia de los registros marcarios dirigidos a las diferentes oficinas de marcas del mundo”; y que “al no ser las marcas confundiblemente similares al no distinguir productos confundiblemente similares y no generar ningún riesgo de confusión, mal podría oponerse MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.
LTD. al registro de la marca de mi representada, y más aún, expresamente afirma no tener objeción alguna en ello”. 2. Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación, una posición jurídica aparentemente contraria a la que se infiere de sus Resoluciones. En efecto, afirma en su escrito que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘N NATIONAL SEMICONDUCTOR’ clase 9 y ‘N NATIONAL’ clase 9 registrada a favor de Matsushita Electric Industrial Co.
Ltd. se concluye que no existen semejanzas gráficos, ortográficos y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan (sic) a error al público consumidor”; que “En consecuencia, la marca ‘N NATIOBAL (sic) SEMICONDUCTOR’ solicitada por la parte demandante, para productos de la clase 9 es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.
Sin embargo, la parte demandada agrega luego que “Los Actos Administrativos y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 81 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 159 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de su Creación, estima que procede interpretar de oficio los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así los artículos 81 y 83 de la Decisión 344, señalados por el consultante, toda vez que la solicitud de registro del signo en cuestión fue formulada el 15 de diciembre de 1993, bajo la vigencia de la citada Decisión 313.
Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.
La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido en el artículo 81 de la Decisión 344, contiene una definición del concepto de marca.
Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.
III. De los signos mixtos y de su comparación En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas mixtas. Las marcas mixtas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, definida como un signo acústico o fonético, provista o no de significado conceptual, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.
En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.
En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).
IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras o cifras, o su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Ahora bien, este Tribunal, en el supuesto de que una de las palabras del signo solicitado para registro forme parte de una marca ya registrada, ha declarado también que el juicio sobre el riesgo de confusión exige “en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior.
En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta … No se producirá confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).
A objeto de verificar la existencia o no del riesgo de confusión, el examinador habrá de tomar en cuenta, además, los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Asimismo, el solicitante deberá considerar, a la luz de la norma prevista en el artículo 73, literal a, de la Decisión 313, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.
En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro y los amparados por la marca ya registrada.
A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 242 y ss.).
En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP- 2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP- 2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;
Bogotá, Top Management, p. 90)”. V. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia. A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).
VI. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). VII. De la coexistencia de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, la accionante ha expuesto el hecho de que “La marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) ha coexistido con la marca N NATIONAL (ETIQUETA) (sic) por más de 40 años en el mercado nacional sin generar confundibilidad …”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, ya citada.
Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”). Por otra parte, en el ámbito de la doctrina se sostiene que “cuando las marcas han coexistido ‘desde fechas lejanas’, ‘por un tiempo lo suficientemente prolongado y con difusión publicitaria —debió inevitablemente ser conocido por alguien o por todos los que actuaban en un ramo, sino idéntico en su público consumidor, si en sus fuentes de abastecimiento— y que fue largamente tolerado por la oponente, no se advierte qué perjuicio puede aparejar la regularización de una situación de hecho existente, conocida y tolerada por tantos años’ ” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., pp. 196 y 197).
Finalmente, a propósito de la citada coexistencia de hecho, el Tribunal también ha manifestado que ella no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP- 2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año, caso “T MOBIL”).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios.
No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 5º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada.
A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 6° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.
En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable. 7° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.