PROCESO 126-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
ACTOR: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Marca: “123.COM”. Proceso interno N° 9179-2002-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los trece días del mes de octubre del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Ernesto Muñoz Borrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 21 de septiembre del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de octubre del 2004. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Presidente de éste y, el Procurador General del Estado. Se considera como beneficiaria de la Resolución impugnada, a la firma STARMEDIA NETWORK INC. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 979123, de 20 de septiembre del 2001, mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Empresa accionante y, ratificó integralmente lo decidido en la Resolución Nº 978436, por la que se negó el registro solicitado para la denominación “123.COM”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional Nº 42.
Solicita adicionalmente la actora, en el procedimiento interno, que como restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Institución, que conceda el registro de la marca solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 31 de julio de 2000, la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “123.COM”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 426, Pág. 190, correspondiente al mes de julio del 2000. - El 20 de septiembre del mismo año, la firma STARMEDIA NETWORK INC. formuló observación a dicha solicitud, con base en la marca de su propiedad “GRATIS123”. - El 9 de febrero del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 978436, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada y, negó el registro solicitado. - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., en fecha 28 de febrero del mismo año, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución en referencia, solicitando, además, que se ordene la continuación del trámite de registro. - El 20 de septiembre también del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, emitió la Resolución Nº 979123, por medio de la cual rechazó el recurso de reposición planteado y, ratificó integralmente lo decidido en la Resolución Nº 978436. b) Escrito de demanda La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., manifiesta que el 31 de julio del 2000 presentó solicitud para el registro de la denominación “123.COM”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional 42, respecto de la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fundamento en la observación presentada por la firma STARMEDIA NETWORK INC, sobre la base de la marca de su propiedad “GRATIS123”, destinada a proteger servicios de las clases internacionales 38 y 42, decidió negar el registro solicitado, al considerar que la denominación “123.COM” se encuentra afectada por la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Afirma, en lo principal, que la aludida Dependencia obró de manera errada al ratificar en todas sus partes lo decidido en la Resolución inicial 978436, cuando mediante la Resolución 979123 resolvió el recurso de reposición interpuesto. Expresa que “entre las marcas en conflicto no existen similitudes que impidan otorgar el registro de la marca 123.COM…”.
Asevera que coexisten pacíficamente en el mercado muchas marcas que incluyen el número 123, sosteniendo en ese sentido, que “ existen registros de varias marcas de distintos propietarios que en su configuración incorporan los números 123, evento que confirma que es posible la coexistencia pacífica entre las marcas ‘GRATIS123’ y ‘123.COM’.” En apoyo de sus posiciones, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87 y 32-IP-96. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda en los siguientes términos: 1.
Negativa pura, llana y simplemente de los fundamentos de hecho y de derecho de aquélla. 2. Impugnación de las pruebas que presentare el actor, en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. 3. Reserva del derecho de presentar pruebas convenientes en su debida oportunidad. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación manifestando lo siguiente: 1.
Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Ratificación de lo decidido en la Resolución 979123, al considerar que guarda armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la legislación nacional vigente. 3. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. 4.
Solicita la reproducción de todo cuanto de autos le fuere favorable. El Procurador General del Estado, por medio de Delegada, contesta la demanda afirmando que “ el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo.” La firma STARMEDIA NETWORK INC., constituida como beneficiaria, no ha comparecido en el proceso.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La solicitud sobre interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Decisión 500, observándose que la respectiva solicitud se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 de la misma, aprobatoria del Estatuto de este Tribunal; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe relativo a los hechos considerados relevantes para la interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado por medio del Oficio Nº 852- TDCA-2S, de 9 de septiembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal considera que no corresponde atender el requerimiento en los términos formulados, por haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “123.COM”, ha sido presentada, como ya se dijo, el 31 de julio del 2000, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.
En consecuencia, estima procedente el Tribunal, llevar a cabo la interpretación de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344, por cierto concordantes con los artículos solicitados de la Decisión 486, así como la interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de esta última; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En armonía con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]
5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. [4] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [5]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [6] 7.
PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN La doctrina reconoce algunas clases de marcas, principalmente, las denominativas, las gráficas y las mixtas, en correspondencia a la estructura del signo. Respecto a los signos denominativos que están estructurados por prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, este Tribunal ha sostenido que: “…estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.
“Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.
También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.
Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen.”. [7] Consecuentemente, la Autoridad Nacional Competente deberá analizar la estructura del signo en controversia y establecer, tomando en cuenta la naturaleza de sus elementos, si su configuración en conjunto tiene distintividad suficiente para obtener el registro.
8. MARCAS DEBILES Toda denominación debe tener en su estructura un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil; de ser así, podría ocasionarse una situación de irregistrabilidad. El uso de ciertos gráficos en distintivos que amparen una clase determinada de productos o de servicios, puede también acarrear al signo la característica de “débil” y, será admitido a registro, en tanto no induzca a confusión a los consumidores respecto a marcas previamente registradas.
Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquél tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo. En este contexto el Tribunal en sus pronunciamientos ha manifestado: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’.
(BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79). “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192).” [8]
9. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, en este caso la Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la referida Decisión impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.
La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.[9] Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[10] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario, relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. En los signos denominativos cuya composición contenga partículas de uso común, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias, sufijos o prefijos.
El titular de una marca provista de tales elementos, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiables en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 7. La Oficina Nacional Competente debe llevar a cabo, necesariamente, el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.
Dicho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 8. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 9179-2002- L.Y.M., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 42.- Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [5] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 77-IP-2001, sentencia de 13 de marzo del 2002, Marca: “CHOCOVITOS”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 1-IP-2004, sentencia de 10 de marzo de 2004. G.O. Nº 1057, de 21 de abril del 2004. Marca: “SPORT SPIRIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.
G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.