PROCESO 137-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso interno Nº 2000-06579 (6579).
Actor: SOCIEDAD BP AMOCO PLC. Marca: “IMAGEN TRIDIMENSIONAL DE UNA ESTACIÓN DE GASOLINA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: Sociedad BP AMOCO PLC. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La Sociedad BP AMOCO P.L.C., pide la nulidad de las Resoluciones Nº 22630 de 27 de octubre de 1999 por medio de la cual se niega el registro del signo solicitado, la Nº 2801 del 17 de febrero del 2000, que resuelve el recurso de reposición, y la Nº 7697 de 17 de abril del 2000, que resolvió el recurso de apelación, que confirmaron la decisión inicial.
El 23 de abril de 1999 la Sociedad BP AMOCO P.L.C., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca consistente en la imagen tridimensional de una estación de gasolina cuyos colores característicos son el verde y el amarillo, que se encuentran en columnas y techo de la estación así como en sus avisos, el signo marcario se usaría para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.
El demandante expresa que “en ningún momento se estaba solicitando la protección para la forma o la distribución de una estación de gasolina sino para la ubicación de los colores verde y amarillo en las columnas de la estación, en el techo y en los avisos de la misma”. La Sociedad B.P. AMOCO. P.L.C., ha obtenido el registro de la marca solicitada en países como Perú, Francia, Portugal, España, Suiza, etc.
Agrega que el signo que es objeto de la presente causa, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. 1.3. Contestación a la demanda: La Administración sostiene que las resoluciones impugnadas fueron expedidas con apego al trámite administrativo previsto en materia marcaria, por lo que no son nulas y se ajustan a pleno derecho.
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia al resolver sobre el recurso de apelación expresó que la imagen de forma tridimensional de una estación de gasolina, para distinguir productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional, corresponde a la forma usual del establecimiento en el que se suele expender dicha clase de productos, por ello el signo solicitado carece de fuerza distintiva, requisito este indispensable para acceder al registro.
Se agregó también que “si el solicitante de la marca en cuestión no pretende el registro de la estación, no debió incluirlo dentro del conjunto marcario ” Además que “la inclusión de colores en una forma usual no da la posibilidad de registrarse como marca pues la forma usual es irregistrable por si misma ”. La Oficina Nacional Competente realizó un análisis de la marca figurativa que es objeto de este proceso y dentro de un criterio objetivo, basado en la jurisprudencia y la doctrina, concluyó que el signo solicitado no cuenta con suficientes elementos que le otorguen fuerza distintiva, por lo que no cumple con los requisitos de registrabilidad.
De otorgarse el registro al solicitante se estaría privando a los competidores del titular, del uso de las formas habituales para distinguir los servicios comprendidos dentro de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las disposiciones contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b) y f) por ser pertinentes dentro del caso planteado.
No se interpretará, en cambio, el artículo 83 ejusdem, también solicitado por el Consultante, en razón de que no se considera aplicable a la situación en ninguno de sus literales. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;” ( ) “f) Consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica;”
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de un signo como marca; prohibiciones al registro de marcas; prohibición de registro de formas usuales; prohibición de registro de un color aisladamente considerado. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. La marca posee gran importancia en el ámbito económico por ser un activo de la empresa, por ello, tanto la normativa nacional como la supranacional le brindan una adecuada protección, que ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores. La doctrina, sobre el concepto de marca, entiende que: “ es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”[1] “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[2] El artículo 81 de la Decisión 344 expresa que los requisitos para el registro de marcas son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
La normativa comunitaria ofrece protección al consumidor, evitando que sea engañado o que incurra en confusión, y precautela el interés del titular de la marca, a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama. 4.1.1. La distintividad. La función primordial de la marca es diferenciar, distinguir o individualizar productos y servicios, a fin de que el consumidor los identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los que desea adquirir, tal condición permite al usuario, reiterar la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus preferencias o necesidades.
El signo marcario le otorga a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. ”[3] “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[4] “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[5] 4.1.2.
La perceptibilidad. El signo que será registrado como marca debe tener la posibilidad de ser captado, a través de toda percepción o indicación que pueda ser asimilada por los sentidos, que son el único vehículo para que el sujeto perciba los estímulos externos. Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [6] En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ”[7] 4.1.3.
Susceptibilidad de representación gráfica. El signo que se pretende registrar debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer el producto o servicio. La descripción gráfica o material del signo, es el requisito mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.
Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[8] 4.2. Prohibiciones al registro de marcas.
La normativa comunitaria andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, las que pueden ser absolutas o relativas. Las primeras llamadas también intrínsecas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 81 de la Decisión 344. El artículo 82 de la Decisión 344, se refiere a las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en el mencionado artículo, el signo no será apto para ser registrado; las causales contenidas en la norma, protegen de manera especial el interés público, y por esta razón deben ser observadas por el Órgano Nacional Competente al momento de examinar el signo. El autor español Baylos Corroza señala, al respecto, que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva.”[9] Las prohibiciones de carácter relativo por su parte, se fundamentan en derechos de terceras personas, que pudieran verse afectados por la existencia de un nuevo registro de marca, tales restricciones se encuentran enunciadas en el artículo 83 de la norma comunitaria citada.
Un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres requisitos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas por la norma comunitaria. 4.3.
Prohibición de registro de formas usuales. Corresponde al examinador con base en lo dispuesto en la norma comunitaria, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne, como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, las condiciones suficientes para ser registrado como marca, o si por sus características y cualidades puede serlo, como lo pretende la demandante.
La causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344, opera cuando el signo que se busca registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, o cuando se trate de las “formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate.” La jurisprudencia andina expresa que no puede acceder al registro, el signo “que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).”[10] De permitirse el registro como marca de este tipo de signos se estaría distinguiendo el producto o servicio con el signo característico que lo representa o describe, perdiendo así su distintividad y, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese signo para sus productos o servicios.
Para llegar a constituir marca, una forma usual debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado.
En sentencias anteriores el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La expresión “formas usuales de los productos” se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos, y no comprende representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.” ( ) “Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado.
Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.”[11] “La causal no tiene aplicación abstracta sino concreta, lo que implica que no por el hecho de que una forma sea usual necesariamente tenga que negarse su registro para cualquier tipo de producto.
Así por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos.”[12] 4.4. Prohibición de registro de un color aisladamente considerado. Un signo puede ser registrado como marca únicamente si a más de no incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas por la norma comunitaria, cumple con todos los requisitos legalmente establecidos para el efecto; es importante reiterar que la función principal de la marca es la capacidad de diferenciar e individualizar las mercancías que diversos empresarios ofertan en el mercado.
Es claro que el signo conformado por uno o más colores no delimitados por una forma específica no tiene la suficiente distintividad para funcionar como marca ya que no cuenta con elementos que le otorguen características peculiares o especiales. Los colores no son susceptibles de otorgarle a un producto distintividad propia, sino que pudieran llevar fácilmente a un comprador a incurrir en equivocaciones sobre el fabricante del producto, por no ser suficientemente originales como para permitir distinguirlo de otros productos iguales o similares de origen diverso.
Es registrable el signo que se conforma por uno o más colores delimitados por una forma definida, y que en combinación con otros elementos gráficos o denominativos puede formar un conjunto distintivo, capaz de impactar y permanecer en la mente de los consumidores, quienes podrán asociar la marca con los productos que ampare. La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 82 literal f) de la Decisión 344, señala que no son susceptible de ser registrados como marcas los signos que: “Consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica.” La prohibición contemplada en la norma se refiere tanto a los colores primarios como a los secundarios que provienen de la combinación de los anteriores, el impedimento contenido en el presente artículo evita que un empresario llegue a apropiarse por medio del registro de uno o más colores, impidiendo que otras personas lo usen en sus signos marcarios lo que supondría la existencia de una injusta ventaja competitiva.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente dentro del tema tratado: “Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.”[13] ( ) ”Ciertamente, una marca compuesta de varios colores debe tener el mismo tratamiento que se ha dispuesto para los signos genéricos o descriptivos, y por tanto, si analizados en conjunto proporcionan distintividad pueden ser registrados como marca.”[14] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Para que un signo sea registrable como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no debe encontrarse comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83.
SEGUNDO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.
TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo; al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ver afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.
CUARTO: Si bien la imagen tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.
QUINTO: Las formas usuales de los productos o las impuestas por la función de aquéllos, no pueden ser susceptibles de registro por carecer de distintividad. No obstante, si se les adiciona elementos que les permita adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca.
SEXTO: Un color aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. Pero si pueden acceder al registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma específica bidimensional o tridimensional, siempre que ésta no incurra en causal alguna de irregistrabilidad.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2000-06579 (6579), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] BERTONE Luis Eduardo.
“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14. [2] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [3] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230. [4] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.
Artículo de Marco Matías ALEMÁN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996. Pág. 186. [5] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [6] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71-IP-2000. Marca: “FUENTE CLARA”. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 631 del 10 de enero de 2001. [8] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS" Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [9] BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas, S.A. Madrid 1993.
Pág. 827. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de marzo del 2001. Proceso Nº 07-IP-2001. Marca: “LASER”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 661 de 11 de abril del 2001. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 5 de octubre del 2003. Proceso Nº 84-IP-2003. Marca: “FIGURA GEOMÉTRICA, NOTÁNDOSE QUE TIENE CUATRO LADOS CUYOS BORDES APARECEN REDONDEADOS, PARA DISTINGUIR PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS”.
Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1002 de 28 de octubre del 2003. [12] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de septiembre de 1998. Proceso Nº 23-IP-1998. Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Publicada Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena Nº 379 de 27 de octubre de 1998. [13] Ibídem. [14] Ibídem.