PROCESO 152-IP-2004 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 56 y 58 literal c) de la Decisión 85 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2001-00362 (7579). Actor: “LLOREDA S.A.” Marca: “RIQUÍSIMO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: LLOREDA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. El objeto de la demanda. La Sociedad VELMAR S.A. ACEGRACOL., sociedad fusionada por absorción por LLOREDA GRASAS S.A., solicitó el 20 de mayo de 1988 a la División de Signos Dinstintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RIQUÍSIMO, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El actor señala que son nulos los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nº 7032 y 28008, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, de la Superintendecia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante las cuales se niega el registro de la marca RIQUÍSIMO, para la clase solicitada. La expresión solicitada –afirma- no describe ninguna de las características de los productos que se pretende amparar con la marca.
La denominación RIQUÍSIMO no da una idea general de las partes o los productos que está destinada a distinguir, por lo tanto no se trata de una expresión descriptiva. Tampoco es verdad que los empresarios del mismo sector industrial necesiten de esa palabra para indicar las características de sus productos, pues la palabra en cuestión no es apta para describir datos objetivos de un producto.
El consumidor al percibir la expresión “RIQUÍSIMO” no pensará que la denominación se relaciona con una de las características del producto, sino que sabe y entiende que se trata de una marca y no de un medio de información del producto. 1.3. La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad de los actos administrativos acusados y expresa que con las resoluciones expedidas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Normativa Comunitaria Andina.
La administración señala que la expresión solicitada esta incursa en la causal de irregistrabilidad señalada por el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, ya que describe una característica que puede estar presente en los productos comprendidos dentro de la clase 30 que pretende amparar. La denominación “RIQUÍSIMO” describe una característica de un producto alimenticio, y se refiere a cierta calidad o particularidad que los consumidores buscarían en aquél. Adicionalmente, de otorgarse el privilegio del registro sobre la expresión solicitada, los demás competidores deberían abstenerse de utilizar tal expresión. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. El consultante solicita la interpretación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344. Sin embargo en consideración a la fecha de la solicitud de registro que fue presentada el 20 de mayo de 1988, se interpretarán los artículos 56 y 58 literal c) de la Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” ( ) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas:” ( ) “c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;” DECISIÓN 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.”
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado de Creación 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: La aplicación de la ley en el tiempo. Requisitos para el registro de marcas. Prohibiciones al registro de marcas. Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos y registrabilidad de signos evocativos. 4.1.
La aplicación de la ley en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable se deben realizar, algunas consideraciones, partiendo de que por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan posteriormente a su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Es claro que no representa una aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Con el propósito de garantizar el respeto a la seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva; el principio de irretroactividad señala que generalmente al expedirse una nueva norma ésta regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados o adquiridos en época anterior a su entrada en vigor.
Los derechos adquiridos son los que pertenecen a su titular y de los cuales nadie puede privarlo, si fueron concedidos en legal forma, o como explica la norma comunitaria en forma válida. Constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos, el hecho de que la norma sustantiva no tenga efecto retroactivo, sino cuando por excepción se le haya conferido tal calidad.
La doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.”[1] En el mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado que “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[2] En razón de la ultra actividad de la ley, una norma anterior, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que significa que la eficacia de la ley derogada continúa en el futuro para regular o normar las situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio.
Las normas adjetivas, se caracterizan, por tener un efecto general inmediato, lo que significa que se aplican únicamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, para regir las etapas de los procedimientos que se inicien a partir de ese momento. El conjunto de criterios que se exponen a continuación han sido reiterados en numerosas sentencias, tales como las dictadas dentro de los procesos 78- IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003.
Para el caso, se expone una vez más, lo dicho en el sentido de que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[3] 4.2.
Requisitos para el registro de marcas. La marca es un bien inmaterial, que tiene por función principal identificar unos productos o servicios de otros idénticos o similares que se ofertan en el mercado y que tienen un origen empresarial distinto. La doctrina, sobre el concepto de marca, entiende que: “ es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”[4] Si un signo no es apto para cumplir con tal propósito de distinción, no es susceptible de ser registrado como marca según los preceptos establecidos por el Régimen Común de Propiedad Industrial.
El artículo 56 de la Decisión 85 dispone que sólo pueden ser registrados como marcas “los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Todo signo que reúna los requisitos señalados por la norma comunitaria, cumple cabalmente con la función esencial de la marca, permitiendo que un producto o servicio sea reconocido entre otros que se ofrecen en el mercado por sus competidores, evitando que se produzca confusión entre los consumidores.
Es claro que una marca distintiva y novedosa no es susceptible de generar confusión con otros signos registrados. Al crear una marca el universo de posibilidades es amplísimo por lo que el industrial o empresario debe procurar que el signo con el que individualizará sus productos o servicios tenga la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión en el mercado.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los requisitos exigidos por el Régimen Común de Propiedad Industrial y al no encontrarse en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el mismo cuerpo legal.
El Juez Consultante debe analizar, si el signo que es objeto de este proceso, cumple con los requisitos establecidos para el registro de marcas y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 85. 4.3. Prohibiciones al registro de marcas. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, las cuales pueden ser absolutas o relativas.
Las primeras, llamadas también intrínsecas, se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 56 de la Decisión 85. El artículo 58 de la Decisión 85, se ocupa, a su turno, de las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en tal norma, el signo no será apto para obtener su registro.
Las causales mencionadas de manera especial protegen el interés público, y por esta razón deben ser observadas por el Órgano Nacional Competente al momento de examinar el signo. Al respecto el autor español Baylos Corroza señala, que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva.”[6] Las prohibiciones de carácter relativo, en cambio, se fundamentan en derechos de terceras personas, que podrían verse afectados por la existencia de un nuevo registro de marca.
Un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los requisitos contenidos en la normativa comunitaria y siempre que no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el mismo cuerpo legal. En el presente caso el Juez Consultante debe analizar, si el signo solicitado cumple con todos los requisitos para llegar a ser marca y si no se encuentra dentro de alguna de las prohibiciones al registro previstas por la norma comunitaria. 4.4.
Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos y registrabilidad de signos evocativos. La distintividad, es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones inherentes a su estructura, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.
Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. Los términos descriptivos son los que informan de manera directa a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.
La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente: “Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.[7] “ la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.” ( ) “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”.
( ) “ si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.[8] La genericidad o la descriptividad de un signo deben ser apreciadas en relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica o descriptiva por el solo hecho de serlo en sentido gramatical; en lo que a marcas se refiere, la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
De igual modo, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Es indudable que una expresión que es genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
La marca denominativa, formada por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica o descriptiva.
Los signos evocativos son aquéllos que le dan al consumidor una idea sobre el producto o servicio que se pretende distinguir, ya que señalan de manera indirecta alguna de sus propiedades o características que proporcionan una referencia de los mismos. En criterio de la Doctrina y de la Jurisprudencia son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca; a esta clasificación pertenecen los signos que tienen la capacidad de transmitir una leve idea o imagen remota respecto del producto o servicio y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía. Los signos evocativos son marcas débiles, porque sugieren propiedades que incluyen sus productos o servicios, por ello no se puede impedir que otras marcas evoquen características semejantes, siempre que lo hagan de modo diferente.
La autoridad nacional competente debe realizar un examen del signo en controversia a fin de determinar si es genérico, descriptivo o evocativo y si por lo tanto es registrable o no. Igualmente deberá apreciar, que pueden ser objeto de registro los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, sean capaces de transmitir de modo indirecto una idea que le permita al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia. El juez nacional competente al aplicar las normas pertinentes del Ordenamiento Jurídico Andino, deberá analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 56 y, debe determinar, luego, si está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, particularmente, en la que se cita como violada en los documentos adjuntos a la consulta.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro se requiere, dentro del régimen de la Decisión 85, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa aplicable.
TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo. Las absolutas o intrínsecas tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca según lo determinado en el artículo 56 de la Decisión 85, y las prohibiciones de carácter relativo se relacionan con los derechos de terceros.
CUARTO: No son registrables las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera directa sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.
QUINTO: Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que alguna forma son necesarios para designar a los productos o servicios que se pretende distinguir.
SEXTO: Puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales pueda fungir como denominación de fantasía.
SÉPTIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el expediente interno Nº 2001-00362 (7579), según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal.
Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] MOUCHET Carlos.
“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.
Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [4] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, Proceso Nº 46-IP-2000. Marca: “CAMPO VERDE”.
Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000. [6] BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas, S.A. Madrid 1993. Pág. 827. [7] OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71. [8] Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria.
Artículo de Carlos LEMA Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.