PROCESO Nº 116-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 154, 155, literales a), c) y d), 165, 166, 167, 238, 241, 258 y 259, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador.
Parte actora: AVENTIS PHARMA S.A. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”. Expediente Interno Nº 414-02-3. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de enero del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos: 154, 155 literales a), c) y d), 165, 166, 167, 216, 238, 241, 258, y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, Guayaquil, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal, luego de su regularización, en fecha 25 de octubre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho La parte actora argumenta, según el consultante, que “Se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos, que es titular de la marca ‘CALCIORAL’, que tiene vigencia hasta junio del 2010, que dicha marca protege productos de la clase internacional No. 5, que el producto que identifica es una suspensión del complemento de calcio y vitaminas D2 y B12; que el 12 de abril del 2002 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negó el registro de la marca CALCIORAL de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., que esta compañía comercializa esa marca consistente en una ‘Suspensión Coloidal’, infringiendo los derechos del actor puesto que ‘la presentación de los productos es susceptible de crea (sic) confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal’ ”.
Del texto de la demanda “por violación de los derechos de propiedad industrial, en contra de LABORATORIOS CHEFAR S.A.”, formulada por la apoderada especial para los asuntos relativos a la propiedad intelectual de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., deriva que esta empresa “es titular en el Ecuador del registro de la marca ‘CALCIORAL’, inscrita originalmente el 17 de noviembre de 1971 El registro de esta marca ha sido renovado por dos ocasiones”; que “‘CALCIORAL’ protege: ‘especialidades químicas y farmacéuticas (Clase internacional No. 5)’ … identifica un producto que consiste en una suspensión de complemento de calcio y vitaminas D2 y B12”; que “El 19 de agosto de 1996 INSTITUTO FÁRMACO BIOLÓGICO S.A. INFABI, solicitó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ para proteger productos de la clase internacional No. 5.
El 7 de abril de 1998, la solicitud de registro de la marca ‘CALCIORAL’, fue transferida por el solicitante a favor de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA.”; que “El 18 de diciembre de 1997, mi representada en ese entonces, ROUSSEL UCLAF, SOCIEDAD ANÓNIMA, propietaria por transferencia de la marca ‘CALCIORAL’ presentó observación a dicha solicitud ”; que “El 31 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, nos notificó la providencia No. 972708 de 20 de agosto de 1999, mediante la cual resolvió aceptar nuestra oposición y consecuentemente denegó el registro de la denominación ‘CALCIORAL’, por contravenir las disposiciones legales contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “El 21 de septiembre de 1999 LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA., interpuso recurso de reposición en contra de la referida Resolución, argumentando nuevamente ‘el uso público y notorio por más de 15 años’ de la marca ‘CALCIORAL’ y adicionalmente en el hecho (sic) que el 12 de junio de 1998, presentó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca ‘CALCIORAL’, de mi representada”.
De la demanda se desprende también que “El 13 de enero del año 2000 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 974938 resolvió mantener en suspenso la Resolución No. 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ mientras el Comité de Propiedad Industrial resuelva sobre la acción de cancelación”; que “El 31 de enero del año 2002 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió rechazar la acción de cancelación propuesta en contra de la marca ‘CALCIORAL’ de mi representada ”; que “El 12 de abril del año 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 979920 de 2 de abril del año 2002, resolvió ratificar la Resolución No. 972708 de 20 de agosto de 1999, la cual denegó el registro de la marca ‘CALCIORAL’ de propiedad de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA.”; que “LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ha venido afirmado (sic) en flagrante vulneración de los derechos marcarios de AVENTIS PHARMA S.A., que dicha compañía está comercializando en nuestro país la marca ‘CALCIORAL’.
De esta manera ha ratificado el cometimiento de un delito y nos releva de la necesidad de demostrar dicha infracción”; que “Este producto está distribuyéndose a escala nacional por LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. … la utilización de la marca infractora ‘CALCIORAL F’ aparece en la parte superior del envase en letras mayúsculas debajo de lo cual consta las palabras ‘SUSPENSIÓN COLOIDAL’, al igual que ocurre con la marca de propiedad de mi representada, lo cual indiscutiblemente ocasiona confusión en el público consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos ya que tanto la marca infractora como la de mi representada al ser una suspensión coloidal tienen la misma finalidad, aplicación y uso … la presentación de los productos es susceptible de crear confusión en el mercado, hecho que configura un caso de competencia desleal … La forma de uso (suspensión de calcio) hace a los productos de AVENTIS PHARMA S.A. y de LABORATORIOS CHEFAR S.A. confundibles, respecto de la real procedencia empresarial, tanto más si están identificados por una misma marca ‘CALCIORAL’”.
La actora agrega que “El 16 de julio del año 2002, en uso legítimo de los derechos conferidos por la Decisión 486 a nombre de AVENTIS PHARMA S.A., se presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una demanda de tutela administrativa de protección de los derechos de propiedad industrial en contra de LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. ”. 1.2.
Cuestión de derecho El consultante infiere de la demanda que la actora “Fundamentó su pretensión en los artículos 23, numeral 23, 30 inciso 3° de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus artículos 154, 155, 258, y 259, Ley de Propiedad Intelectual en su artículos (sic) 284, 287, 285 y 319. Exhibe como pretensión la declaratoria de haber vulnerado la demandada sus derechos de propiedad intelectual, el pago de una indemnización, multa y costas procesales”.
Por su parte, la actora alega que “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reconoce, regula y garantiza el derecho al uso exclusivo de la marca registrada … AVENTIS PHARMA S.A., tiene registrada y vigente su marca ‘CALCIORAL’ en el Ecuador desde el año 1971 Mientras que a LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. se le ha negado el registro de la marca ‘CALCIORAL’ ”.
Luego de transcribir el texto de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, la demandante sostiene que “Los derechos conferidos al propietario de una marca registrada se circunscriben, en definitiva a impedir que terceros usen su marca o una similar con fines comerciales, en el territorio en el cual se encuentra protegida dicha marca”; que “Aplicando las antes citadas normas, vemos que los actos realizados por LABORATORIOS CHEFAR S.A. se circunscriben en ellas.
Así: (i) LABORATORIOS CHEFAR se encuentra usando públicamente en el comercio un signo idéntico a la marca ‘CALCIORAL’, registrada en Ecuador por AVENTIS PHARMA S.A., para proteger un mismo producto, una suspensión coloidal (ii) El uso ilegal de la marca ‘CALCIORAL F’ por parte de LABORATORIOS CHEFAR, evidentemente causa confusión en el público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto.
Conforme lo dispuesto por el artículo 155, literal d) de la Decisión 486 ”; y que “únicamente existirá una situación desleal, cuando la actividad realizada por un empresario, se vaya en contra de la ley, de los ‘usos y practicas (sic) honestas’ ”. Sobre la base del artículo 258 de la Decisión 486, argumenta que “la competencia desleal se configura no por el daño ocasionado a un empresario en sí; sino son las prácticas comerciales atentatorias a los ordenamientos legales las que motivan este perjuicio, de lo que se desprende que existen distintas modalidades de competencia desleal, sin embargo la que nos interesa en el presente caso es la imitación de un signo con el propósito de causar confusión en el consumidor …”; y que “La infracción de los derechos de propiedad industrial, como la cometida por LABORATORIOS CHEFAR S.A., incluso, es sancionada penalmente ”.
La actora pide que se declare que “LABORATORIOS CHEFAR S.A. ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual de AVENTIS PHARMA S.A.; … se condene a LABORATORIOS CHEFAR S.A. el pago de los daños y perjuicios ocasionados se imponga a LABORATORIOS CHEFAR S.A. el máximo (sic) multa prevista se condene a LABORATORIOS CHEFAR S.A. al pago de costas procésales (sic) y honorarios profesionales ”. 2.
Contestación a la demanda Laboratorios CHEFAR CIA. LTDA. sostiene, según el consultante, que “Ofrece en venta el producto ‘CALCIORAL F’, que ‘El uso sin registro previo de la denominación CALCIORAL por parte de Laboratorios CHEFAR es un ‘Hecho Marcario’; invocó la falta de uso de la marca de la actora, toda vez que desde 1971 ‘no usa ni ha usado jamás en Ecuador a lo largo de 30 años la marca CALCIORAL’, que ‘la exigibilidad del uso efectivo, generalizada en las principales generaciones tiene como finalidad evitar que el registro de marcas se convierta en un ‘Cementerio de Marcas no Usadas el uso de la marca contribuye a consolidar la marca como un bien inmaterial, ya que el uso efectivo difunde la maca (sic) en el mercado y vincula al signo con la empresa que lo utiliza para designar sus productos’, invoca a favor de su tesis jurídica los artículos 220 y 224 de la Ley de Propiedad Intelectual, así como los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invoca también a su favor el pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 54-IP-2000, que no ha violado ningún derecho de propiedad intelectual, que es la actora la que debe probar el uso de la marca, que la demandante no ha comercializado en el Ecuador el producto por lo que no existe posibilidad alguna de haber confusión, que no existe riesgo de confusión, que no existen actos de competencia desleal.
Formuló una reconvención en contra de la actora y exige una indemnización cuantificada en el libelo de demanda”. Igualmente, en la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 5 de diciembre de 2002, se observa que, según la parte demandada, “La normativa Ecuatoriana sobre propiedad intelectual dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales”.
Alega la demandada que “esta situación no significa que … no existan otras formas de adquirir Derechos sobre una denominación. Tal es el caso, por un lado, de la figura de la Marca Notoria, que no es necesariamente una marca registrada, o, por otro lado, el caso que la Doctrina ha denominado como ‘Hecho Marcario’, figuras que no dejan desamparados a quienes no registran su denominación como marca en un país … Por lo que cabría resaltar que en nuestro país … tengamos un sistema mixto en punto al nacimiento del Derecho sobre la marca, una, la vía del registro y otra el nacimiento del derecho en virtud de el (sic) principio de Notoriedad de una Marca no registrada”; y que “La Notoriedad … tiene su origen en el uso …”.
Luego de citar los artículos 224 y 229 de la Decisión 486, la demandada argumenta que la última disposición citada “deja clara las (sic) situaciones que no privan a los titulares de este tipo de signos de una correcta protección …”; que “Laboratorios Chefar, efectivamente ha utilizado esta denominación desde antes del año 1970, logrando alcanzar una indiscutible Notoriedad en el mercado Ecuatoriano … la intención de la legislación Comunitaria Andina en este aspecto procura darle una protección reforzada a las marcas Notorias, que no necesariamente deben estar registradas”.
Agrega la demandada que “otra figura extensamente defendida … es la que defiende los derechos adquiridos por las marcas no registradas pero usadas versus las registradas y no usadas …”; que “No cabe duda que el uso sin registro previo de la denominación CALCIORAL por parte de Laboratorios Chefar es un ‘Hecho Marcario’ ”; que “Aventis Pharma S.A., supuesta titular de la marca CALCIORAL desde 1971, no usa ni ha usado jamás en Ecuador a lo largo de 30 años la marca CALCIORAL … aunque una de las instancias administrativas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual consideró lo contrario, resolución sobre la cual pensamos anteponer los recursos administrativos que la legislación Administrativa Ecuatoriana prevé …”; que “es ampliamente admitido que el uso de una marca caducada puede, sin embargo, carecer de efectos rehabilitantes cuando se lleva a cabo en cortos períodos anteriores a la solicitud de cancelación …”; que “… sorprendentemente el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, pese a su clara resolución a favor de Laboratorios Chefar, acogiendo un recurso de reposición planteado por Roussel Uclaf, predecesor en la titularidad del registro de CALCIORAL de AVENTIS PHARMA S.A., hoy actora … resuelve rechazar la acción de cancelación presentada por Laboratorios Chefar, en un claro y flagrante error de Derecho”; que “no existe ni existirá motivo alguno para alegar el cometimiento de un delito de propiedad intelectual”; que “es la compañía actora la que debe probar el uso de la denominación de la cual dice ser la titular, hecho que jamás podrá ser probado por parte AVENTIS PHARMA”; que “Lo que seguramente ocurrirá … es que los consumidores no se confundan ya que en el Ecuador se comercializa únicamente CALCIORAL de CHEFAR”.
Del texto del acta en referencia deriva también que, según la demandada, “No se puede hablar de actos de competencia desleal cuando no se pueden comparar los productos en conflicto, en el caso presente, Aventis Pharma S.A. jamás ha comercializado en el Ecuador su producto, de lo que se desprende que el consumidor no estará jamás en la posición de encontrarse confundido en lo que respecta a la presentación o forma del envase o empaque del mismo, ya que el único producto comercializado en Ecuador es CALCIORAL de propiedad de Laboratorios Chefar.
Lo mismo se puede manifestar con relación a la forma de uso, esto es, como una suspensión de calcio. No puede por tanto exigirse la represión de un acto de competencia desleal cuando no se compite en el mercado, esto es, cuando no existe un producto similar en su presentación y uso en el Ecuador”; que correspondería a la actora “perseguir el respeto de sus derechos vía acciones marcarias, las cuales en el caso concreto tampoco le asisten.
No se puede decir lo mismo acerca de las marcas no registradas, que perfectamente pueden valerse de este Derecho”; que “En el caso de los signos que no sean utilizados o lo sean muy escasamente en el mercado, no podrá generarse nunca un riesgo de confusión al igual que en los signos Notoriamente conocidos, en donde la mente del consumidor al estar acostumbrada a verlos o donde existe un mayor arraigo de dicho signo no permitiría que se dé confusión alguna”.
En resumen, la demandada alega: “Niego todos y cada uno de los fundamentos de hecho y derecho invocados por la actora … rechazo las pretensiones de la actora … No existe violación alguna de ningún derecho de marca … No se puede condenar al pago de una indemnización por daños que no se han sufrido … No se puede imponer una multa sobre un hecho que será desestimado …”.
Por último, el Tribunal declaró, frente a la reconvención de la demandada, que la consideraría como no propuesta.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos: 154, 155 literales a), c) y d), 165, 166, 167, 216, 238, 241, 258, y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 60 y 61 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial, una vez regularizada, fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL” fue ejercida en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues fue presentada el 30 de agosto de 2002, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de las normas invocadas por el consultante, excepto la prevista en el artículo 216, por no ser aplicable al caso.
Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(…) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)”. “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
“Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca”. “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
(…)”. I. Derechos del titular del signo registrado como marca En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión citada.
Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2000, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, del 12 de julio de 2000, caso “MAXMARA”).
El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).
Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. … Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”).
Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).
Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496).
El Tribunal ha establecido a este respecto que “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”).
II. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional a que se refiere el artículo 273 eiusdem, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso “CANALI”.
Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 38-IP- 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre de 2002, caso “PREPAC”, y 96-IP-2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1134 del 3 de noviembre de 2004). En el caso de autos, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción del derecho al uso exclusivo de la marca “CALCIORAL”, por lo que ha de tenerse presente que las acciones de esta naturaleza prescriben a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta se haya cometido por última vez (artículo 244).
III. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.
En el caso de autos, la acción de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A. tiene por objeto principal la condena de la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados, según la actora, por la presunta infracción de su derecho al uso exclusivo de la marca “CALCIORAL”. El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza además que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. IV. Cancelación del registro del signo marcario por falta de uso El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros.
De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. El Tribunal ha declarado a este respecto que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.
El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”).
El Tribunal ha indicado también que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada). En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año).
El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.
A tenor de la disposición prevista en el artículo 273 de la Decisión 486, la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 eiusdem es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.
La doctrina enseña a este respecto que “… la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360). Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (Artículo 165). Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado (artículo 165).
El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada).
V. Actos de competencia desleal por confusión En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, Tullio: “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”.
Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque no medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como tales aunque no se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto. La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259).
A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
Se ha dicho que “Se confunde a un consumidor, cuando basado en artificios o engaños se crea en él un error; se provoca en el consumidor un concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial. La causa de este incremento patrimonial, el motivo que origina este enriquecimiento, no es otro que la confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios” (VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto: “Instituciones de Derecho Comercial”, p. 221.
Tomado de la página web: http://www.ilustrados.com/publicaciones/ EplkyAEkVElZYgysQa.php). Ascarelli precisa, en la obra citada, que “Acto de concurrencia desleal por ser idóneo a crear confusión será, así, no sólo el uso de nombres, siglas, etiquetas, signos y cualquier otro elemento que sirva para identificar el producto y que provoque una confusión entre productos o actividades, sino el recurso a palabras, slogans o dibujos publicitarios … cuya identidad o semejanza se traduzca en una posibilidad de confusión de productos o actividades (siempre que, a su vez, quien se lamenta de la concurrencia desleal realizada mediante la adopción del signo, utilice legítimamente el signo en cuestión …).
Por tanto, será desleal también la utilización de la marca ajena para indicar componentes o para describir características del producto propio y, en general, hacer pasar como propios los productos ajenos o como ajenos los productos propios”. Por otra parte, de la norma comunitaria se desprende que los actos capaces de crear confusión pueden adoptar cualquier forma y procurar su objetivo por cualquier medio.
Por ello, la imitación servil también constituye un acto de competencia desleal. Según Ascarelli, “Dada la justificación de la represión de la imitación servil, ésta podrá ser invocada no sólo con relación a los productos sino también a sus singulares partes, susceptible de provocar confusión o a las envolturas o recipientes; se prohibirá no sólo la fabricación, sino también el comercio de objetos confundibles por haber sido servilmente imitados y la presencia de la confundibilidad podrá ser valorada con independencia de la licitud de la fabricación del producto …” (op. cit.).
En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí …” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”;
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. 2º A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. 3° El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. 4º La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.
En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. La acción por infracción de los derechos de Propiedad Industrial prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde que ésta haya sido cometida por última vez. 5° Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor.
En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 6° En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.
Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.
A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional, el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA