PROCESO 180-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 153 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90”.
Proceso interno N° 2003-00260. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los once días del mes de febrero del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 17 de diciembre del 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de enero del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 30626, de 23 de septiembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar la caducidad del título correspondiente a la marca CANALETA 90, que ampara productos de la clase internacional Nº 17. - Nº 38348, de 28 de noviembre del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y, - Nº 00069, de 14 de enero del 2003, emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 30626.
Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de la anulación de las resoluciones aludidas, se conceda la renovación del registro de la marca CANALETA 90. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 27 de agosto de 1987, la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A. obtuvo registro de la denominación “CANALETA 90”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 30 de diciembre de 1992, la misma firma obtuvo la renovación de la marca CANALETA 90, mediante Resolución Nº 5408. - El 23 de mayo del 2002, estando dentro del tiempo previsto para ese propósito, solicitó una segunda renovación del registro de la aludida marca. - El 23 de septiembre también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia, sin pronunciamiento previo alguno, declaró la caducidad del título de la marca CANALETA 90, mediante Resolución Nº 30626. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución Nº 30626. - El 28 de noviembre del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 38348 por la cual confirmó la resolución inicial en todas sus partes. - El 14 de enero del 2003, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 00069, confirmado también lo decidió en la Resolución Nº 30626. b) Escrito de demanda La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. manifiesta, que el 27 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 6128, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro de la denominación “CANALETA 90”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 17, con vigencia hasta el 27 de agosto de 1992.
Expresa que encontrándose dentro del término previsto para el efecto, solicitó la renovación de dicho registro, el que fue concedido mediante Resolución Nº 5408, de 30 de diciembre de 1992, con vigencia hasta el 27 de agosto del año 2002. Sostiene que el 23 de mayo del 2002, también dentro del término establecido, presentó solicitud para una nueva renovación de ese registro, anexando para ese trámite los pagos y documentación requeridos.
No obstante, sin que mediase fundamentación previa alguna de parte de la mencionada Superintendencia respecto de la solicitud presentada, ésta expidió la Resolución Nº 30626, de 23 de septiembre del 2002, mediante la cual resolvió la caducidad del título de la marca CANALETA 90, Clase 17; Resolución que fue objeto de los recursos de reposición y subsidiario de apelación. Alude en consecuencia la actora, la violación del artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reforzando sus argumentos con apoyo en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia debió establecer, de ser el caso, la inviabilidad de la renovación del registro al emitir su resolución Nº 30628, lo que no hizo.
Asevera que “ ni la legislación supranacional sobre propiedad industrial, ni las normas nacionales que establecen las sanciones por el no pago de las tasas, establecen un límite temporal para la imposición de las sanciones derivadas del cumplimiento de tal obligación. Por esta razón, resulta indispensable recurrir al término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la administración. Resultaría absurdo sostener que la administración puede imponer la sanción consistente en la caducidad del registro marcario en cualquier tiempo.”.
Argumenta, además, que “el acto acusado se expidió en forma irregular y con violación de los derechos de defensa y el debido proceso de que es titular la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.”. Refiere, así mismo, la violación de determinados artículos del Código Contencioso Administrativo, así como de la Constitución de Colombia. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Manifiesta que “ es necesario precisar que el derecho sobre una marca otorga a su titular ciertas prerrogativas frente a este, tales como el uso y la posibilidad de oponerse a que terceros no autorizados hagan uso de una expresión igual o similar. Sin embargo dicho registro no se otorga sin límite en el tiempo por cuanto le impone a su titular la obligación de renovar el registro, cumpliendo previamente con ciertos requisitos, que de no llevarse a cabo generan la pérdida del derecho otorgado.”.
En apoyo de sus argumentaciones cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 9-IP-94. Sostiene que “ fácil es observar, que mi representada dio pleno cumplimiento a todas las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en nuestro ordenamiento Supranacional y Nacional, para proteger el debido proceso de la sociedad actora para la renovación del certificado Nº 118395 de la marca CANALETA 90, que distinguía productos de la clase 17 internacional y, que la caducidad oficializada se generó por la negligencia y desinterés de la sociedad actora para mantener el uso del derecho marcario en su momento renovado.”.
Concluye aseverando que los actos administrativos demandados se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones aplicables y vigentes en materia marcaria. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia compareciente se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1912, de 12 de noviembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, 174 de la Decisión 486 del mismo Organo Comunitario.
Estima al respecto este Tribunal, que procede atender el pedido, pero limitado a únicamente el artículo 174 de la Decisión 486 en referencia, toda vez que la solicitud relativa a la segunda renovación del registro fue presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486; interpretación que se considera conveniente extender, de oficio, al artículo 153 y a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 ( ) “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.
No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. “A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original”.
(…) “Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.” “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida del artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y ha considerado preciso interpretar únicamente el artículo 174 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud relativa a la segunda renovación del registro, ha sido presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.
En este caso, la solicitud dirigida a obtener una segunda renovación del registro de la marca “CANALETA 90”, ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión. En tratándose de solicitudes para el registro de marcas, situación que resuelta analógicamente aplicable a una solicitud que se presente para la renovación de un registro, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2] 5.
RENOVACION Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO. El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro de los términos establecidos para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.
Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. Con lo expresado se concluye, que la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.
La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.
Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.
En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. [3] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Los jueces nacionales de los Países Miembros, tienen facultad para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino que sean aplicables al caso que se encuentre para su decisión. Sin embargo, este Tribunal es quien decide cuáles son en definitiva las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requiriente y, necesarias a fin de lograr una comprensión global del caso consultado. 2.
En cuanto a la renovación de un registro, mientras no se agoten todos los plazos establecidos para que el titular de una marca opte por el derecho a la renovación, aquélla sigue vigente con todas las consecuencias legales, inclusive como impedimento para el registro de marcas posteriores. 3. La caducidad del registro genera para el titular de la misma, la pérdida de todo derecho respecto de la marca.
El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 4. Preestablecida la facultad para que las legislaciones nacionales regulen los campos no comprendidos en una Decisión, esa competencia se remite también a la legislación nacional vigente para ese momento y a la que pudieran dictar posteriormente los Países Miembros, considerando en una u otra situaciones, que el derecho interno no puede ser contradictorio o pugnar con el comunitario, el que, en todo caso, es prevaleciente. 5.
Será causal de caducidad, la falta de pago de las tasas aplicables a la renovación de registros, en los términos que establece la legislación nacional del País Miembro, de ser ese el caso. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003- 00260, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso No. 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. Marca: “DIDA”. En G. O. C. No. 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.