PROCESO Nº 10-IP-2005 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81, 96 y 102 eiusdem.
Parte actora: sociedad W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG. Caso: marca “EKSTASE”. Expediente Interno Nº 6473-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de febrero del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de enero de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda presentada por la mandataria de la empresa W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO. KG, se desprende que “El 25 de febrero de 1994 W. KORDES SOHNE, presentó la respectiva solicitud y luego del trámite legal correspondiente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial registró la marca de Fábrica EKSTASE a nombre de la precitada compañía para proteger todos (sic) productos de la Clase Internacional No. 31, especialmente plantas, semillas y flores naturales”; que “Posteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ante solicitud presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN, el 29 de julio de 1997 concedió el registro de la marca de fábrica EKSTASE a nombre de los precitados señores para proteger productos de la clase internacional No. 31 ”; que “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad, no tuvo presente que la solicitud de registro de la marca EKSTASE para la clase internacional No. 31 no era susceptible de registro por carecer de fuerza distintiva y novedad, al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma clase internacional, cual es el caso de la marca EKSTASE de propiedad de W. KORDES SOHNE”; y que “El 3 de noviembre de 1999 se presentó la solicitud de transferencia No. 1410 de la marca EKSTASE de propiedad de W. KORDES SOHNE en favor (sic) W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO.
KG, misma que se encuentra actualmente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”. 1.2. Cuestión de derecho El consultante informa que, a juicio de la actora, “ a la fecha de la solicitud presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN, para el registro de la marca de fábrica EKSTASE, esto es julio 29 de 1997, se encontraba vigente la Decisión 344 ”; que “… la concesión de este registro es ilegal por cuanto la denominación ‘EKSTASE’ no es registrable, ya que el Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error; que el registro concedido a los señores Raúl Zambrano Jiménez (sic), es idéntico a la marca ‘EKSTASE’ de su representada; que el registro concedido causaría confusión en el público consumidor ya que ampara los productos de la misma clase internacional No. 31;
La dirección de Propiedad Industrial concedió el registro de la marca ‘Ekstase’ a favor de los señores Raúl Zambrano Jiménez y Edgardo Fainstein sin tomar en consideración en el examen de registrabilidad que anteriormente ya existía el registro de la marca ‘EKSTASE’ Registro No. 875- 95 a favor de W. Kordes Sohne; que el registro de otra marca idéntica es atentatorio contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca; que la marca registrada posteriormente induce a error y confusión en el público consumidor y se permitiría una competencia desleal y; termina solicitando se declare la nulidad del registro No. 6113-98 MICIP de la marca ‘Ekstase’ ”.
Del texto de la demanda se desprende además que, a juicio de la actora, “Las dos marcas, mismas que son idénticas, protegen productos de la misma clase internacional No. 31; por tanto productos que además de ser iguales se expenden en los mismos lugares, por lo cual no es factible permitir el registro de una marca idéntica y para la misma clase, a menos que sean del mismo propietario”; que “es atentatorio contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca conferido por el Art. 102 de la Decisión 344 además de lo cual inevitablemente induce a error y confusión en el público consumidor y se permitiría una competencia desleal, lo cual se encuentra como manifestamos anteriormente prohibido por la ley y expresamente estipulado como causa de irregistrabilidad en el Art. 195 literal h) de la Ley de Propiedad Intelectual”; que “La marca EKSTASE, de … la compañía W. KORDES SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & CO.
KG, se encuentra registrada desde 1995 y ampara productos de la clase internacional No. 31, razón por la cual LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, debió al amparo de las disposiciones de la Decisión 344, rechazar de oficio la solicitud de registro de la denominación EKSTASE presentada por los señores RAUL ZAMBRANO JIMÉNEZ y RUBEN EDGARDO FAINSTEIN ”. 2.
Contestación a la demanda 2.1. Afirma el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado “opone las siguientes excepciones: a.) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda b.) La actora no presento (sic) observación ni oposición dentro de término c.) Realizado el examen de registrabilidad encontró que la marca no se encontraba incursa en las prohibiciones de la Decisión 344. d.) Se ratifica en la legalidad y validez del registro No. 6113-98-MICIP.
Y termina solicitando se rechace la demanda”. 2.2. Informa también el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual “Contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Se ratifica en el Registro No. 6113-98-MICIP, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.
Y termina solicitando se rechace la demanda”. 2.3. Según el consultante, el delegado del Procurador General del Estado manifiesta que “de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual le corresponde a su representante legal comparecer directamente a juicio y para efectos de vigilancia procesal señala casillero judicial”. 2.4. Por último, no consta en el expediente de la causa escrito alguno de los señores Raúl Zambrano Jiménez y Rubén Edgardo Fainstein, beneficiarios del acto impugnado.
El consultante refiere que los “ACCIONADOS: No dan contestación a la demanda pese a estar legalmente citados y notificados”.
CONSIDERANDO
Que la norma cuya interpretación se solicita es el “Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 96 y 102 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.
II. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
El Tribunal ha indicado que el supuesto específico de identidad “…‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).
De haber semejanza, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Verificada la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, y a fin de establecer la existencia o no del riesgo de confusión, el consultante también deberá efectuar la comparación entre los productos o servicios que cada uno de aquéllos ampara.
En este contexto, cabe agregar que, si bien, por virtud de la regla de la especialidad, el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
Por tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.
Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
III. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.
El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
IV. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.
Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP- 98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y un signo ya registrado como tal en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3° Cuando los signos en comparación sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferencia exigible entre los productos o servicios que ellos amparan; y, al contrario, si dichos productos o servicios son los mismos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. 4º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro del signo, presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
También tendrá legítimo interés, para presentar observaciones, el titular de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Vencido el plazo, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones, y decidir, en todo caso, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 5º El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA