PROCESO 8-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio, del primer inciso, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Actor: TECNOSUR S.A. Marca: “WINNER” (mixta). Proceso interno N° 2002-00083 (7780). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de enero del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 2 de febrero también del año 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad TECNOSUR S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TECNOSUR S.A., mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 20014, de 23 de julio de 1997, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A. con base en la marca de su propiedad “WINNY”, negando sin embargo, el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 25, solicitada por la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA INTERMAN; determinación adoptada por el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER”, de propiedad del señor MOISÉS WINER. - Nº 21203, de 28 de junio del 2001, emitida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y, - Nº 28314, de 30 de agosto también del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, consideró que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, decidiendo, en consecuencia, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 24 de junio de 1988, la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA, INTERMAN, presentó solicitud para obtener el registro de la denominación WINNER (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 21 de octubre de 1994, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409. - Dentro del término establecido, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “WINNY” de su propiedad, empresa que posteriormente cedió sus derechos sobre esa marca a la firma TECNOSUR S.A. - El 23 de julio de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20014, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada, sin embargo de lo cual negó el registro solicitado, por considerar la existencia de confusión entre ese signo y la marca “WINER” de propiedad del señor Moisés Winer. - La sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida. - El 28 de junio del año 2001, la misma Autoridad, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 21203, confirmando lo decidido en la resolución anterior. - El 30 de agosto también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, decidió el recurso de apelación planteado, considerando que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, resolviendo por medio de la Resolución Nº 28314, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado. b) Escrito de demanda La sociedad TECNOSUR S.A., domiciliada en la ciudad de Villarrica- Cauca- Colombia, por intermedio de apoderada aclara que, inicialmente la marca WINNY fue concedida en favor de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esa la sociedad que interpuso la oposición al registro solicitado; sin embargo, la marca WINNY, en todas las clases en que se encuentra registrada, fue posteriormente cedida en favor de la sociedad TECNOSUR S.A. Manifiesta que el 24 de junio de 1988, la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 25, respecto de la cual fue formulada observación por TECNOQUIMICAS S.A.; sin embargo de que esa observación fue desestimada, la Superintendencia negó el registro solicitado por considerar la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER” de propiedad del señor MOISÉS WINER.

Sostiene la violación del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “ la resolución impugnada desconoció la similitud evidente entre las marcas WINNER y WINNY y el innegable riesgo de asociación y confusión entre ellas.”. Expresa que “de manera simple y desprevenida se establece que las dos expresiones evocan en la mente del observador la misma idea.

El concepto evocado y transmitido por las dos es el mismo y la idea del origen del producto ofrecido es también la misma.”. Manifiesta que “es claro que en este caso se confunde el origen empresarial de los productos distinguidos con las marcas WINNY y WINNER y que el riesgo de asociación y de confusión en relación con los productos es innegable.”.

Argumenta la violación, además, del artículo 134 de la Decisión 486 dado que “ el signo WINNER reproduce casi en su integridad el signo previamente protegido y registrado WINNY y por ende se hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro por lo cual se produce confusión y asociación entre los dos signos, situaciones que pretende evitar la normativa señalada.”.

Concluye observado que “ en este caso la marca WINNER no goza de distintividad frente al signo registrado y protegido WINNY y evidentemente no goza por tanto de una de las cualidades esenciales de todo signo distintivo: no es individualizable ni distinguible frente a signos protegidos de terceros.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Con relación a la marca y sus requisitos, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 15-IP-96 y 14-IP-98. Acusa la violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, aludiendo jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 1-IP-87, 20-IP-95, 20-IP-97 y 48-IP-99. Asevera que “ efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas WINNER y WINNY no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial.”.

Concluye manifestando, que “ los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.”. d) Tercero interesado No obra del expediente recibido, ninguna intervención de la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, la cual, según así se expresa en el Oficio Nº 2162, de 3 de diciembre del 2004, “no contestó la demanda.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 2162, de 3 de diciembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro de la marca WINNER (mixta) ha sido presentada el 24 de junio de 1988.

Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 486. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 486.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al primer inciso de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma ésta relacionada con los actos administrativos materia de la controversia. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” DECISION 311 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: (…) CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por constatar que la solicitud de registro de la denominación “WINNER” (mixta) fue presentada, como ha sido ya dicho, el 24 de junio de 1988, en vigencia plena de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos del primer inciso de la Disposición Transitoria Cuarta del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]

5. CONCEPTO DE MARCA La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases a la cual se pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[3] Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. En la Decisión 85, la novedad no hacía referencia a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.

Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad. Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado.

La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o, entre éstos y los productos que la marca protege.

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Las marcas confundibles La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión. Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado.

Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real, o que fue fabricado de una manera especial, o que tiene una calidad o cualidad específicas que el consumidor ya conoce.

La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro. Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.

La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.

“Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. [4] Este Organismo ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se produce entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario o al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [6] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De manera constante ha manifestado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por la instancia nacional, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del juez interno; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad comunitaria. 3. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, siempre que, además, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales sobre irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. 4.

En la comparación entre signos que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 5.

El signo igual o semejante a uno anteriormente solicitado o inscrito, que ampare productos de una misma clase, no puede ser objeto de registro por existir riesgo de confusión entre ellos; situación inconveniente que la norma establecida por el artículo 58, literal f) procura precisamente impedir que se constituya. 6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00083 (7780), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998. G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [6] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.