PROCESO Nº 15-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88,103 y 119, y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la Republica de Colombia. Proceso Interno N° 2003-00259-01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: ESPAÑOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 25 del Decreto 2591 de 2000, contenida en el Oficio Nº 0081, de fecha 27 de enero de 2005, remitida por el Consejo de Estado, de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2003- 00259-01.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de marzo de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos Mediante Resolución 6125 de 27 de agosto de 1987 se otorgó el registro de ESPAÑOLA a ETERNIT COLOMBIANA S.A. para distinguir productos de la clase 6 (Metales comunes y sus aleaciones; materiales de consctrucción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales).

Oportunamente se solicitó su renovación, la cual fue concedida mediante Resolución 5410 de 30 de diciembre de 1992. También en tiempo hábil, el 23 de mayo de 2002 fue solicitada una segunda renovación del registro de ESPAÑOLA, de la misma que fue declarada su caducidad mediante Resolución 30619 de 23 de septiembre de 2002. Dicha decisión se fundamentó en que “ en el término de 3 meses para pagar las tasas de los títulos otorgados respecto del registro de la marca ESPAÑOLA, había vencido el 14 de abril de 1994 sin que se hubiera acreditado el pago de las tasas vigentes en ese momento”.

Fueron intentados los recursos de reposición y apelación y ambos confirmaron la declaración de la caducidad por falta de pago de las tasas. 2.2. Fundamentos de la demanda ETERNIT COLOMBIANA S.A. en su demanda sostiene que se violaron los artículos 25 del Decreto 2591 que reglamenta la Decisión 486, 114 de la Decisión 344 y 174 de la Decisión 486.

Considera que los actos acusados se expidieron de forma irregular y violando los derechos de defensa y debido proceso. Señalan además que “ el Código Contencioso Administrativo colombiano dispone que la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas caduca a los 3 años de producido el acto antijurídico. La sanción de que se trata en el presente caso es de aquellas denominadas rescisorias de los actos administrativos favorables ”.

Señala asimismo que, no comprenden por qué si la renovación fue otorgada en 1992, es recién en el procedimiento de renovación del 2002 que se declara la caducidad; siendo así que el problema se da en el pago de las tasas de la renovación ocurrida en 1992. Señalan que antes de declararse la nulidad debía haberse permitido a ETERNIT COLOMBIANA, como afectada, exponer sus razones; según el actor, dicho trámite fue obviado. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, defiende la legalidad de sus actos. Señala que “ ETERNIT COLOMBIANA S.A. a la fecha en que vencieron los tres meses otorgados por la norma para pagar las tasas correspondientes a las (sic) renovación del registro de la marca ESPAÑOLA, no se había allanado a hacerlo”.

Que, pueden declarar la caducidad de aquellos títulos concedidos cuyo pago no se haya acreditado. Señala también que la caducidad del certificado de registro de la marca ESPAÑOLA opera de pleno derecho desde abril de 1994, pues el Decreto colombiano que reglamenta la Decisión 486, señala un plazo para pagar las tasas. Aclaran además, que caducado el registro por el paso del tiempo sin que se paguen las tasas, cualquier persona puede solicitar el registro de la marca.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 25 del Decreto 2591 de 2000. Sin embargo, este Tribunal sólo es competente para interpretar las normas que formen parte del ordenamiento jurídico comunitario por lo que no será interpretado el Decreto 2591; y como a la fecha de la solicitud de la primera renovación del signo, que genera la presente controversia, la Decisión vigente era la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se interpretarán de oficio los artículos 88,103 y 119, así como la Disposición Transitoria Cuarta de esa Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 313 Artículo 88 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. Artículo 103 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

Artículo 119 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’ (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. En este sentido, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, al establecer el principio de irretroactividad normativa, dispone la excepción relativa al goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas; señalando que su regulación será aplicada en función a la normativa vigente al momento de la concesión del derecho.

En este sentido, queda sentada la regla de irretroactividad (con su respectiva excepción) en beneficio del principio de seguridad jurídica, y por lo tanto, clara la aplicación de la Decisión 313 a los actos nacidos dentro de su vigencia. II. DE LOS ASUNTOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LAS NORMAS COMUNITARIAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Según lo previsto en el artículo 119 de la Decisión 313, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no puede “…la autoridad nacional … regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005). Por tanto, el Tribunal confirma que la potestad que tienen las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular en sus normas internas los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 (o cualquier otra norma comunitaria sobre propiedad industrial), no puede ejercerse de manera que esto represente una demanda de restricciones adicionales a lo contemplado por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. También ya ha precisado el Tribunal que en virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

III. DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA La Decisión 313, señala que la duración del registro de una marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. Entre los requisitos para solicitar y obtener la renovación está, que la petición sea formulada ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. Asi pues, la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original. De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, esta decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva.

El Tribunal ha señalado, sobre el derecho de renovación, que: “ no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).

IV. DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DEL SIGNO En el artículo 103 de la Decisión 313 se indican las causales que dan lugar a la declaratoria de la caducidad de un registro, y son que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal o que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la norma interna del respectivo País Miembro.

Este “… modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica ‘que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …’ (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc”.

(Criterio proferido dentro del proceso 179-IP-04). En cuanto a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, debe señalarse que se refiere a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la oficina nacional competente, por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. Se interpreta que el artículo 103, segundo párrafo, que en lo relativo a las tasas y a su pago, se refiere al reconocimiento de la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

El Tribunal ha señalado que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

Si se declara la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, incluyendo a su antiguo titular, sin tomar en cuenta la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal ha dejado sentado que “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-98, ya citada y confirmada en la interpretación 179-IP- 04). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos.

Segundo: El Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, que de alguna manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Tercero: La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

Cuarto: La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA